侵权诉讼中反守为攻的利器：专利无效申请要点梳理

遭遇专利侵权诉讼后，被告一方既可以论证自己的技术方案没有落入涉案专利保护范围，也可以运用现有技术、合理使用等抗辩权来保护自身权益。如果说以上手段是诉讼中保护自己的盾，那么专利无效申请就可以算作攻击对方的矛，可以彻底消除对方的权利基础，使诉讼消弭于无形。

        2016年4月起实施的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》中规定，权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。也就是说审理侵权案件的法院可以根据专利复审委员会作出的无效决定直接驳回诉讼请求，而不再需要像以前一样等待无效决定经过冗长的行政诉讼，大大缩短了诉讼时间。今天就来梳理一下无效申请的相关概念。

 1、  基本概念

所谓无效申请：无效申请全称专利无效宣告请求，指当事人认为涉案专利不符合专利法的规定，不具备获得专利权的条件，向国家知识产权局申请要求宣告该专利无效。提出专利无效申请的时候需要说明专利无效的理由，并且提供相应证据。

无效申请比较容易跟现有技术抗辩相混淆。现有技术抗辩是指在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其被控侵权的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。   

所谓 现有技术，是指专利申请日以前在国内外为公众所知的技术，既包括进入公有领域、公众可以自由使用的技术，也包括尚处于他人专利权保护范围内的非公有技术。

 

2、  审查流程

无效宣告程序是独立于侵权诉讼之外的一套行政审查流程，是在专利公告授权后依当事人请求而启动的、通常为双方当事人参加的程序。一般由申请人向国家知识产权局专利复审委员会提出申请，由专利复审委员会对涉案专利的技术方案进行审查。

无效申请的流程大概包括以下几步:

1）  申请人向专利复审委员会提出专利无效申请。无效宣告请求书及其附件应当一式两份，并符合规定的格式。

2）  专利复审委员会对无效申请进行形式审查。主要审查无效请求客体、申请人资格以及申请理由和证据是否符合条件。

3）  专利复审委员会将无效宣告请求书和有关文件副本转送专利权人，要求其在收到该通知书之日起一个月内答复。在此期间专利权人既可以陈述自己专利权有效的理由并提交相应证据，也可以针对对方提出的无效理由对专利权利要求书进行修改。

4）  专利复审委员会对无效请求进行合议审查，即对无效申请理由实质上是否成立进行审查。审查的方式包括书面审查和口头审查。有点类似于法院的书面审理和开庭审理。

现有技术抗辩一般是在专利侵权诉讼过程中由被告一方提出，审查过程贯穿于整个侵权诉讼，是否成立由法院进行认定。

 

3、  审查内容

从审查的对象来说，专利权无效申请主要是对专利权人的技术方案发起审查。如果是以专利技术方案为现有技术方案为理由提起的无效申请，那么主要审查权利要求书中的技术方案的技术特征是否与现有技术相同或等同。

现有技术抗辩是否成立的审查对象是被告侵权人的技术方案。主要审查被诉侵权技术方案的全部技术特征，是否与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同。

 

4、  无效申请的理由

专利无效的举证需要配合无效申请的理由来进行。无效申请的理由一共有十几种，最常用的几种是：

1）  权利要求书记载的权利范围在申请日之前是现有技术。这种最为常用，申请人需要提供申请日之前已经存在与专利技术相同或者等同的现有技术的证据，并且结合该证据详细说明理由。

2）  专利所记载的技术方案不是专利法意义上的受保护主体。这点比较常用于实用新型的侵权诉讼中。实用新型的权利要求中如果包含了方法性的技术特征，就可以以不符合专利法第二条的规定申请其无效。

3）  说明书没有对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，致使所属技术领域的技术人员不能够实现说明书所记载的技术方案。

4）  权利要求书没有以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。申请人可以对涉案专利的权利要求进行认真分析，看看权利要求中是否缺少实现技术功能的必要技术特征。所谓必要技术特征就是构成专利技术方案所必不可少的技术手段。

5）  申请文件在申请的过程中修改超出了最初提交的范围。专利申请的过程是一项十分严谨的确权过程，该过程中对于申请文件的每一次修改都不能够超过原始提交文件的范围，也就是说原始提交文件中没有记载的技术方案、技术特征是不能出现在之后提交的修改文件中的。一旦出现修改过程中超出原始提交范围的问题，整个申请就会被驳回。如果当事人发现授权以后的文件与原始文件相比存在修改超范围的问题，就可以此为理由申请专利权无效。

反观现有技术抗辩，理由只有一个，那就是被诉侵权技术方案与涉案专利申请日之前的现有技术相同或等同。可见无效申请的范围更广一些，比起现有技术抗辩，无效申请的理由更容易找到。

 

5、  无效申请的结果

无效宣告请求审查决定分为下列三种类型：

(1)宣告专利权全部无效。

(2)宣告专利权部分无效。

(3)维持专利权有效。

一项专利被宣告部分无效后，被宣告无效的部分应视为自始即不存在。但是被维持的部分(包括修改后的权利要求) 也同时应视为自始即存在。

一旦专利复审委做出无效决定，审理侵权案件的法院将会根据该决定裁定驳回侵权诉讼原告的诉讼请求。原告如果对无效决定不服，可以以专利复审委员会为被告向北京知识产权法院提起行政诉讼，但此时的侵权诉讼已经不存在了。如果专利复审委员会的无效决定被知识产权法院撤销，原告也只能另案起诉被告侵权。

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