技术自由实施尽职调查及专利侵权风险评估报告工作模板

wzawxt 2019-07-13

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来源：四惠知产

作者：马德刚

技术自由实施调查及专利侵权风险评估报告工作模板

致：客户名称

序言

承办机构简介：承办律师简介：委托方简介：委托目的简介等。

为保证【客户名称】（以下简称“贵司”）生产的指定产品及其生产方法之相关技术（以下简称“被评估对象”）可以在中国境内自由实施，贵司拟委托【本机构名称】（以下简称“本所”）识别出风险专利或根据【贵司】指定专利进行专利侵权风险分析，以利规避竞争风险、争取竞争优势。本所愿受贵司委托从事上述技术自由实施尽职调查及专利侵权风险分析及评估工作。在技术自由实施尽职调查和专利侵权风险分析及评估的基础上，本所进一步调查和分析针对风险专利的应对方案，并根据调查分析结果制作《专利风险分级表》，供贵司作为配置风险管理资源的参考。

第一部分工作范围

本报告中所指的技术的自由实施（Freedom to Operate或FTO)系指实施人（贵司）可在不侵犯他人专利权的前提下对该技术自由地进行使用和开发，并将通过该技术生产的产品投入市场。尽管广义的自由实施（FTO）还包括实施该技术时不违反其它法律法规的规定，但本次自由实施（FTO）尽职调查（下称“FTO尽职调查”）则仅指对实施该技术是否可能侵犯他人专利权，不包括是否违反其他法律法规的规定而进行的调查和研究。

与本次技术自由实施调查相关的专利侵权风险分析方法不同于民事诉讼中的专利侵权判定方法。具体而言，本次专利侵权风险分析仅仅判断被评估对象技术特征是否落入了风险权利独立权利要求保护范围之中，且本次分析仅仅遵循字面侵权原则而不适用等同侵权原则，不考虑是否存在以生产经营为目的制造、使用、销售、许诺销售、进口与被评估对象有关的行为，也不考虑专利无效抗辩、现有技术抗辩、先用权抗辩等因素，因此最终的判定结果可能与相关人民法院的审理结果并不一致，本所并不因评估结果与法院判决不一致能承担任何经济、法律或执业责任。

归纳贵司指定产品及其生产方法的技术特征；根据贵司的指示检索并识别出特定主体名下对贵司具有威胁的中国风险专利；将贵司产品及其生产方法与识别出来的风险专利进行分析比对，出具《专利侵权风险评估报告》。

该等《专利侵权风险评估报告》仅用于针对特定专利向贵司提供贵司指定产品及其生产方法的侵权风险，其目的并不包括检索并穷尽全部中国生效专利并在在基础上进行专利侵权风险分析。

风险专利应对方法调查和分析以《确认风险专利列表》为基础，《专利风险分级列表》以风险专利应对方法调查和分析为基础。

第二部分工作方法和策略

1.被评估对象识别策略

根据甲方主动披露的新物质、新机器、新产品、新配方及其制造方法和新用途等技术内容归纳被评估对象。

贵司科根据下图所示方法，按照独立技术点或独立技术方案的原则，独自或与本所一起归纳出一个或多个被评估对象：

2.检索策略：

（1）确定检索、分析、评估的基准日。

检索基准日：以委托方确认检索式列表的次日为检索基准日
因欠缴专利年费而失效的基准日：同检索基准日
权利要求保护范围解释的基准日：同检索基准日
等同侵权判定的基准日：报告签字日

（2）确定风险专利的“地域”（如选定中国，明确是否包括港、澳、台）。

（3）确定检索专利数据库，并描述该专利数据库的可靠性。

（4）初期确定“名称”检索的要素。

根据主要竞争对手名称检索。检索其在中国曾使用的中文译名，详见表1。
根据主要研究机构名称检索。检索其在中国曾使用的中文译名，详见表2。
根据主要研究人员名称检索。检索其在中国曾使用的中文译名，详见表3。
根据主要发明人名称检索。检索其在中国曾使用的中文译名，详见表4。

（5）确定被评估对象与风险专利的技术领域、技术要素、技术要素表达（中外文关键词、分子式等）、分类号。示例：

初期检索要素表

检索要素表
检索要素	检索要素A		检索要素B
检索要素	A1	A2	B1	B2		B3
分类号	B29C64/124	H04N9/31	G01N21/958	G01N21/958		G01N21/958
关键词	数字光处理	数字微晶片	玻璃		完整	车，容器
关键词	DLP,Digital Light Procession	DMD，Digital Micromirror Device	Glass		Integrate	Car，Case，Vehicle

（6）根据初级检索要素表制定初期检索式。例如：

(((FULL=(数字光处理) OR TIAB=(Digital Light Procession)) AND (IPC=(B29C64/124))) AND(AD=[19600101 to 20190712])OR((FULL=(数字微晶片 OR DMD ORDigital Micromirror Device)) AND (IPC=(H04N9/31))) AND (AD=[19600101 to20190712]))

((FULL=(玻璃 or glass)) AND (IPC=(G01N21/958))) AND (AD=[19600101 to 20190712])

((FULL=(完整 ORINTEGRATE)) AND (IPC=(G01N21/958))) AND (AD=[19600101 to 20190712])

((FULL=(车OR容器 OR CAR OR VEHICLE)) AND(IPC=(G01N21/958))) AND (AD=[19600101 to 20190712])

(((FULL=(玻璃 or glass)) AND (IPC=(G01N21/958))) AND (AD=[19600101 to 20190712])OR ((FULL=(完整 OR INTEGRATE)) AND (IPC=(G01N21/958)))AND (AD=[19600101 to 20190712]) OR((FULL=(车OR容器 OR CAR OR VEHICLE)) AND (IPC=(G01N21/958))) AND (AD=[19600101 to20190712]))

根据初步检索式检索的结果进行初步识别，保留不能排除风险的专利。

（7）根据初期检索要素表制定的初期检索式进行初步检索，调整检索要素表和检索式集，请贵司确认。本所发送给贵司2个工作日内贵司没有确认也没有提出异议的，本所按照调整后的检索要素表和检索式集进行检索，根据每个检索式的检索结果制作查询结果汇总表。

（8）设定数据清洗、去噪、人为排除风险专利的规则。例如：

剔除外观设计专利；
剔除本公司及关联公司的专利；
剔除本公司已经取得授权许可的专利；
是否剔除他人正在申请中的专利；
是否剔除与待评估对象中具有合法来源的部件有对应关系的专利。

根据上述工作结果制作“待识别专利列表”（或称“待筛选专利列表”，Excel格式）。

（9）确定查全率、查准率考评方法。

贵司采用接力式检索、分析、评估时，即贵司聘用多家服务机构对同一个被评估对象进行检索、分析、评估时，贵司可将上一家服务机构的查询、分析、评估结果作为考核本所查全率、查准率的依据。本所根据调整后的检索式检索到的目标专利的查全率和查准率达到贵司规定的要求时，方可通过中期验收，进而开始撰写书面报告。

查全率计算方法：根据在先工作成果建立样本库，样本库里均是前次检索、分析确认的风险专利；然后将本次检索、分析结果中的风险专利数量与样本库中风险专利数量作对比，本次检出数/样本库数的比值可以定义为查全率。

查准率计算方法：先将在先检索、分析中确定的风险专利与本次检索、分析中确定的风险专利作对比；如果本次检索、分析结果中的风险专利并未全部包括全部在先确认的风险专利，且根据上述查全率计算方法算出的查全率大于100%时，则将本次确认的风险专利（作为分子）与利用本次检索式检索获得的全部专利（作为分母）进行对比，计算查准率；本次确认的风险专利包含全部在先确认的风险专利时，不必再计算查准率。

不存在在先确认风险专利时，不必考虑查全率和查准率。

（10）确定检索过程工作底稿留存备查的规则。

承办人应记录初步检索要素表及调整后的检索要素表。
承办人应记录初步检索式集合调整后的检索式集。
承办人应记录根据初步检索式检索的全部专利列表。
承办人应记录根据调整后的检索式检索的全部专利列表（Excel表格式）。

3.快速筛选（粗筛）策略：

对“待识别专利列表”进行数据标引，识别并提取出权利要求书中的全部独立权利要求。

在单个主办律师主持粗筛时，由主办律师阅读“待识别专利列表”的主题、摘要和独立权利要求，根据全面覆盖和字面侵权原则快速排除与本项目无关的专利。其方法是：根据主办律师掌握的本项目技术特征，能够快速判断某专利的权利要求1中具有的某个技术特征在本项目中不能找到，或根据专利主题和摘要判断该专利与本项目无关、属于“表同质异”的无风险专利。将“待识别专利列表”中不能根据快速排除法排除的专利归类，制作《待精筛专利列表》，作为后期精细筛选的对象。

单数人员工作组进行粗筛时，可以指定工作组长进行粗筛；也可以由全部工作组成员分别进行粗筛，分别制作《待精筛专利列表》，根据少数服从多数的原则经会商后制作合并后的《待精筛专利列表》。

粗筛工作过程文件及工作底稿备查规则。单人承办的，由主办律师在待识别专利列表上做标记，保留带标记列表，制作《待精筛专利列表》备查。工作组承办的，保留各组员分别制作的《待精筛专利列表》、会商记录、合并后的《待精筛专利列表》。

4.精细筛选（精筛）策略：

根据粗筛标记的不能排除风险的原因，进一步解读《待精筛专利列表》中每个专利的独立权利要求，将其分别分解成技术特征，并根据技术特征的含义确定技术方案的内容，从而确定被筛选专利的独立权利要求保护范围。

当工作组或承办律师根据现有资料和信息不能判断被评估对象是否落入了某个独立权利要求保护范围时，可以制作访谈问卷发送给贵司技术专家协助解读或判断。

当贵司技术专家也不能解答访谈问卷上的技术问题时，工作组或承办律师在征得贵司同意后可以委托外部专家进行辅助识别、判断或鉴定。

经过访谈问卷或外部委托确认技术问题后，将《待精筛专利列表》中的无风险专利排除，将剩余专利分类，制作《待确认风险专利列表》。技术问题及权利要求保护范围解释的问题解决之后，其他的精筛方法与粗筛时使用的方法相同。

保留《访谈问卷》、外部专家咨询、鉴定意见、精筛记录备查。

5.风险专利确认策略：

根据《待确认风险专利列表》，制作风险专利技术特征与被评估对象《双栏对照表》，邀请贵司技术专家或法律专家会商，进一步排除可以剔除的无风险专利。确实不能排除风险的，确认为风险专利，列入《风险专利列表》。

保留各《双栏对照表》和《会商记录》备查。

6.风险专利应对策略：

根据《风险专利列表》中所列专利的特点，调查并分析是否存在以下解决可能：

（1）未在地域内生产经营为目的制造、使用、销售、许诺销售、进口被评估对象。

（2）专利权人行权能力调查：专利权人是自然人的已经死亡或法人已注销，没有权利继承人或权利继受人。

（3）专利转让、许可可能性调查和分析：专利权人是否同意将风险专利转让或许可，以消除侵权风险。

（4）规避设计：是否可以去掉被评估对象中与专利相同的至少一个技术特征。

（5）专利保险：是否可以通过投保来转移、化解侵权风险。

（6）抗辩事由：专利权效力抗辩；滥用专利权抗辩；权利用尽抗辩；平行进口抗辩；先用权抗辩；临时过境抗辩；科学研究和实验抗辩；准备行政审批抗辩；现有技术抗辩及现有设计抗辩；合法来源不赔偿抗辩；合法来源不停止侵权行为抗辩等。

7.风险专利分级管理：

将风险专利的风险进行分级的目的，是根据风险级别高低相应地投入应对资源。

风险确定：是指被评估对象的技术特征明显落入专利要求保护的范围之内（直接侵权或共同侵权）；排除全部抗辩事由。

风险非常大：是指被评估对象只有1项技术特征与权利要求保护的技术特征不同，但构成等同；其他技术特征与专利要求中的其他技术特征完全相同；排除全部抗辩事由。

风险很大：是指被评估对象只有2项技术特征与权利要求保护的技术特征不同，但均可能构成等同；其他技术特征与专利要求中的其他技术特征完全相同；排除全部抗辩事由。

风险较大：是指被控侵权产品的技术特征明显落入专利要求保护的范围之内（直接侵权或共同侵权）；专利效力抗辩和现有技术抗辩可能成立；排除其他抗辩事由。

风险大：是指被评估对象只有1项技术特征与权利要求保护的技术特征不同，但构成等同；其他技术特征与专利要求中的其他技术特征完全相同；专利效力抗辩和现有技术抗辩可能成立；排除全部抗辩事由。

风险不小：是指被评估对象只有2项技术特征与权利要求保护的技术特征不同，但均可能构成等同；其他技术特征与专利要求中的其他技术特征完全相同；专利效力抗辩和现有技术抗辩可能成立，排除其他全部抗辩事由。

风险小：是指被评估对象的技术特征明显落入专利要求保护的范围之内（直接侵权或共同侵权），但有1项除专利效力抗辩和现有技术抗辩以外的抗辩事由初判成立。

风险较小：是指被评估对象只有1项技术特征与权利要求保护的技术特征不同，但构成等同；其他技术特征与专利要求中的其他技术特征完全相同；但有1项除专利效力抗辩和现有技术抗辩以外的抗辩事由初判成立。。

风险微小：是指被评估对象只有2项技术特征与权利要求保护的技术特征不同，但构成等同；其他技术特征与专利要求中的其他技术特征完全相同；但有1项抗辩事由初判成立。

确定无风险：被评估对象的技术特征明显落入专利要求保护的范围之内（直接侵权或共同侵权）；但初判至少2项目抗辩事由成立。

被评估对象的至少1项技术特征与专利权利要求中的技术特征不同；至少1项抗辩事由初判成立。

被评估对象至少2项技术特征与专利权利要求中的技术特征不同，但可能构成等同；至少1项抗辩事由初判成立。

其他未明确列出的情况，将根据实际情况个案综合判断，根据实际情况和上述分级标准确定风险级别。

8.工作组/承办人

工作组工作期间，在需要对法律问题进行判断时，采用少数服从多数的原则；对于事实问题或程序问题，采用组长负责制的方式处理。工作组或承办人按照双方约定和本报告披露的工作方法工作时，不应被贵司追究任何侵权或违约责任。

第三部分风险分析与评估的法律依据

1.法律依据

（1）中华人民共和国专利法（2008年修订），简称“专利法”。

（2）中华人民共和国专利法实施细则（2010年修订），简称“实施细则”。

（3）专利审查指南，以下简称“审查指南”。

（4）最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2015年修订，以下简称“专利纠纷司法解释”。

（5）最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（法释〔2009〕21号），以下简称“专利侵权司法解释”。

（6）最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)（法释〔2016〕1号），以下简称“专利侵权司法解释（二）”。

（7）最高人民法院对“处理专利侵权纠纷可否认定部分侵权”问题的答复（[2004]行他字第8号）

（8）最高人民法院关于对出具检索报告是否为提起实用新型专利侵权诉讼的条件的请示的答复（[2001]民三函字第2号）

（9）北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》（2017），以下简称“北京指南”。

（10）江苏省高级人民法院侵犯专利权纠纷案件审理指南（2010年11月），以下简称“江苏指南”。

（11）上海市高级人民法院专利侵权纠纷审理指引（2011），以下简称“上海指引”。

（12）广东省高级人民法院《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》（2018），以下简称“广东指引”。

（13）指导案例20号：深圳市斯瑞曼精细化工有限公司与深圳市坑梓自来水有限公司、深圳市康泰蓝水处理设备有限公司侵害发明专利权纠纷案（最高人民法院第五批指导性案例）

（14）指导案例55号：柏万清诉成都难寻物品营销服务中心等侵害实用新型专利权纠纷案（最高人民法院第11批指导性案例）

（15）指导案例83号：威海嘉易烤生活家电有限公司诉永康市金仕德工贸有限公司、浙江天猫网络有限公司侵害发明专利权纠纷案

（16）案例精选指导案例84号：礼来公司诉常州华生制药有限公司侵害发明专利权纠纷案

（17）案例精选指导案例85号：高仪股份公司诉浙江健龙卫浴有限公司侵害外观设计专利权纠纷案

*北京指南、江苏指南、上海指引、是地方司法文件，虽然不是正式的法律渊源，没有法律强制力，但对其辖区法院和兄弟法院有很强的指导意义，因此有很强的参考价值。

2.判定原则

全面覆盖原则。《专利侵权司法解释》第7条规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”

字面侵权原则。根据《北京指南》第35条，指仅从字面上看，被诉侵权产品的技术方案包括了与独立权利要求记载的全部技术特征相同的对应技术特征。根据《北京指南》第42条，指被诉侵权产品的技术方案有一个或者一个以上技术特征与权利要求中的相应技术特征从字面上看不相同，但是属于等同特征，应当认定被诉侵权技术方案落入专利权保护范围。

共同侵权原则。《专利侵权司法解释（二）》第二十一条　明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。明知有关产品、方法被授予专利权，未经专利权人许可，为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。

《北京指南》第108条规定：“提供、出售或者进口专门用于实施他人产品专利的材料、器件或者专用设备的，或者提供、出售或者进口专门用于实施他人方法专利的材料、器件或者专用设备的，上述行为人与实施人构成共同侵权。”

第四部分风险专利确认

1.专利号：

专利权人：

发明名称：