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前段时间相信观众朋友们都看到过这样一个关于分案申请实操的案例，原始信息来自业内网友的一篇文章“超过20年，专利才授权！英特尔分案策略，大开眼界”，作者为北京精金石专利。为了把分案申请的事儿说清楚，先简单回顾一下这个案例： 1）1995年申请人英特尔公司提交了一件新申请，并于2002年获得了授权（参见图1），此即“母案”。 图1-母案 2）在图1的母案申请获得授权前，申请人按照常规操作方式，进行了一次分案（参见图2），该分案申请在2008年也获得了授权。至此，诡异的操作还未发生。 图2-一次分案 3）在母案授权后10年、且一次分案也授权后4年，神奇的事情发生了：申请人在2012年又提交了一件分案申请（以下简称二次分案），且在2016年同样获得了授权。 图3-二次分案 4）细心的观众很快就能发现：该申请在授权时（2016.05.03办登）已经过了20年的保护期（保护期截止至2015.12.01）。笔者查询了下该申请在审查阶段的文件（参见图4）。 图4-二次分案的官方通知书 5）我们再借助时间轴（该图片来自前述网友文章）梳理一下整个过程，由于二次分案的申请日仍然是母案的申请日，即1995年12月1日，因此该二次分案的有效期截止至2015年12月1日，而此时该二次分案申请还没有审查完，直到2016年才获得授权（参见图5）。 图5-案例时间轴（图片来源：北京精金石专利） 过了保护期才授权的情况虽然不常见，但业内已经见怪不怪了。本文的重点不在这里，而在于这个二次分案的操作合法合规吗？主动分案的时机和策略到底如何把握？笔者认为这波“骚”操作总体来看还是骚的较比迷人，基本彻底征服了广大人民群众。下面结合审查指南中的相关规定把这股骚味儿解读一下。 2010版审查指南中的规定总结一下是酱审儿的： 1）母案办登手续期限届满前； 2）收到母案驳回决定之日起三个月内； 3）母案提复审之后； 4）对母案复审决定不服提起行政诉讼期间（请注意：不服但又不起诉的情况不带玩儿）。 上述四个状态，业内俗称“pending”状态。很明显，英特尔的这个二次分案根本不符合上述规定的要求啊！骚味儿顿时扑面而来。细心的观众在指南5.1.1（3）的“分案申请的递交时间”中可以找到一个“但是”，这拨操作就是利用了指南中的这一例外情况，这种情况下二次分案并没有时限要求。 指南上是这样写的：对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。再次分案的递交日不符合上述规定的，不得分案。但是，因分案申请存在单一性缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的除外。 这段话翻译一下就是：二次分案的提交原则上根据母案的上述四个“pending”状态进行审核，但有一种例外情况如果一次分案有单一性问题时，二次分案则没有时限要求。国知局之所以制定这样的规则，主要应该是考虑在一次分案实质审查时，母案很可能早已授权或者“死透”（即“非pending状态”），这时候如果不允许将一次分案申请文件中缺乏单一性的技术方案进行二次分案，申请人恐怕只能通过删除的方式放弃缺乏单一性的方案，这实际是强迫申请人做了捐献，会给申请人造成很大的损失。因此国知局在制定规则时考虑的这一例外情况值得肯定。 英特尔就是利用了上述二次分案无期限的例外规则，在一次分案的实审阶段审查员指出了单一性问题后，暂时先做删除处理，待母案授权10年后，重新完善之前的权项撰写方式（甚至增加了若干保护主题）提交二次分案。笔者认为虽然授权时已经过了保护期，但该二次分案专利仍具有价值：原因1）如果侵权行为发生在公开后的临时保护期间可以获得保护；2）如果侵权行为是持续的，且起始时间在有效期内，权利终止后再进行维权同样可以获得保护；3）二次分案的文本在保留母案申请日1995年的前提下，可以随着司法保护主题、保护环境的变化进行充分优化。 专利临死前换了身衣裳、还调整了下姿势，对权利人而言可谓“骚”得其所。而这种操作方式造成的后果对公众是否公平呢？毕竟“骚”撩的太大，口味过重，广大人民群众是容易被迷惑而受到伤害的，在毫无征兆的情况下突然出现一把带着“骚”味儿的利剑，还悬在你的脑袋上，搁谁也受不了。 机智的国知局早就看穿了一切，为了保护公众的利益，终于在2019年4月4日发布的“专利审查指南修改草案（征求意见稿）”中修改了这一规则（参见图6），将原本“根据母案审核”修改为“根据一次分案”审核。相信这一修改应该不会被最终否定。类似前述“撩骚”方式恐怕很难持续下去。 至此，案例故事基本讲完，说实话，对于英特尔和其代理人的这拨操作确实令笔者敬畏，国外申请人充分利用中国现有法律框架和审查规则将自己的商业利益最大化的专利意识值得国内企业学习，当然，相信这里面国内代理机构同行具备的专业素养也起了非常大的作用。 图6 虽然关于上述二次分案递交无期限的缺口有被高概率堵死的迹象，但对于申请人而言，适当通过常规的操作方式运用分案程序仍然需要重视，特别是市场竞争较为激烈的行业，分案策略的运用可有效提高专利价值，这其实也是专利布局工作的一部分。下面简单总结如下： 1）原申请有撰写瑕疵 典型情况：原申请撰写时由于种种原因在独权中引入了非必要技术特征，同时错过主动修改时机，此时为了弥补该瑕疵，可以通过分案申请进行修改，从而扩大独权的保护范围——此种问题无法在原申请答通和复审程序中解决 2）希望增加独权和从权 原申请答通过程中，申请人希望增加独权和从权，此时也已错过主动修改时机，可以通过分案申请达到增加和调整的目的，前述英特尔的二次分案就增加了多套方法权利要求和有关微处理器的装置权利要求——此种问题同样也无法在原申请答通和复审程序中解决 3）无法说服审查员 典型情况：原申请答通过程中，针对主观性较强的创造性驳回理由无法说服审查员，可以通过分案的方式换一个审查员。当然，复审程序也能解决这一问题，但通过分案的方式可以多一倍的审级——此种问题通过分案方式解决是复审程序的补充 4）随法律修改或司法保护环境变化动态调整 笔者认为这个需要申请人和代理人具备较高的专业素养和职业敏感度。在专利法和审查指南修改后，或者出现新的司法解释和侵权判定指南，原申请的撰写方式可能不再那么恰当了，此时可以通过分案的方式进行文本的动态调整。虽然专利的授权和确权均以申请日时施行的专利法进行判断，但在维权程序中，是以侵权行为发生时的法律进行裁判，因此申请文本的动态调整，特别是面对比较重要的基础专利时还是非常有价值的——从维权的视角动态调整专利申请文件的撰写方式 5）对竞争对手最大限度地威慑 这个翻译一下就是：对于即使没有授权前景的原申请，如果相应产品的生命周期比较短但市场非常好，作为专利申请人，可以通过分案申请的方式保证申请处于“活着”的状态，能活一天是一天，最大限度地延长审查时间，待分案申请也彻底“死透”，可能市场已经被申请人做的差不多了，可以有效保护自身的商业利益。 此处的公众主要指权利人的直接竞争对手、上下游企业或者准备进入权利人所在行业的后来者。针对权利人可能存在的分案情况，在分析权利人的专利布局并做侵权预警分析时，除最新的法律状态、授权文本、是否经历过无效程序等基本信息外，对公开文本和审查意见要格外重视，根据这些文件可以初步推断后续是否有分案操作的可能性，如果有，则需要动态监控可能的后续进展，做到知己知彼，有效避免“骚味利剑”对自身的伤害。 主动分案的策略目前主要还是国外申请人和华为这类国内顶尖、且充分参与市场竞争的公司在使用，国内大部分申请人还未充分重视。作为申请人或代理人，应该习惯于从维权的视角去衡量专利授权阶段的应对策略，充分利用现有法律框架下的规则使申请人的利益最大化。代理人如果不能吃透专利法、审查指南以及相关的司法解释、达到融会贯通，恐怕很难为申请人或权利人获得真正高质量的专利并最大限度地争取商业利益。当然，很多大环境的因素对高质量专利也会产生不利影响，如果没有好的政策导向和保护环境，企业仍然跳不出所谓“价廉物美”的低价商品竞争，势必会压缩研发成本和本应在研发成本中的专利预算。国内专利申请包干制的专利收费标准如果仍旧持续下去，高质量专利恐怕只能停留在口号上。 参考文章： 【1】“超过20年，专利才授权！英特尔分案策略，大开眼界”（文章作者：北京精金石专利） |
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