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本文由作者授权发布,如需转载,请联系作者授权,并注明来源 来源：三友知识产权 作者：乔媛 专利代理师 随着国内科学技术的迅速发展，专利申请人对专利保护的需求日趋迫切，专利的申请量逐年猛增，我国已连续多年占据全球专利申请数量的首位。目前，我国专利保护的类型虽然包括发明、实用新型和外观设计，但发明由于其保护期限长、保护类型较多等特点，最受客户的青睐，因而发明的申请量巨大。一件发明在递交之后一般需要经过初步审查、公布、实质审查进而走向授权或驳回。在发明的实质审查中，审查员一般会发出一次或多次审查意见通知书。其中，创造性的审查意见已经成为审查意见通知书的主要内容，几乎占审查意见的80%以上。在创造性的审查意见中，按照对比文件的不同一般包括：
①一篇对比文件结合公知常识或常用技术手段否定创造性③多篇对比文件与公知常识或常用技术手段相互结合否定创造性。当接到审查意见通知书，特别是收到一个全盘否定创造性的审查意见通知书且对比文件有多篇时，代理人有时候难免会急躁。此时建议代理人最好静下心来，首先判断审查意见通知书引用的对比文件是否合理，其次就需要研读对比文件，将对比文件中所披露的技术方案与本申请的权利要求的技术方案进行对比分析，确定区别特征是否与审查员确定的区别特征相同，如有异议，则充分说明理由进行争辩。针对创造性的答辩应围绕技术问题展开，这需要透彻地了解其发明的技术领域、背景技术、技术方案。此外由于审查员在审查时，每位审查员的任务量都很大，正常情况下很难花大量的时候仔细阅读申请文件，因此有些时候审查员对整个技术方案的理解并不是特别的透彻和准确。因此，在创造性的答复过程中，在严格的对比分析之前，可以论述下本申请要解决的技术问题、采用的技术手段以及达到的技术效果，同时对对比文件进行简要描述，每个对比文件解决的是什么技术问题、采用了什么技术手段达到何种技术效果。这样的描述有助于帮助审查员更好的理解本申请的发明点，也可以借此提醒审查员重新审视本申请和对比文件的不同，使得审查员对创造性判断更接近客观事实。虽然创造性判断在审查指南上有一定的规定，但涉及区别技术特征和技术效果的问题仍然属于技术上的问题，针对创造性的答辩应围绕区别特征展开，这就需要透彻了解技术方案的技术领域、背景技术、技术方案以及技术效果。
发明人是从事该领域的专业人员，亲身参与了项目的研发，对现有技术、申请文件技术方案、对比文件以及审查员的意见较代理人有更为深刻的理解，能够准确判断和挖掘出本申请与对比文件之间的区别，并能根据其对所述技术领域以及现有技术的了解阐述这种区别导致的技术方案、技术效果的差异，可通过这种差异所解决的技术问题及带来的技术效果进行分析和阐述，以充分说明该技术方案对于审查员所引用的对比文件的非显而易见性，而这些内容是答辩是最有说服力的依据。因此，涉及创造性的答辩建议与发明人进行充分沟通可以有效提高答复的针对性。因此，在这个阶段里，笔者建议最好先与申请人单位的研发人员进行有效的沟通，共同去分析、理解审查意见，寻找突破口，特别是需要认真、仔细地分析审查员提供的对比文件，找出不同点，然后进行有理有据的答复，及时提交不能接受的理由，在提出反驳时应当具有说服力。从理论上讲，一件发明的创造性的审查应当有一个客观的结果，然而事实上，对于涉及创造性的问题，判断的难点在于要确定现有技术整体上是否存在某种技术启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对技术问题时，改进该最接近现有技术并获得要保护的技术方案。因此，创造性的判断比新颖性更困难，也更容易受到主观因素的影响。这种判断的依据有时会有些抽象，会受审查员资深知识背景的影响，因而使得这种判断不可避免的会掺杂一些主观的因素。对于这些主观因素的影响需要代理人与审查员通过审查过程中的不断沟通来相互加以消除，使得审查员能够尽可能客观的对发明的创造性进行评价。以笔者的经验，一般而言影响审查员判断一份申请文件的创造性的因素除了包括审查员对发明的理解程度、申请文件的撰写质量、检索结果外，代理人与审查员之间切实有效的沟通也非常重要。这是因为代理人是架起申请人与专利局审查员之间进行有效沟通的桥梁。对申请人而言，多数是研发人员，他们亲自参与了发明申请的研发，对发明的技术方案本身和现有技术都有非常深刻的了解，但对专利的各种法律缺少相应的了解；而代理人虽然熟悉专利法的各项规定，但对申请的实质内容又缺乏深入的了解。这就需要申请人和代理人协同配合，共同努力来完成审查意见的答复工作。在提交答复意见之后，还可以及时与审查员进行电话沟通，进一步阐述所陈述的观点的依据，同时也进一步了解审查员对此陈述的不同见解，必要时可依据审查员的意见以补充陈述意见的方式作进一步的解释和完善。这样既能减少答复审查意见的次数又缩短了答复时间，也可以为客户提供更优质的服务。
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