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知识产权交易是当今世界重要的商业行为。由于知识产权本身的复杂性、交易的多样性、法律制度相对于商业发展的滞后性以及利益相关者（包括其服务提供者）的诉求与理解的不对称性等原因，知识产权交易中涉及的相关概念十分混乱， 许多交易合同谈判和拟制的过程也欠缺科学性，并可能影响交易的达成、质量或履行。本文试图从现实商业角度厘清知识产权交易中的基础概念及其之间的关系，对所有品类常见知识产权交易及其合同中共同、共通的特点和需要解决的共性问题进行梳理、归纳和总结，并希望以此为基础在日后继续探讨各品类知识产权交易及合同的个性问题。 【关键词】知识产权、技术、知识产权交易、转让、许可 以知识产权为标的或围绕知识产权的各种交易在全球范围内持续盛行。以交易重头之一的专利转让为例，虽然其交易活跃度、交易总额和交易专利均值在2011-2012年达到一个顶峰后有所回落[1]，2015年后整体数据又开始逐步攀升。 对包括专利转让在内的知识产权交易进行统计绝非易事，有意义或有价值的统计就更难达成。统计不利的主要原因至少包括以下几点：1、非迫不得已交易方极少主动披露交易信息和数据；2、交易往往通过空壳实体或经纪机构进行；3、以无授权证照可表彰之财产为交易标的的知识产权交易品类和数量众多且性质难以界定；4、非权属让渡类交易（如许可）只有理论上的统计可能；5、即便是可统计的数据（如各国知识产权相关管理部门的数据）其常常具有不及时、不准确、不完整的特性。 了解知识产权交易的以上状况与特性，就不难理解现实中发生的知识产权交易其规模和复杂性为何必定远超现有可循统计数据所能显示。而这正是笔者认为有必要对国际上各类知识产权交易及其合同实务进行研究、梳理、归纳的主要动因之一，当然中国逐步成为新的世界知识产权交易中心给广大律师同仁带来的巨大机遇，也促使笔者意图通过此文及计划中的系列文章激发大家对知识产权交易法律服务进行探讨，以达所谓抛砖引玉之意。 1 知识产权交易 2 与知识产权交易相关的基础概念 如前所述，知识产权交易中的各种概念应根据交易背景与需要进行定义，也只能通过定义方能厘清当事人间的契约目的和规范。对于每个特定知识产权交易的当事方及其服务方（包括律师），需在合同草拟前（最好是在谈判前）即对交易可能涉及之基础概念协调认识，这么做首先能够避免基础概念混淆或令人误解，而在此基础上方能合法、合理地界定最终纳入交易文件的相关名词并安排相关条款条件。 纵观各类知识产权交易，容易产生混淆或误解的基础概念有两组，一组涉及交易标的或与其相关（下称“标的性概念”），另一组涉及交易模式或与其相关（下称“模式性概念”）。典型的标的性概念包括知识产权（Intellectual property, or IP）、知识产权权利（Intellectual property right, or IPR）、专利（Patent）、技术（Technology）和技术诀窍（Know-how）；典型的模式性概念包括转让（Transfer）、让渡（Assignment）和许可（License）[3]。 概念上我们当然可以把“知识产权”仅做狭义和广义之分，前者专指国家经过法定流程而授予或由法律自动赋予的法律权利，后者泛指一切智力劳动创作的成果及其上或能产生的专有性权利。然而在现实商业中这种概念区分意义不大且布满陷阱。我们常常发现交易文件中引用“知识产权”一词但未再做定义，它可能是指上述狭义的知识产权（实则为“知识产权权利”如专利权、专利申请权或优先权），也可能被解读为基于获得该等法律权利的技术，甚至包括或仅仅是那些完全无形的技术诀窍或载于实物上的技术资料，文件草拟者亦可能意图用“知识产权”一词来统称指代一切财产。在这种情况下更合适的方法可能是即定义“知识产权”又定义“知识产权权利”，区分均可独立成为交易标的“专利”与“技术”。例如在许可交易中，许可了技术（如转移了有形的技术资料）并不当然代表许可了该技术之上的专利，反之亦然，而要完美实施专利技术还可能需要许可人同时许可或传授专利文献没有披露但又与之相关的“技术诀窍”（或称“商业秘密”）。 同理，当行内人称自己从事“技术转让”工作时，其所谓“转让”可能包括了各种不同法律性质的交易，其中包括“技术许可”。技术许可首要解决的是赋予被许可人使用标的技术的权利，虽然它也可能具有帮助提升技术水准的功能；技术转让即便可能包含权利许可（如专利许可、软件著作权许可等），其首要目的却在于转让人将技术传授于受让人以期后者向市场推出一件产品，创造一个产业或仅仅学习到知识。由此可见合同中不能不经定义简单套用某些词汇。哪怕是在性质上实为一项买卖合同的知识产权转让交易中，作为模式性概念的“转让”和“让渡”若未经妥善释明和安排，也可能产生混淆。这是因为“转让”在文义上关注的是卖方把标的出让给买方，而“让渡”处理的是所有权的转移行为且该行为的完成可能关乎甚至取决于第三方（如知识产权登记管理机构）的行为，若卖方因任何原因在签署转让合同后没有协助交割则买方或只能追究其合同违约责任但却不能强行主张其已获标的之所有权，若交割不能源于登记管理机构则买方可能甚至失去民事救济手段。 显然以上基础概念极其重要，并且特定交易中当事方可能还需识别出适用于其交易的特定基础概念。笔者一直持一个简化的观点，即拟制知识产权交易合同的过程就是个不断定义的过程。本文余下内容则将通过对更具体问题的探讨来阐释各种概念或定义在知识产权交易合同中的复杂与精彩；然为方便表述，提及“知识产权”一词之处，若无特别说明或特定语境所定，均泛指广义上的知识产权。 3 知识产权交易合同之共性问题 国际上，知识产权交易合同主要包括以下三大类共9种合同： 1、 利用类：让渡（Assignment）、许可（License）、剥离（Spin-off） 2、 研发或合作类：咨询（Consultancy）、契约研发（Contract R&D）、联营（Consortium）、合资（Joint Venture） 3、 辅助类：保密（Non-disclosure Agreement）、物料转移（Material Transfer Agreement）。 无论是何种知识产权交易，有不少共同或共通问题是在其合同中都必须考虑与解决的。此部分探讨、总结与归纳此类共性问题。鉴于篇幅限制，商事合同的一般性条款（特别是法律类条款如法律适用与争议解决等）不在本文探讨之列。 （一） 基本条款之标的财产（Subject matter property） 由于其私权特性，拿来做交易的标的知识产权通常会被称为是资产（Asset）或财产（Property），如果在许可交易中自然就可称作“被许可财产”（Licensed property）。任何知识产权交易，无论其品类，都必须首先识别、明确其交易的知识产权财产。这项任务看似简单，但由于知识产权作为无形财产可灵活分割[4]、组合，“分割”不明或“组合” 不利可能引发往后的纠纷或导致交易目的落空，而如何“分割”、“组合”标的财产通常恰是有经验的交易方讨价还价的地方。 专利交易中的转让，卖方通常希望打包出售关联专利（俗称“专利包”，Patent portfolio），因为分拆后低价值的专利可能就难以单独变现了，而买方的心态可能恰恰相反想尽量只挑取好货，除非此交易买方彼时有专利冲量的战略需求。若买方的交易诉求不光是购买专利权还包括相关技术诀窍，那么其应该在合同谈判中就指明其意图。笔者接触过的交易还包括“专利许可 技术诀窍转移 技术专家服务”这样三者结合且财产权利人各不相同的标的。 在知识产权许可中，由于交易标的定义不明所引起的纠纷很多。当年王老吉与加多宝之间若在交易前就能识别商标许可使用中还隐藏着“商誉”这个价值会不断变动的伴随性标的并就此作出适当安排，当事方之间的商标权和不正当竞争系列纷争可能就不至于闹得如此沸沸扬扬，导致极度浪费社会资源，并可能最终损害当事方甚至相关品牌的长远价值。泛娱乐领域的商业运作往往围绕着知识产权的许可，如主题乐园或体育项目里，可作为许可标的的财产可谓花样繁多，且其中大量标的财产需由交易方商定其内涵与外延，例如涉及一部电影的财产可能就包括角色形象和姓名、服装、布景、情节元素、标志等，与这些财产相关的法律权利即可能有版权又可能有商标权乃至外观专利权，这些财产和法律权利在交易中均需准确定义方可让交易标的得以明确。 （二） 基本条款之排他性（Exclusivity） 交易的排他性虽然最经常出现在许可中，但除了知识产权的权利（Right）、所有权（Ownership）和利益（Interest）完全转让与让渡的情形，其他涉及利用知识产权的交易都可能涉及排他性问题。 大多数人了解，根据排他程度知识产权许可大体分为三种：独占（Exclusive）许可、独家（Sole）许可和普通（Non-exclusive, or Simple）许可。这种分类方法虽然通用但略显粗糙，而排他性的程度和规则应用到特定交易时可能需要重新定义，合同中仅仅直接采用上述既定名词可能是不够的。有些交易中，权利人可能需要保留某些特定权利（如在一独占许可交易中，许可方若为大学或科研单位，其一般会要求保留继续研究的权利）；另外，交易发生前权利人已对第三方授予的许可亦可能成为当前独占或独家许可的例外。当然，所谓独占许可或独家许可通常也仅是特定地域和特定范围内的独占或独家，因此做出相关限定必不可少。 （三） 基本条款之标的财产的利用（Exploitation） 利用、运用知识产权是知识产权商业化的源动力，也自然构成所有类型知识产权交易最基本的内容。如何合理安排对标的知识产权进行利用关乎交易是否符合交易各方的商业目的和企业知识产权战略，商谈的过程也有助于了解和分析交易成本、收益和风险。有关知识产权的利用，交易方大体上应从以下五个角度进行商谈： 被允许的利用行为。法律给知识产权权利利用的可分割性做出了立法保障，例如中国《专利法》以制造、使用、许诺销售、销售、进口等不同专利实施行为来界定未经专利人许可任何人不得为之行为。而笔者进一步建议，所有权利人授权交易他方对标的财产进行利用或运用的具体行为都应清楚地约定在交易合同中。 对被允许利用行为的限制。许可人在授权被许可人利用一项标的财产的同时，可能会作出一定限制。如果环球影城拥有对《变形金刚》的主题乐园相关权利，那么为何迪斯尼世界度假区里的艾波卡特（Epcot）乐园会销售变形金刚玩具？而如果迪斯尼拥有《星球大战》，那么你又为何会在好莱坞环球影城找到琳琅满目的星球大战商品的商店？[5]这些现象很可能说明，相关交易中当事方对与主题乐园相关的权利做了限制性安排，将在主题乐园内商店里销售商品的权利留给了第三方，实为限制了交易被许可方对主题公园相关权利的利用行为。而在专利转让交易中，出让人可能出于自身需求或者其对第三方的合同承诺（如现存第三方许可或不起诉特定人之契约）而在转让合同中将该等对第三方的承诺转移给受让方，以限制后者在受让及获得专利后利用专利的行为。 标的财产被允许利用的领域或范围。产品/服务、区域/地点、技术/商业领域、供应链等等都可以成为框定标的财产被利用范围的手段。一项专利技术若可用于不同产品或产业，那么特定交易中对该专利的利用就可能被限制在特定产品或产业。而若该技术只能被用于一种产品，许可人仍可能在特定交易中将“被许可产品”（Licensed product）作出各种人为限定；例如，授权仅及于标贴被许可人自身品牌的最终产品，而不得使用于为人代工的产品或独立销售的产品部件。从许可人的角度看，这种安排可以预防被许可人无节制利用其获得之授权；从被许可人的角度看，其也可能因为接受这种限定而获较低的许可费。 标的财产被排除利用的情形。交易方可能同意在某些特定情形或条件下，经授权的利用一概不得实施，但显然这种排除应该约定在交易合同中。 标的财产的利用规则。知识产权人在允许他人利用其财产时往往会设定一些利用规则或所谓的“最佳实践”。商标许可领域尤为如此，商标权人从设施设备、物料、生产工艺、销售、售后等林林总总的商业要件都可能对被许可人利用被许可商标的规则予以要求与管理。 （四） 基本条款之地域性限定（Geography） 国际上特别是高科技界的知识产权交易不少是全球性的，而非全球性的交易中疆界与地域的限定是有讲究的，这对权利人尤为重要。在对标的财产利用做了纯粹地理范围界定后，仍可能需要进一步做地域性的限制或明确，例如对标的艺术作品的展览必须限定在室内，又如在主题公园或体育项目中交易方框定了地理范围后可能会为推广项目约定将标的财产的利用延伸至该地理范围所在行政区划甚至更广泛范围内的机场和车站等窗口地带。另外，被许可方不能因为其被授权销售产品就想当然获得的权利包括线上销售，其若想获得此等线上销售权其应得到许可方专门、明确的授权。 （五） 基本条款之期限（Duration） 确定合同期限需考量的因素包括标的权利的剩余寿命及标的财产的市场前景或经济周期。至少对于高价值的知识产权，权利人给予永久授权的几率很低，因此如何商定标的财产的利用期限也是重要谈判事项。固定期限较为普遍且往往伴有如何延期的约定，附条件的期限可根据交易实际来设计，而交易各方的任意终止权也常常适用。期限和终止条款理应有机结合，但需要注意的是交易合同的终止与知识产权授权许可的终止不一定是完全统一的概念，此问题将在下文第（八）段继续探讨。 （六） 基本条款之对价（Consideration）与费用开支（Cost and expense） 商业交易的对价总会涉及金额和支付条件两个基本问题。知识产权交易中，对价金额与支付条件往往更需要符合一定的逻辑关系。基础对价有两类：一是入门费（License fee）或保底金（Guaranteed fee），通常为固定金额；二是所谓“版税”或“提成费”（Royalties），通常与利用标的财产而产生的营收挂钩并按比例收取，而此类费用在同一交易中又可以根据不同的利用场景约定不同的计算方式，随之而来的问题当然是关于财产利用和营收数据的报告、检查和审计机制。无论哪类基础对价，税费的承担需要在合同中约定清楚。基础对价之外有些交易可能还会产生权利人收取的顾问费、第三方费用的报销，而在合资、联营、剥离等类似交易中权利人可能还会要求利用人必须保证项目运营所需的资本类投入作为其输出知识产权的前提。 上述对价和其他费用/开支的复杂性也会导致其支付方式的多样性，这些都需要交易方进行合理安排。 （七） 其他关键条款之改进（Improvement）、开发（Development）和修改（Change） 在知识产权交易中，常发生对技术、技术资料/工具、作品和软件等标的财产的改进、开发或修改（以下统称“修改”），而这些修改可能产生新的、可受法律保护的知识产权。首先，交易合同需约定当事方是否有权进行修改，一般情况下许可人的修改不受限制但若发生修改其应在约定期限内通知被许可人，而被许可人的修改则需要取得许可人的同意。其次，无论能否获得知识产权保护，修改成果的归属（包括申请或注册知识产权的权利）也应通过合同约定，而约定时可能需要特别考察合同适用法律对此等安排的强制性规定。再次，接触和使用修改成果的权利也需明晰，往往获得知识产权的一方应授予另一方非排他、免费利用该等修改的权利。最后，不要忘记利用修改是否需要支付对价，被许可人可要求其支付的交易对价已包含可使用许可人自己做出的任何及所有修改。需要特别建议的是，在对修改成果的归属和使用进行合同安排时，应特别关注适用法律在反垄断方面的规制。 （八） 其他关键条款之合同终止及善后 如以上第（五）段所述，知识产权交易中合同或授权的到期与终止问题十分值得讲究。合同自然应定明交易各方可以终止合同或许可的情形和条件，这点对知识产权权利人尤为重要。即便所涉知识产权法律权利被无效或进入公共领域后授权许可的基础即不复存在，但交易若涉及其他标的财产则合同的履行与对价的支付可能变为更加复杂，对于接受授权利用知识产权的一方，最佳实践应是为自己争取到在此等情况下单方终止合同的权利。合同/许可到期或终止交易后当事方还能否继续接触、使用标的财产，交易履行过程中产生或与之相关的资料、物料、产品、标志、库存和其他有形物件等如何处置，都需要事先予以商定，这在商标和/或版权交易领域可能十分繁杂的。除了被许可人的许可证立即终止之外，一般情况下合同终止后许可人通常会要求被许可人停止使用技术资料、工具等，停止制造、营销或销售被许可产品，归还和/或销毁相关资料、材料，且权利方往往要求利用方就处置提供书面报告。当然，被许可人也可基于自身考量力求对许可人的上述要求进行限定。 （九） 其他关键条款之知识产权条款 虽然知识产权交易本身就围绕着知识产权而进行的，但很多情况下合同需要设立专门的知识产权条款，约定与交易相关的知识产权的权属、使用和保护（包括利用人是否有权及如何在第三方侵犯标的知识产权时进行维权行动）。在期限较长的合作类交易如合资与联营中，涉及的知识产权包括交易方各自投入合作的知识产权（Contributed IP）、合作期间交易各方或合资体/联营体各自和/或共同创造的知识产权（Joint IP），其权属安排、使用规则、保护途径和终止后果等都需通过约定处理。 4 特定类型知识产权交易合同之个性问题 前述三大类9种常见的知识产权交易除了具有本文第三部分概括的共性问题，每类交易及其合同都还有自身独特的问题需要应对与解决。本文篇幅限制不允许一一扩展，笔者计划通过其他系列文章选择不同交易类型分别予以详析。敬请期待。 [1]根据专利交易经纪和知识产权咨询服务公司IPOfferings发布的年度报告《专利价值商数》(Patent Value Quotient)统计，2012年专利交易数量达6,985件专利，平均值为366,811美元，中值为211,212美元；2013年3,731件，平均值为228,306美元，中值为170,000美元；2014年2,848件，平均值为251,007美元，中值为123,144美元。 [2]一般来说，存粹法律意义上的知识产权是一种排他权(right to exclude)，即可简单理解为权利人禁止他人未经授权使用的权利。其中，商标权在本质上并不源自于知识创造，而是基于使用，此为另一话题，故暂略。 [3]理论上本文应对此等基础概念的基本含义做个说明，然而由于这些表彰这些概念的词汇本身因语境不同即可产生不同含义，而他们之间可能相互关联、交叉且互相影响，因此厘清各个概念的任务实际上只能在特定合同的谈判和拟定中达成。而文中选定的基础概念配搭英文词汇亦是为了帮助读者更好地体会此等概念本身的复杂性。 [4]在版权领域，权利的分割已首先体现在版权立法列明的权利子项中，交易方则可以在不违反法律规定的前提下对交易作品的标的权利子项予以重设、扩展。 [5]编译自There’s a big difference between merchandise and theme park attraction rights, Robert Niles, Theme Park Insider - May 2014。 徐建生 律师/高级合伙人 执业领域：涉外商事交易、跨境投融资、知识产权取得、知识产权保护、知识产权策略与管理、知识产权与技术交易等。 |
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来自： wujinlan吴金兰 > 《法律专业资料》
