专利创造性判断中技术问题的确定

 萧诚 2019-08-15

一、引言

专利和专利申请（以下不加区分，统称专利）创造性判断的“三步法”为：（1）确定最接近的现有技术，（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题，（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。其中确定发明实际解决的技术问题处于第二步，承上启下，对于创造性的判断具有重要影响。但是，实务中技术问题的确定出现偏差的情形并不少见，一种常见情形是，确定的技术问题过于上位，也即存在技术问题上位化的问题。如此，经上位化后专利要解决的技术问题与对比文件要解决的技术问题相同；或者同时也将对比文件要解决的技术问题上位化，使得两者相同。因此，就会得出对比文件存在技术启示、专利不具备创造性的结论。

技术问题上位化的一种特殊情形，是技术问题的功能化，也即不是针对区别特征在专利中的实际应用来确定要解决的技术问题，而是将区别特征体现在功能上的效果，例如部件的一般性功能，作为确定技术问题的依据。其也会产生技术问题认定错误的问题。

《专利审查指南》规定，实际解决的技术问题要根据区别特征所能达到的技术效果确定。因此，技术问题的上位化来源于技术效果的上位化。

二、确定技术问题应该避免上位化

下述案例反映了对待确定技术问题的两种不同观点。

该案涉及申请号为200610058931.2，名称为“背光装置和液晶显示设备”的发明专利。其涉及对液晶显示设备背光装置的导光板的出光效果的改进。其中在导光板30内开挖多个凹入部分31，其内放置发光二极管21。凹入部分31的侧壁的下部具有向外倾斜的圆锥形状32，其作用是（参见下面的光路图）将发光二极管21发出的向下射出的光L1c引导到水平方向L1，避免现有技术中因为凹入部分的侧壁为直线（即凹入部分为方形）而导致向下射出的光过多集中在发光二极管附近，造成亮度分布均匀性的恶化。

对比文件US2004/0130515A1公开了一种液晶显示面板30的背光装置，其在导光板14内开挖有多个凹入部分15，其内放置发光二极管，凹入部分15的上部两侧切削为倾斜形状（参见上图6中的左上图，类似倒角）。说明书中记载了上部两侧切削为倾斜形状的作用是为减小在凹入部分15的界面上反射或者全反射光线的比率，使得更多的光线进入导光板14而不被反射回凹入部分15。

因此涉案专利与该对比文件在凹入部分的形状上存在区别，前者为侧壁下部向外倾斜构成圆锥形状，后者为侧壁上部向内倾斜。根据该区别需要确定涉案专利要解决的技术问题。并且需要确定对比文件要解决的技术问题。

一种观点认为：涉案专利中设置该形状的凹入部分是为了避免光线过于集中在发光二极管附近，增加出光的均匀度，获得良好的出光效果。对比文件中记载了该形状的凹入部分最终也是为了获得良好的出光效果，这和涉案专利一致，因此根据技术效果，专利和对比文件均是要解决出光效果不佳的问题，因此对比文件给出了对凹入部分的受光面的形状进行调整的技术启示。

另一种观点认为：虽然从涉案专利和对比文件都可以得到“获得良好的出光效果”这一最终的技术效果，但是，对比文件中凹入部分15的上部两侧调整为倾斜形状是为了使得从发光二极管发出的光在该位置减少反射或者全反射，即，使得光线尽可能多的进入光导板而不反射回去，提高出光量，而在涉案专利中，将凹入部分的侧壁下部调整为倾斜的圆锥形状是为了使得从发光二极管发出的光在该位置上折，以更水平的角度出射、进入到导光板中，增加出光均匀性。由于具体的技术效果不同，因此要解决的技术问题也不同，对比文件没有给出技术启示。

笔者赞同后一种观点。确定技术问题时，应该将区别特征置于具体的应用中，以区别特征所产生的具体的、客观的、直接的技术效果为依据；不应将区别特征在专利和对比文件中的技术效果进行上位化处理进而得出专利和对比文件的技术效果及由此确定的要解决的技术问题相同的结论。在上述案件中，涉案专利设置特定的凹入部分的形状是为了增加出光均匀性，而对比文件是为了提高出光量，如果将两者的技术效果概括为提供良好的出光效果，解决的出光效果不佳的技术问题，则属于上位化处理，不足取。

当然，另一方面，应该注意确定技术问题时避免带有为解决该技术问题而采取的技术手段的指引。在上述案件中，将技术问题确定为使得从发光二极管发出的斜下方向的光上折、进入到导光板中是不合适的，因为该技术问题已经指引本领域技术人员，为解决该问题而应采取例如将凹入部分的下部侧壁向外倾斜。

三、确定技术问题应该避免功能化

在关于ZL200920095008.5、名称为“位于座垫下表面或座椅骨架上的压力型安全带提醒传感器”的行政案件中（北京高院（2005）高行（知）终字第3065号行政判决书），对于该专利中压力传感器包括设置在塑料薄膜层上的通孔这一区别特征所起的作用（相当于所产生的技术效果），专利权人认为是为了排气通气，北京知产法院认为是为了保持平衡（即保持通孔内外压力平衡），北京高院否定了上述两种认定，认为该区别特征的技术效果是“识别最低载荷”，因此其要解决的技术问题是“识别最低载荷”。北京高院在判决中表达如下观点：“通孔”必然具有“排气通气”的功能，技术问题的认定不能仅以通孔本身具有的功能来确定，应将通孔置于压力传感器中来认定。

结合该案例，笔者认为，确定区别特征要解决的技术问题，一般不应以区别特征的功能为依据，而应以其实现的技术效果为依据。功能不依赖于应用，是区别特征自身固有的，而技术效果是与具体应用相关的。因此，技术问题通常应从应用而非功能的角度来确定。依据区别特征的一般性功能来确定技术问题，往往会不适当地降低专利的创造性高度。在上述案件中，通孔必然具有排气通气的功能（“保持平衡”与“排气通气”实质基本相同，都是从功能的角度来认定的），按照这个逻辑，则基本上可以认为所有公开了通孔的现有技术都可以作为对比文件结合进来否定该专利的创造性。

从区别特征的功能来确定技术问题，往往割裂了该区别特征与其它特征之间的内在联系和协同作用，违背了创造性评述中的“整体原则”。因此，在上述案件中，北京高院认为应将通孔置于压力传感器中来认定技术问题。

四、结论

综上所述，区别特征实际要解决的技术问题的确定是以其实现的技术效果为依据的，确定区别特征实现的技术效果要避免上位化和功能化，要将区别特征置于专利的具体应用环境中，考虑其在专利中具体的、应用性的技术效果。