创造性答复的两个基本层次——事实辩论与法理辩论

鞅牛 2020-08-18

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作者：相迎军

本文首先对创造性的基本概念和判断方法进行了简单介绍，接着依据“三步法”从事实辩论和法理辩论两个层次说明了创造性答复的基本思路，最后结合工作中的具体案例对这两个层次进行了举例说明。

在发明专利申请的实质审查过程中，三性，即新颖性、创造性和实用性是最为主要的三个审查方面。在审查实践中，在清楚性、支持性等其它问题不会影响对技术方案的理解的情况下，一通(第一次审查意见通知书)通常主要针对三性问题进行审查。由于实用性要求通常容易满足，所以审查意见往往以新颖性和创造性意见居多，而二者当中主要又是创造性意见占绝大多数。所以，在答复审查意见中，创造性答复是代理人的核心工作。本文试图从创造性的基本概念着手，说明在创造性答复中可以逐步采取的两个答辩层次。

根据《专利法》22条3款的规定，“创造性，是指同申请日以前的技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”。

从创造性定义可以看出，评价发明是否具备创造性主要考虑两个方面：突出的实质性特点和显著的进步。

在评价发明是否具备显著的进步时主要考虑发明是否具备有益的技术效果。通常发明都会解决一些问题而具有某种有益的技术效果，所以一般情况下，“显著的进步”这一标准通常容易满足。

创造性判断的重点和难点通常集中在“突出的实质性特点”这一方面。根据审查指南的规定，“突出的实质性特点”是指发明相对于现有技术，对所属领域技术人员来说是非显而易见的。

这里，审查指南引入了两个概念：所属技术领域的技术人员和非显而易见性。根据审查指南的规定，所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域的所有普通技术知识，能够获知该领域中的所有现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。审查指南设定这一概念的目的在于统一审查标准，尽量避免审查员主观因素的影响。代理人在判断创造性时，也应该从所属领域技术人员的角度出发，尽量避免受主观因素的影响。

而另一个概念——非显而易见性,则是判断“突出的实质性进步”的标准。以此为基础，审查指南给出了判断创造性的“三步法”，即：确定最接近的现有技术；确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发判断是否显而易见。

当然，“三步法”仅仅是判定创造性的一个方法，指南还给出了评价创造性时需要考虑的其它因素。需要注意，这些因素是发明具备创造性的充分性条件，而不是必要性条件。换言之，如果符合这些充分性条件，说明发明具备创造性，但不符合并不意味着发明不具备创造性。例如，发明的技术效果没有达到意料不到的程度，但是与现有技术相比，其技术方案具备非显而易见性并能够带来有益的技术效果，则发明同样具备创造性。

在创造性审查意见中，审查员基本上是按照“三步法”来评价发明是否具备创造性的。在答复中，我们可以针对审查员采用的“三步法”中的每个步骤进行突破。

由此，我们将“三步法”中的“确定发明的区别技术特征”归结为“事实认定”而将“发明实际解决的技术问题”和“从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发判断是否显而易见”归结为“法理认定”。“事实认定”作为事实辩论的基础，法理认定作为法理辩论的基础。事实认定和事实辩论是进行法理认定和法理辩论的基础和前提。事实认定与专利法的具体规定基本无关，主要涉及到技术层面的细节；而法理认定则需要依据审查指南的相关规定结合事实认定进行充分的论述。

#事实辩论

根据以上对事实认定的定义，我们可以从如下几个方面考虑审查意见：

1、对区别技术特征的认定；

2、现有技术是否公开了该区别特征。

在上述两个方面的认定中，只要有一个方面的认定有问题，则审查意见构建“三步法”所依据的事实就是有问题的。我们依据所认定的正确事实，指出审查意见的错误事实，基本能够说明发明具备创造性。

在事实认定的过程中，需要充分理解技术特征所表示的具体含义，并且应该从对比文件的整体上考虑技术特征的具体含义。例如，如果对比文件的某一特征在字面表述上与发明的对应技术特征完全一样，但需要考虑该技术特征在对比文件的整体中与其他技术特征的相互关系及相应的功能是否与发明的技术特征完全对应。

此外，在对事实认定进行辩论的过程中，要有理有据，具体指明对比文件何处记载了该技术特征，何处具体描绘了该技术特征与其他技术特征的连接关系和功能，并指明与审查意见所认定的该技术特征的具体不同之处。在审查意见中，为了反对发明的创造性，审查意见或多或少都会模糊化一些技术特征的具体细节。在答复审查意见中，应该针对这些具体细节向审查员详细说明。

进行事实辩论的基础是对本发明和对比文件进行详细地研读，充分理解本发明和对比文件的技术构思和重要细节。在进行事实辩论时，需要依据对这些具体细节的认定详细论述本发明与对比文件的不同之处。在论述过程中，要抓住重点关键内容，以点打面，以点破面，切忌没有依据的论述和套话。出于效率考虑，在事实辩论阶段，笔者认为无需花费大量笔墨重新构建“三步法”说明发明的创造性。

#法理辩论

在上述事实认定的基础上，如果审查意见认定的基本技术事实正确，代理人对审查意见指出的区别技术特征都没有异议，接下来则需考虑该区别技术特征解决的实际技术问题以及现有技术总体上是否给出了采用该区别特征来解决该技术问题的教导或启示。

此时的辩论已经不是简单的技术事实的认定，而是需要对现有技术是否针对所认定的技术问题给出了解决的启示进行总体说明。这一阶段的辩论同样离不开事实认定和辩论，可以说是事实认定和辩论的进一步延伸和扩展。

#案例1——侧重事实辩论

涉案权利要求：

一种卡钳制动器，其特征在于，包括：

一托架，其上安装有一对能前后移动的衬垫板，

一卡钳壳体，可滑动地安装在所述托架上，并具有向下弯折的指部，所述指部设置为挤压所述一对衬垫板中的每个衬垫板，以及

一弹性件，其安装在所述卡钳壳体上并设置为弹性地支撑所述托架每侧的下端部，

其中与所述弹性件相接触的所述托架每侧的下端部是朝向所述指部倾斜设置的。

审查意见认为，权利要求1与对比文件1（实施例2）的区别仅在于，与弹性件相接触的托架每侧的下端部是倾斜设置的，所解决的实际技术问题是传统托架下端部具有水平面而导致弹性件难以安装的问题。而对比文件1的实施例1公开了压缩弹簧14的弹性臂30、31与支承面15、16形成类似于点状的接触部17、32，支承面15、16相对于运动轴线13以一角度α倾斜地设置，支承面倾斜设置的作用与上述区别特征在本发明中起到的作用相同，都是为弹性件的弹性支承提供滑动斜面，以便于其安装。

涉案申请的图3 对比文件1的图1

申请人认为，尽管对比文件1公开了压紧弹簧14的支承面15、16相对于运动轴线13以角α设置，但是这样设置的目的是为了获得径向偏压力FR和轴向力FX。轴向力FX平行于运动轴线13，用来帮助制动块21从制动盘返回到初始位置。

然而，关于支承面15、16的布置能否在安装弹簧14时减小弹簧14的初始力，对比文件1没有提及。实际上，由于角α定向成用来提供克服活塞4的动作所需的轴向力FX，因此不能通过支承面15、16减小安装开始时弹簧14的初始弹性力。相反，由于弹簧14必须从图1中的右侧方向朝左侧方向安装到背板8的接纳部29中并且由于角α的设置，使得弹簧14的初始弹力比平常时大。

而且，在活塞4从缸5移出来而使制动块21的衬片9贴靠制动盘的过程中（在图1中，活塞4从左向右移动），由于支承面15、16与运动轴线13的角度α，轴向力FX变得越来越大，以便在制动盘释放时能够利用与运动轴线13平行的轴向力FX将活塞4和制动块21从制动盘推回到它们的初始位置。由此可以进一步证明，当从图1的右侧向左侧安装压紧弹簧14时，弹簧14的初始作用力比平时大。如果弹簧14安装时的初始弹力较小，则在活塞4致动时，轴向力FX将变小。变小的轴向力FX不利于将活塞4和制动块21推回其初始位置。

因此，对比文件1没有公开上述区别特征。

简评：在本案中，申请人首先将权利要求1修改为“与所述弹性件相接触的所述托架每侧的下端部是朝向所述指部倾斜设置的”，而不是远离指部倾斜设置。

其次，着重分析了对比文件1的技术细节，具体地阐述了虽然对比文件1的支承面15、16也是倾斜地设置的，但从支承面15、16的作用和功能与本发明的托架的倾斜设置的下端面的作用和功能不同来看，对比文件1的倾斜支承面与本发明的倾斜支承面并不相当，因此对比文件1没有公开区别特征。

在本案的创造性争辩中，仅仅通过对对比文件1是否公开区别特征进行了说明，即通过事实认定，并依据认定的事实进行论证，以“未公开区别特征”这一点去击破审查员认定的“没有创造性”这个面。在击破了区别特征这一点的情况下，审查员否定创造性的基础就不复存在，则发明相对于当前对比文件必然具备创造性，而不必花费大量笔墨重新构建“三步法”论证发明的创造性。

此外，审查员为了反对创造性，往往会模糊、夸大、甚至曲解对比文件公开的技术细节，以尽量靠近本发明。因此，深入对技术细节的分析，往往会获得击破审查员论证链条的着力点，而不会被审查员的思路带跑。

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#案例2—事实辩论与法理辩论相结合

涉案权利要求：

一种用于在车辆发动机中的共轨燃料喷射系统的燃料泵中使用的燃料泵壳体（30），所述燃料泵壳体包括：泵送室（32），该泵送室（32）用于接收加压燃料；和钻孔（34），该钻孔（34）在开口（33）处与所述泵送室（32）相交，其中，所述泵送室（32）基本上是球形的，其中，所述钻孔（34）在逐渐增大直径的过渡区域（48）处过渡到所述泵送室（32）中，并且其中，所述过渡区域（48）和球形的所述泵送室（32）配置成使得当所述燃料泵壳体（30）在使用中时，所述燃料泵壳体（30）中的峰值应力处于离开所述开口（33）的位置。

审查意见认为，权利要求1与对比文件1相比，区别仅在于，泵送室基本上为球

涉案申请的图3和图4

对比文件1的图1 对比文件2的图2

审查意见认为，权利要求1与对比文件1的区别仅在于：i）泵送室为基本球形，而该区别特征已经被对比文件2公开，并且也是为了进一步减小应力集中。

申请人首先指出，相对于对比文件1，权利要求1的区别特征还有：ii）所述过渡区域（48）和球形的所述泵送室（32）配置成使得当所述燃料泵壳体（30）在使用中时，所述燃料泵壳体（30）中的峰值应力处于离开所述开口（33）的位置。

在对比文件1中，出口通道18包括圆锥形表面22，但由于位于通道18的末端处的圆弧表面24与柱塞孔凹口20的边界并不对准，因此在圆形表面24与圆柱形泵送室相交的区域中，环向应力增加（对比文件1已明确记载）。从图1（b）可以看出，峰值应力出现在通道18与凹口20相交的开口处（符号“X”所示）。因此，对比文件1没有公开区别特征ii）。

对比文件2引入了球形泵送室15，但是在通道13e与球形泵送室15之间的相交区域仍然存在尖锐过渡。结果，在通道13e与球形泵送室15相交的开口13f处仍然存在应力，并且峰值并没有位于远离开口13f的位置。因此，对比文件2也没有公开区别特征ii）。

申请人进一步指出，虽然对比文件2公开了球形泵送室15，但该球形泵送室15与恒定直径的通道13e组合，而不是与具有直径逐渐增大的过渡区域的通道13e组合。因此，本领域技术人员并不能从对比文件2得到将球形泵送室15与直径逐渐增大的过渡区域组合而使得峰值压力出现在远离泵送室15和过渡区域相交的开口13f的位置处的任何教导或启示。

对比文件1虽然公开了圆锥形表面22，但其圆锥形表面22与柱塞孔凹口20的组合方式导致峰值应力出现在它们相交的开口处。同样，本领域技术人员也不能从对比文件1得到将球形泵送室与具有直径逐渐增大的过渡区域的通道组合而使峰值应力出现在远离开口的位置的技术教导或启示。

因此，虽然对比文件1和对比文件2公开了权利要求1的直径逐渐增大的过渡区域和球形泵送室，但是都没能给出将这些特征结合而获得本发明技术方案的启示。

简评：权利要求1的结构特征“逐渐增大的过渡区域”和“球形泵送室”都已经被对比文件1和对比文件2公开，就此而言，已经没有可以争辩的余地。在本案中，由于区别特征ii）是对结构性技术特征“直径逐渐增大的过渡区域”和”球形的泵送室”的进一步功能性限定，因此，除了需要说明对比文件1和对比文件2是否公开了上述区别特征ii）外，还需要进一步说明现有技术总体上是否给出了将已经公开的结构性技术特征“直径逐渐增大的过渡区域”和”球形的泵送室”结合以使燃料泵壳体中的峰值应力处于离开所述开口的位置的技术教导或启示。在这种情况下，应该重点针对“三步法”的第三步，即从法理辩论方面对现有技术是否给出技术启示进行详细论述。此时，重点在于根据技术事实认定进行法理论证。

以上简单地分享了笔者在创造性答复中的一点经验。在创造性答复中，笔者认为应该在事实辩论和法理辩论两个层次进行。如果事实认定表明发明与现有技术存在明显不同，则重点应针对这些不同进行事实辩论，以此击破审查员“三步法”论证链条，而不必花费大量笔墨重新构建“三步法”论证创造性。在事实论证不足以说明创造性的情况下，则应该继续依据事实认定从法理角度进一步论证现有技术不存在相应技术教导或启示。

由于笔者水平有限，其中缺点和谬误在所难免，希望各位老师和同事批评指正，提出宝贵的意见和建议。