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近日，国家知识产权局专利局复审和无效审理部发布了2019年度专利复审无效十大案件，其中，包括发明专利无效案6件、实用新型专利无效案2件、外观设计专利无效案1件和发明专利申请复审案1件，覆盖了电学、通信、医药、化学、光电和外观设计等领域，案件反映了典型性或普遍性法律问题，并对现有审查标准进行了深入阐释。 笔者在对上述十大案件的审查决定进行学习之后，发现其中部分案件对专利代理师学习并理解撰写、答复等代理技巧有很大的帮助。因此，计划推出系列文章，对其中部分案件的审查决定进行解读，基于各案的决定要点，提炼其中所体现的合议组的审查观点，并将其与专利代理师的日常代理实践相结合，希望对大家有所帮助。 本文为第二篇，所针对的案件为：“餐馆服务系统”发明专利权无效宣告请求案。复审和无效审理部认为该案的典型意义在于：该案体现了发明构思在创造性审查中的重要作用，尤其是以区别特征为切入点，综合考虑就餐模式的产生和发展历程，牢牢把握发明构思这一核心，层层厘清，作出分析和判断。
该案较为核心的几条权利要求包括： 可以看到，该专利的发明构思主要就是在后厨工作区(3)和顾客就餐区(4)之间设置运送饭菜和/或饮料的传送系统(6)，且运送过程依靠重力作用实现。 请求人提出的无效理由包括新创性和不清楚等，我们主要看一下与新创性相关的问题。 请求人提交的对比文件主要包括：证据1：公开号为2216357的美国专利，公开日为1940年10月01日；证据2：公开号为278226的美国专利，公开日为1883年05月22日。
针对请求人的无效宣告，专利权人向合议组提交了意见陈述书，并相应修改了权利要求书。具体为，将权利要求5、9、10和16的附加技术特征补入权利要求1，成为新的独立权利要求1，将权利要求9和16的附加技术特征都补入权利要求4和6，成为新的独立权利要求4和5，并修改了权利要求的引用关系和序号。修改后的独立权利要求1、4、5内容如下： 可以看到，专利权人把独权一分为三，在原始独权的基础上，三个新的独权分别对三种传送系统（6），或者说轨道线路（56）进行了进一步限定。根据技术特征来看，笔者认为专利权人/专利代理师当时应该是希望在原始独权的有益效果上，进一步突出其可以稳定运送饭菜和/或饮料的效果。三个新的独权的相同的技术特征基本就是原始独权，三个新的独权的相应的技术特征就是技术效果基本一致但表现形式不同的轨道线路（56），或者说，三个新的独权分别为一个总发明构思下的不同实施方式。因此，经修改获得的三个新的独权的单一性是没有问题的。 我们回过头再来看看请求人提出的关于新创性的无效理由。 请求人主张权利要求4（即，由一条轨道构成的第一种轨道线路）和38相对于证据1不具备新颖性，权利要求1-12、17-28、34-39、41-54、58-65、75-78相对于证据1结合证据2及公知常识不具备创造性。 我们发现请求人并未提出权利要求16不具备创造性，而专利权人在针对无效宣告进行的修改中，将权利要求16的附加技术特征分别补入了三条在先权利要求，形成了上述新的独立权利要求1、4、5。 按常理，这个故事应该就以专利权人限缩专利保护范围而结束了。但通过合议组的论述，我们发现这个故事其实并不应该就这么简单结束了。 关于作为对比文件的上述两个证据，合议组是这么认定的： 如前所述，本专利的发明构思主要就是在后厨工作区和顾客就餐区之间设置运送饭菜和/或饮料的传送系统，且运送过程依靠重力作用实现。可以看到，证据1确实公开了“运送过程依靠重力作用实现”的相关技术特征，但是并未公开“在后厨工作区和顾客就餐区之间设置运送饭菜和/或饮料的传送系统”的相关技术特征。故合议组认定权利要求4，或者更确切而言，是权利要求1与证据1之间具有上述区别技术特征。 跳出发明人、代理师的身份，作为普通消费者，大家是否觉得这个发明构思也太简单了吧，不就是靠重力上菜嘛？很多多层餐厅都有这套消费者可见的上菜系统，难怪请求人找了份二战期间的对比文件。
可以看到，虽然证据1中只公开了单轨道传送结构，但为了证明多轨道传送结构也不具备创造性，请求人干脆找了份清朝光绪年间的对比文件。 单从这两份对比文件，就能感觉到请求人的“气势汹汹”。 简而言之，对比文件公开的是后厨工作区与服务台工作区（服务员）间设有传送系统，而本发明请求保护的则是后厨工作区与顾客就餐区（顾客）间设有传送系统。此发明构思看似不可谓不简单。 但是最精彩的部分也要来了。 针对请求人的无效理由，合议组基于专利权人经修改获得的三个新的独权评述如下：
就是基于这么一个看似极为“容易想到”的区别技术特征，竟然可以从发明构思这一角度大做文章。
可以看到，为了证明实际所解决技术问题的不同，从餐厅工作流程讲到了饮食历史，从自助餐讲到了回转寿司，真可谓是“巧舌如簧”。
可以看到，充分利用了证据1所公开的内容作为支持专利权人方观点的论据，在区别技术特征看似容易想到的情况下，却直指关键点，突出直面顾客的餐桌，让人有强烈的带入感。
可以看到，连俗话都用到了。为了支撑相应观点，在有理有据的前提下，阳春白雪也好，下里巴人也罢。
合议组最终认定新的独立权利要求1、4、5具备创造性。 看到这里，可以发现两个问题。 第一，上文的“首先”、“第二”、“第三”几段把一个小小的区别点写得如此淋漓尽致的内容完全是出自合议组之手吗？我想答案应该是否定的。虽然我们无法通过国知局的中国及多国专利查询系统查到意见陈述等完全由申请人/代理机构上传的具有一定秘密性的文件，但合理推测，上文内容大概率主要出自一位高水平的专利代理师之手，合议组表示认可，遂予以引用。 这几段内容可能没法直接复制到其他专利申请的答通、复审和无效相关文件中，但这一“由点及面、各个击破”的思路无疑值得各位专利代理师学习。 借用最近网络上的一句流行语调侃一下，“但凡有粒花生米，也不至于喝成这样”——可人家就是喝到位了，喝舒服了，不得不佩服。 第二，合议组认可的是原权1中就记载的这一区别技术特征“后厨工作区通过至少一条轨道线路与顾客就餐区的至少一张餐桌相连接或者可以连接”，以及因此产生的有益效果。这么看来，专利权人所做的限缩式修改是否有点“亏”了？ 事后看，确实“亏”了。 可能专利权人当时是出于保险起见的考虑，或者即使限缩后，依然不影响其维权。不过既然都做了相应修改，合议组在给出有创造性的结论后，依然对修改部分进行了如下评述：
说句玩笑话，合议组也得考虑下专利权人的心情，不能让人家明显觉得白改了。 本案审查决定强调，在创造性审查中要充分把握发明构思。本案合议组，或者说，很有可能是本案专利代理师正是充分把握了发明构思这一点，采用清晰的思路以及翔实的论据让一个基于看似简单的发明构思的技术方案的创造性予以维持。虽然结果略有不完美，但这一过程还是着实精彩的。
相信大多数专利代理师遇到的在于“发明构思”的审查意见应该都是和笔者遇到的上述情况类似的。如果我们确认上文的淋漓尽致之言出自专利代理师之手，或者即使就是出自合议组之手，这依然给了我们一个思路，即，在日后处理答通、复审或无效时，若遇到区别技术特征看似容易想到的情况，不妨借用本案中这种对“发明构思”的论述来支撑自己的观点，具体为，技术问题、技术手段和技术效果三管齐下，更具体为，在保证逻辑清晰的前提下，旁征博引，以为我所用。 另外，在撰写新申请时，如果发明人提供的技术方案看似简单，且与现有技术的区别技术特征较少，此时千万不要产生随意、怠慢的心理，草草写完的结果必定是驳回。相反，如果专利代理师此时能与发明人充分沟通或者充分查阅资料，即使无法补充权利要求中的技术特征，也完全可以在说明书中技术效果的推导部分多加笔墨，将类似上文提到的内容“前置化”，也就是不等到在审查员指出时再去反驳，因为此时可能连反驳的基础都没有，而是尽可能事先就考虑到，并写入申请文件中。 当然，必须承认，这是需要长期经验积累以及高度责任心的，不能什么都以“事后诸葛亮”的角度来看。我们不做过往案件的“事后诸葛亮”，但是，如果自己足够有心，做未来案件的“事前诸葛亮”岂不美哉？从而更能体现一位高水平专利代理师的自身价值。 |
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