【原】云亭法评|从双飞人案谈诉前行为保全的解除

云亭律师事务所 2021-08-20

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从双飞人案谈诉前行为保全的解除

作者/ 张颖胡明昕（北京云亭律师事务所）

裁判要旨

宜春中院认为，该院在审理双飞人制药股份有限公司（以下简称“双飞人公司”）诉上海市寻梦信息技术有限公司（以下简称“寻梦公司”）侵害商标权纠纷一案中，于2021年6月8日作出(2021)赣09知民初86-1号诉前行为保全的民事裁定，寻梦公司不服该裁定，提出复议申请，请求撒销该裁定。双飞人公司于2021年8月6日提出申请解除对寻梦公司的行为保全措施。据此，依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百六十六条之规定，裁定解除对寻梦公司的行为保全措施。

案情简介

今年4月12日，申请人双飞人公司认为寻梦公司侵害其商标权，向江西省宜春市中级人民法院（以下简称“宜春中院”）申请诉前行为保全，要求寻梦公司立即停止销售涉案侵权产品“双飞人药水”。

宜春中院经分析认为，双飞人公司系权利人，本案行为保全具有紧迫性，责令被申请人停止相关行为不损害社会公共利益，以此认为双飞人公司的申请符合作出行为保全的条件，并作出裁定：寻梦公司立即停止销售“双飞人药水”。

寻梦公司发现，2021年3月16日，(2020)最高法民再23号判决“双飞人药水”的进口商赖特斯公司在先使用抗辩成立，也就是说“双飞人药水”并不侵害双飞人公司商标权。寻梦公司提出，双飞人公司的维权基础并不稳定，“双飞人药水”并不是侵权产品，当然也就不存在限制销售的问题。双飞人公司自知理亏，只得申请宜春中院解除上述保全。

裁定思路

解除裁定的依据主要是根据(2020)最高法民再23号判决书，在该案中，双飞人一纸诉状将“双飞人药水”的进口商广州赖特斯商务咨询有限公司（简称“赖特斯公司”）及其销售商告上法庭，要求停止销售、赔偿损失、回收市场流通产品等；权利基础就是双飞人公司认为“双飞人药水”包装侵犯了其持有的第7559578号、第7559588号立体商标，以多种方式突出使用与双飞人公司注册商标近似的颜色布局和组合，足以使相关消费者误认为被诉侵权产品与双飞人公司的产品为同一产品，易使消费者产生混淆。同时主张赖特斯公司在侵害双飞人公司立体商标权的同时，也侵害了双飞人公司知名商品的包装和装潢，属于不正当竞争行为。

赖特斯公司主张先用抗辩权，指出专利复审委员会第7641号无效宣告请求审查决定书，证明法国利佳制药厂在香港销售的“法国双飞人药水”在2001年就已经出现在江西省都昌县。而双飞人公司涉案的第7559578号、第7559588号商标注册的申请时间为2009年7月21日，晚于法国利佳制药厂生产的蓝底红盖白瓶包装的“法国双飞人药水”在江西省都昌县销售的时间。对双飞人公司官方网站内容的公证表明，双飞人公司在自己网站提及存在两种双飞人产品，并表述如下：一种是双飞人公司于2004年开始生产的“双飞人爽水”，另一种是法国利佳制药厂生产、全球药业公司代理的“原装双飞人”“港货双飞人”。因此，双飞人公司明知“法国双飞人药水”的存在，并作出“法国双飞人把中国内陆的双飞人药水授权给江西双飞人制药”的描述，将双飞人公司与“法国双飞人药水”相关联。

一、二审法院均认为，“双飞人药水”侵害注册商标专用权，属于不正当竞争，应停止销售并赔偿。至于先用抗辩，二审法院认为享有在先权利的基础是其在先行为的合法性，2001年因法国利佳制药厂生产的“双飞人药水”进入中国内陆没有履行相关审批手续被都昌县行政部门查处，该在先行为不具有合法性，不能产生在先权利的法律后果。赖特斯公司不服，提请再审。

最高院认为，2013年商标法第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”

本案中，都昌县医药公司违反药品管理法第三十九条规定，未向药品管理部门申报其销售的法国利佳制药厂生产的“双飞人药水”而被行政处罚，且药品管理法第四十八条第二款规定“有下列情形之一的药品，按假药论处：（二）依照本法必须批准而未经批准生产、进口，或者依照本法必须检验即销售的”。故二审法院认定都昌县医药公司销售“双飞人药水”的行为不属于合法的在先行为，不能产生在先权利的法律后果并无不当。

但赖特斯公司提交的证据可以证明，法国利佳制药厂自上世纪90年代起在中国大陆部分地区的报纸上刊登“双飞人药水”广告，持续时间较长、发行地域和发行量较大，在华南等地区已形成一定影响，具有一定知名度。故可以认定法国利佳制药厂在先使用了“双飞人药水”所采用的“蓝、白、红”包装并有一定影响。本案中，双飞人公司主张赖特斯公司侵害其第7559578号、第7559588号注册商标专用权，但是在案证据表明，在“双飞人爽水”产品问世前，双飞人公司的关联企业曾以“双飞人药水”包装盒作为现有设计证据，申请对与“双飞人药水”包装相似的外观设计专利宣告无效，并获得支持。而且，双飞人公司在对“双飞人爽水”进行宣传时，存在主动混淆“双飞人爽水”与“双飞人药水”行为，可以证明其对法国利佳制药厂生产的“双飞人药水”的知名度已有认知。经营者在市场交易中，应当遵循诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。双飞人公司明知“双飞人药水”存在于市场，却恶意申请注册与“双飞人药水”包装近似的第7559578号、第7559588号商标并行使权利，其行为难言正当，赖特斯公司的被诉侵权行为应当被认定属于2013年商标法第五十九条第三款规定的商标权人无权禁止在先使用人在原使用范围内继续使用的情形，因此，赖特斯公司的在先使用抗辩成立，予以支持。在此基础之上，法国利佳制药厂的“蓝、白、红”包装在先使用并有一定影响，并且赖特斯公司已经在该包装的显著位置标明其享有商标权的“利佳”文字商标。故双飞人公司关于赖特斯公司存在不正当竞争的主张不能成立。据此撤销一、二审判决。

律师点评

诉前行为保全一般指“法院在诉讼提起之前，应权利人或者利害关系人的请求，采取措施制止正在实施或者即将实施的侵权行为，以保障权利人合法权益的一种临时性救济行为。”

自我国加入《TRIPS协定》后，进一步细化诉前行为保全，截至目前，知识产权领域诉前行为保全应用已有一定规模，我国不但在《专利法》《商标法》《著作权法》先后引入'诉前停止侵权行为’，而且出台了《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》系统规定诉前行为保全，并在《民事诉讼法》修正后增加完善了诉前行为保全的规定，目前我国诉前行为保全规定已成体系。尽管诉前行为保全的申请率并不高，但法院的支持率却不低，在80%左右。

在电子商务的语境下，诉前行为保全制度应用从实体商品转向线上销售的禁止。尤在以淘宝、拼多多等电商平台兴起后，通过线上销售侵权逐渐成为主流的知识产权侵权形式，由于电商销售具有线上商品与线下实物相分离的特点，因此采取诉前行为保全及时使商品链接屏蔽、删除，防止损失进一步扩大逐渐成为权利人的选择。

法律规定，人民法院审查行为保全申请，应当综合考量下列因素：

（一）申请人的请求是否具有事实基础和法律依据，包括请求保护的知识产权效力是否稳定；

（二）不采取行为保全措施是否会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害或者造成案件裁决难以执行等损害；

（三）不采取行为保全措施对申请人造成的损害是否超过采取行为保全措施对被申请人造成的损害；

（四）采取行为保全措施是否损害社会公共利益；

（五）其他应当考量的因素。

可以看出，对于商标权，一般情况下法院主要根据《民事诉讼法》的上述规定，审查诉前行为保全的几个要件是否都成立。具体来说，法院的支持理由包括如下四个条件：(1)申请人是商标权人或利害关系人，商标权效力稳定；(2）存在构成侵权行为的可能性；(4）存在紧迫性，如果不及时制止，将使申请人的合法权益受到难以弥补的损害，如申请人的市场份额等可能会遭到无法弥补的损失等；（4）申请人已提供了担保。部分案件中，法院还考虑了如下理由：（5）权衡申请人与被申请人的利益损失，不颁发保全裁定给申请人带来的损失将明显大于颁发保全裁定给被申请人带来的损失；(6)采取保全措施不会对社会公共利益和经济秩序产生任何不利影响。

诉前行为保全案件中，驳回的理由主要是不符合《民事诉讼法》第一百零一条及《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》的相关规定，主要有：

（1)申请人没有诉讼主体资格，商标权效力稳定的证据不足，如申请人商标过期未续展、不是权利人及利害关系人；（2)构成商标权侵权的证据不足，如被控侵权产品实际上与涉案商标差距较大，或提供的证据与本案没有利害关系；（3）申请人未提交充分证据证明其合法权益将受到难以弥补的损害，或对于不及时制止会使其合法权益受到难以弥补的损害的理由说明不充分；（4）缺乏采取保全措施的必要性和紧迫性。

可见，对于权利基础分析，在宜春中院作出保全行为的裁定中，法官只认定了双飞人公司系涉案商标的持有人，且这些商标至今有效；并没有对“双飞人药水”是否具有较高侵权可能性这一焦点问题展开分析。我们认为这是不严谨的，因为案件诉争的对象其实是“双飞人药水”产品究竟是否侵权，所以对药水的分析才是整个案件的基础。而双飞人公司在明知有再审判决的情况下，却不怀好意的提供了胜诉的二审判决，误导、蒙蔽法官，使法官误认为“双飞人药水”是侵权产品的行为，也使法官怀疑双飞人公司的举证真实，在接下来的正式庭审中，可想而知，双飞人公司将处于非常不利的地位。

相关法律规定

《民法典》

第一千一百九十五条　网络用户利用网络服务实施侵权行为的，权利人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。通知应当包括构成侵权的初步证据及权利人的真实身份信息。

网络服务提供者接到通知后，应当及时将该通知转送相关网络用户，并根据构成侵权的初步证据和服务类型采取必要措施；未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。

权利人因错误通知造成网络用户或者网络服务提供者损害的，应当承担侵权责任。法律另有规定的，依照其规定。

《中华人民共和国民事诉讼法》

第一百条 人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为；当事人没有提出申请的，人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。

人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。

人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。

第一百零一条 利害关系人因情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在提起诉讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请采取保全措施。申请人应当提供担保，不提供担保的，裁定驳回申请。

人民法院接受申请后，必须在四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。

申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。