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作者 | 孟杰雄 永新专利商标代理有限公司 （本文系知产力获得独家首发的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。） （本文5177字，阅读约需10分钟） 摘要 中国的创造性评价“三步法”，其核心是基于“问题-解决方案”分析来重构发明创造的真实产生过程。这种“问题-解决方案”的思路不仅能被审查员用来评价发明的创造性，而且还可以被申请人用来确定创造性的答辩策略。本文希望介绍一种在这方面切实可行的操作。 关键词 创造性、问题-解决方案、答辩策略、权利要求修改 序言 创造性位于专利体系的核心地带，是授予发明专利权的必要条件之一。创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步[1]。前者对应于技术方案，而后者对应于技术效果。由于发明要求保护的是技术方案，因此中国专利实践对创造性的评价重点还是落在发明是否具有突出的实质性特点上。《专利审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节给出了“突出的实质性特点”的具体判断方法，也称为创造性评价“三步法”，其核心是基于“问题-解决方案”分析来重构发明创造的真实产生过程。 笔者发现，不但审查员可以借助“问题-解决方案”分析来判断发明创造的非显而易见性，而且申请人也可以采用“问题-解决方案”发明分析来挖掘发明构思并确定创造性答辩策略。 首先，我们先来看看《专利审查指南》有关“三步法”的具体规定。 《专利审查指南》的创造性评价“三步法”[2] (1)确定最接近的现有技术 最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。 (2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题 在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。 (3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见 在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。 从《专利审查指南》的上述规定中可以看出，为了评价发明相对于现有技术是否显而易见，中国专利制度要求在找出发明相对于“最接近的现有技术”具有的区别特征之后，确定发明实际要解决的技术问题，并且从确定的技术问题出发判断发明的显而易见性。亦即，发明实际要解决的技术问题是通过包括区别技术特征的技术方案来解决的。如果审查员认定的区别技术特征就是发明点，则发明实际要解决的技术问题就应该是发明原来期望解决的技术问题，如果说明书有记载的话。在这种情况下，该专利申请的发明构思可以简述为如下的“问题-解决方案”表述： 发明旨在解决的技术问题是通过包括（作为发明点的）区别特征的技术方案来解决的。 确定创造性的答辩策略——修改还是争辩？[3] “问题-解决方案”表述不但能够体现发明构思，而且还可以在审查过程中确定是否需要修改权利要求。深入研究创造性的法律超出了本文的范畴。本文只是想借助于“问题-解决方案”发明分析来判断“引用的对比文件是否公开了发明构思？”由此，基于对该问题的答案来确定创造性的答辩策略。 如果答案是否定的，即审查员引用的对比文件没有公开发明构思，那么申请人当然没有理由缩小权利要求的保护范围，而是可以选择争辩的策略——尽力说服审查员以使他相信其之前有关显而易见的观点没有充分依据。 如果答案是肯定的，申请人可能需要对权利要求进行修改，或者删除该权利要求并后退到具有增加的限制的从属权利要求。下面我们假设需要修改权利要求。然而，我们在决定如何修改权利要求时所使用的策略取决于引用的对比文件是否公开了发明构思以及公开到何种程度。 例如，假设发明构思是在弹簧上固定建筑物或其他大型结构以抑制地震振动，从而保护所述结构免受损坏或坍塌。专利申请包含针对该发明构思的独立权利要求1： 1、一种装置，包括：结构，和支撑该结构的一个或多个弹簧。 如果审查员检索到公开了该发明构思的现有技术，则必须修改权利要求1以使其从最初形成的发明边界向后退。也就是说，实际情况可能并不像发明人原先认为的那样：将容易遭受地震破坏的结构固定在弹簧上是一种全新的概念。例如，一个可获得专利权的后退特征是，发明人为这种特定用途设计的特殊弹簧。 但是，即使审查员没有检索到公开发明构思的对比文件，他仍然有可能驳回权利要求1，因为权利要求1限定的“结构”不仅可以读到受地震影响的建筑物，还可以读到弹跳器、浴室秤、减震机械以及现有技术中已知的其他各种安装有弹簧的“结构”。然而，这并不需要通过增加与实施例细节相关的限制而将发明后退到非常窄的范围。相反，应该将权利要求1修改为更准确地定义“结构”——容易发生地震损害的建筑物和其他结构——从而保持对发明构思的全面覆盖，同时排除像弹跳器和浴室秤这样的“与发明无关的”现有技术。 当引用的对比文件没有公开发明构思时进行的修改 我们首先考虑与发明无关的对比文件（即，该对比文件未公开发明构思）的情况。在这种情况下，可以随时修改权利要求以包括一些区别限制。但除非原则上需要这种限制，否则这种限制可能是错误的。因为“错误的”限制将会缩小保护范围。 让我们回到上面介绍过的用于地震保护的固定在弹簧上的建筑的构思。假设审查员未检索到公开该发明构思的对比文件。但是，他已经驳回了权利要求1，理由是审查员将权利要求1读到了某些与发明无关的对比文件——即弹跳器、浴室秤和安装有弹簧的机器。 基于实施例修改该权利要求，可能会观察到建筑物包含有地板和窗户，但是弹跳器、浴室秤和安装有弹簧的机器没有这些东西。于是，权利要求1可以进行如下修改： 2、一种装置，包括：具有地板和窗户的这类结构，和支撑该结构的一个或多个弹簧。 这样的修改看起来似乎合理。但是，当我们考虑独立式塔楼和其他没有地板或窗户却可能同样受益于弹簧安装的大型结构时，就会发现这样的修改并不合适。 增加后退特征，例如发明人为此用途设计的特殊弹簧的细节也不合适。由于对比文件没有公开发明构思，因此没有理由使用后退特征。相反，我们希望在缩小权利要求的范围同时保持要求保护的发明边界与始终期望的边界一致——发明边界不包括与发明无关的现有技术，如弹跳器和浴室秤。 “问题-解决方案”分析很容易产生正确的权利要求语言。该发明解决的问题是某种类型的结构易于因地震振动而损坏或坍塌。然而，弹跳器、浴室秤和安装有弹簧的机器却不存在这个问题。修改权利要求应将发明置于问题产生的背景中使得发明边界能够包含始终期望的内容，同时排除与发明无关的现有技术： 3、一种装置，包括：受地震振动损坏的这类结构，和支撑该结构的一个或多个弹簧。 基于如下“问题-解决方案”表述可以得到同样的权利要求： 如何防止结构因地震振动而损坏的问题是通过在一个或多个弹簧上固定该结构来解决的。 还能以其他方式来修改权利要求1，以便定义易于发生地震破坏的结构。例如，用“建筑物”代替“结构”来修改权利要求可能就足够了，只要说明书明确定义“建筑物”包括其他易受地震影响的结构，如独立式塔楼。 另外，申请中已经存在的限定性从属权利要求可能包含了修复因与发明无关的现有技术而驳回独立权利要求所需的限制。因此，我们假设地震破坏保护专利申请可能已经包含了如下的限定性从属权利要求： 4、如权利要求1所述的装置，其中，所述结构受地震振动损坏。 实际上，限定性从属权利要求的主要功能之一是预测在审查期间或专利授权后可能出现与发明无关的现有技术的可能性。 如果不存在这样的限定性从属权利要求，我们将不得不针对新引用的对比文件来重新思考“问题-解决方案”，并提出一个明确发明边界的修改方案，而不是缩小发明边界。 当引用的对比文件公开了发明构思时的修改 如果引用的对比文件确实公开了发明构思，则澄清预期的发明边界可能解决不了问题，因为预期的发明边界实际上包含了现有技术。这种情况下，可能就需要使用从属权利要求中的后退（fallback）特征。但是，我们也值得重新思考之前的后退计划，因为在审查过程中我们仍然有机会根据说明书来进行修改。 我们必须谨慎地修改权利要求。为了将发明与新引用的对比文件区分开而增加到权利要求中的限制可能会将发明与所有的现有技术（包括最初形成权利要求的现有技术）区分开。于是，先前认为对获得专利权至关重要的限制现在可能过度限定了发明。采用“问题-解决方案”分析能够揭示出在我们增加新的限制时是否需要放弃某些限制。 假设发明涉及激光读取条形码。发明人在提交申请时所知道的最接近的现有技术是使用磁性墨水打印银行支票上的账号和其他信息。这种方法完全适用于银行检查环境，因为检查布局是统一的、规定好的，并且在受控环境下读取检查，确保磁编码信息与磁读头完全对齐，且与磁读头直接物理接触。 另一方面，要求编码对象与代码检测设备之间的编码对象均匀性和受控物理接触是销售场景中的主要问题。实际上，这些问题中的任何一个都是使用磁性墨水标签进行销售检查的阻碍。发明人的解决方案——使用条形码反射的激光或其他光——克服了所有这些问题。例如，独立权利要求5记载了以反射光作为发明点。 5、一种方法，包括：通过机器读取从对象上的识别码反射的光来识别该对象。 然而，假设审查员检索到的对比文件中，编码图案被附加到货车上并且由安装在轨道旁的光电管进行机器读取，该光电管在货车经过时读取从编码图案反射的光。相对于该对比文件，权利要求5的限定过于宽泛，因而需要修改。 重新思考解决方案，我们发现可以将权利要求限制到激光。然而，我们不能采用这种方法，因为在现有技术的货车系统中使用激光可能是显而易见的。然而，再次思考之后，我们找到了仍然保留有大量商业价值的解决方案。即，将发明实际解决的技术问题重新定义为如何快速准确地检查零售产品，并将解决方案限制到更窄的零售环境。 5、（修改）一种方法，包括：通过机器读取从对象零售产品 6、一种方法，包括通过机器读取从零售产品上的识别代码反射的光来识别该零售产品。 货车不是零售产品。因而，我们在答复审查意见时可以争辩说，发明借鉴了货车领域中的技术手段，将货车的机器可读代码用于零售产品，方便在零售产品售卖时对其标签进行检查，克服了磁性墨水标签存在的问题。 然而，权利要求6不是最佳的。当现有技术只是磁性墨水编码时，发明点可能在于“反射光”。但是，当进一步检索到货车的机器可读代码时，反射光对权利要求没有任何限制作用，其缩小了保护范围因而需要删除。实际上，在权利要求6中，“零售产品”不但将发明与现有的“货车”技术区分开，而且也将发明与现有的“银行支票”技术区分开，因此，权利要求6不再需要关于“反射光”的限制。 因此，在将权利要求5中的“对象”明确为“零售产品”的同时最好删除“反射光”的限制： 5、（修改）一种方法，包括：通过机器读取从对象零售产品零售产品对象。 7、一种方法，包括通过机器读取零售产品上的识别代码来识别该零售产品。 事实上，针对现有的“货车”技术进行问题-解决方案分析很容易产生更宽泛的权利要求7。确实，使用“零售产品”作为发明点，得到如下的问题-解决方案表述也包含了最初的“反射光”限制： 能够自动识别零售产品的问题是通过机器读取从零售产品上的识别代码反射的光来解决的。 然而，通过质疑每个限制的必要性，我们看到在删除“反射光”限制后剩余的技术方案仍然不会读到现有技术： 能够自动识别零售产品的问题是通过机器读取零售产品上的识别代码来解决的。 这个问题-解决方案表述直接产生了权利要求7。 是否需要形成“新问题-解决方案”表述，关键在于评估权利要求中的每个限制，以确保在增加新的限制后仍然需要它。然而，在复杂情况下，根据所有现有技术重新撰写“问题-解决方案”表述可以帮助我们找出不再需要的限制。 总结 合理利用“问题-解决方案”发明分析，有助于我们确定审查员对于显而易见的观点是否有充分依据；并且在需要修改权利要求时，我们可以借助“问题-解决方案”表述确定权利要求的修改策略。重要的是，我们应当首先重新考虑发明，然后才重新考虑权利要求。我们确实希望以现有技术允许的尽可能宽的范围来保护发明。保守的做法是两者兼顾：在不消除任何现有限制的情况下缩小当前权利要求（如权利要求6），但也可以基于“新问题-解决方案”表述得到新的权利要求（如权利要求7）。 参考文献： [1] 第十一届全国人民代表大会. 中华人民共和国专利法[M]. 2008. 12. 27 [2] 中华人民共和国国家知识产权局. 专利审查指南2010[M]. 北京. 知识产权出版社，2010: 172-173. [3] Invention Analysis and Claiming: A Patent Lawyer’s Guide，2007. |
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