论外观设计本国优先权制度的功能及其局限性

原文发表于《知识产权》

2022/02 总第252期

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论外观设计本国优先权制度的功能及其局限性

内容提要：本国优先权制度可以为专利申请人提供“优先期”时间、合案申请和类型转换申请的程序优势。我国专利法赋予外观设计申请人本国优先权之后，申请人可以利用这些制度功能，但也会受到某些限制。就“优先期”时间而言，申请人通过主张外观设计本国优先权可以达到实质延长专利权保护期限的效果。就合案申请而言，外观设计本国优先权规则可以与相似设计合案申请、局部外观设计制度搭配，为申请人提供更灵活和更节约的程序利益，但无法与套件申请制度相结合。就类型转换申请而言，我国外观设计专利申请人借助本国优先权可以实现从技术类专利申请到设计类专利申请的转换，且优先权基础应不限于实用新型申请，还应包括目前不被我国实践认可的发明申请，但从设计类专利申请转换为技术类专利申请则面临事实障碍，仅具理论意义。

目次：

1 引言

2 本国优先权的“西学东渐”

2.1 公约优先权的时期

2.2 本国优先权的出现

3 外观设计本国优先权制度功能之“优先期”时间利益

4 外观设计本国优先权制度功能之合案申请

4.1 外观设计合案申请制度之下的本国优先权主张

4.2 局部外观设计制度之下的本国优先权主张

5 外观设计本国优先权制度功能之类型转换申请

5.1 针对类型转换空间的不同观点

5.2 类型转换空间的具体分析

6 结语

1 引 言

为鼓励我国外观设计的创新，提升中国制造的附加值，我国2020年修正的《专利法》从实体和程序的角度提高了我国外观设计保护的水平，具体包括延长外观设计专利保护期限（第42条）、增设局部外观设计保护（第2条第4款）以及本国优先权（第29条第2款）等。然而，在2020年修正的《专利法》引入外观设计本国优先权之前，我国业界对本国优先权的理解和适用就一直存有争议。例如，针对本国优先权能否发挥延续专利保护期的作用，有观点认为，如果申请人在本国优先权期间行将届满时，通过主张相同主题的发明创造的本国优先权，可以实质延长专利权的保护期限；[1]相反观点则认为，这是对本国优先权制度的错误解读。[2]针对主张本国（以及外国）优先权能在哪些专利类型之间实现转换，有观点认为，技术类专利（发明或者实用新型）申请之间可以进行转换，但技术类专利申请和设计类专利申请不可以进行转换。[3]相反观点又可以分为两种：一种认为借助本国优先权可以实现从技术类专利申请到设计类专利申请的单向转换；[4]另一种认为借助本国优先权，可以实现技术类专利申请与设计类专利申请的双向转换。[5]

在我国《专利法实施细则》《专利审查指南》完成修订之前，[6]上述争议恐怕将一直持续，也可能会影响到2020年修正的《专利法》有关外观设计本国优先权规定的理解和适用。鉴于此，笔者不揣浅陋，试图以本国优先权制度出台的历史背景与功能定位为切入点，回应这些问题，同时分析外观设计本国优先权制度功能的局限性，以助力该制度的落地适用。

2 本国优先权的“西学东渐”

2.1 公约优先权的时期

优先权（right of priority）制度是国际工业产权保护的重要基石。《巴黎公约》1883年的原始文本第4条用了很长篇幅规定了专利优先权，1911年将优先权的适用范围扩大到了实用新型和原申请人的权利继受人。[7]现行版本（1967年修订的斯德哥尔摩版本）第4条A到I节涉及包括专利、实用新型、工业设计、商标、发明证书在内的各种工业产权的优先权。在加入《巴黎公约》之后，借助这项制度，缔约国国民可以就一项在后申请获得“公约优先权”（convention priority），只要该在后申请与其在另一个国家的在先申请指向同一发明。[8]也是从那时候开始，涉及国际专利申请的文献经常提到了“公约优先权”，其对应的国内专利法规范[9]，就是我们现在学界所称的“外国优先权”。尽管“外国优先权”的叫法会让人误认为是外国人享有的优先权，但不可否认，其最初设计的服务对象和最经常利用的申请人确实是外国人——毕竟本国人到国外申请专利之后，再到本国主张优先权的情况是少数。“公约优先权”（外国优先权）能够给专利申请人带来如下便利和好处。

第一，享有“优先期”的时间利益。公约缔约国国民在其本国第一次提出发明或实用新型专利申请之日起十二个月内，或者第一次提出外观设计申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照《巴黎公约》（第4条A（1））或我国《专利法》（第29条第1款），可以享有优先权。这里的“优先”表现为“优先于”优先权期间在中国申请的或者公开的相同主题的发明创造，也即这类出现在优先权期间的专利申请或者“公开技术”，并不构成破坏新颖性的抵触申请或者现有技术。专利申请人由此享有了十二个月或六个月的时间利益，还可以借机进行市场调查、经费筹集等行为。

第二，容纳改进及合案申请的程序保障。根据优先权制度，在后申请可以增加在先申请中没有的但符合单一性的其它技术方案，这满足了申请人将后续某些发明改进合案申请并节省申请费的利益。在后申请主张的技术方案已在在先申请中清楚记载的，可以享有优先权日；未在在先申请中记载的权利要求不享有优先权，其申请日应当为在后申请的实际申请日（部分优先权）为准。在后申请还可以通过主张多个优先权，在符合单一性的原则之下，合并多个在先的国外申请（《巴黎公约》第4条F小节）。

第三，享有切换专利类型的策略空间。在不违背“相同主题”的原则之下，在后申请可以进行专利申请类型的转变，例如发明申请与实用新型申请之间的互换。对此，《巴黎公约》第4条E小节第2款有明确规定：“依靠以专利申请为根据的优先权而在一个国家提出实用新型的申请是许可的，反之亦一样。”

2.2 本国优先权的出现

随着专利国际申请的活跃和频繁，外国人利用“外国优先权”到本国进行专利申请，并利用上述期限利益、合案申请、类型转化等程序利益的情况越来越多。相比之下，本国申请人因为难以利用类似的程序利益，在专利申请的流程中就处于不利的地位。[10]“本国优先权”正是国内立法者在这种背景之下所设计的平衡外国专利申请人与本国专利申请人程序利益的法律制度，其本质属于国内法的范畴。

与“公约优先权”首次出现在欧洲一样，“本国优先权”也是由欧洲国家首创的。荷兰是第一个出台“本国优先权”保护本国申请人的欧洲国家，并得到德国等其他欧洲国家的效仿。[11]我国也在1992年修改《专利法》时增设了“本国优先权”的相关条款，其中第29条第2款规定：“申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向专利局就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。”。

历史地看，推动欧洲各国以及其他国家（包括我国）落实“本国优先权”制度的重要国际事件主要有两件。

一是20世纪70年代《欧洲专利公约》的逐步实施。按照该公约的规定，缔约国的国民在首先向本国专利局申请本国专利之后，又就同一主题向欧洲专利局申请欧洲专利并指定本国或其他国家的，可以要求享有本国申请的优先权。据此，当申请人请求以在后的欧洲申请代替在先的本国申请时，就取得了12个月的优先权时间利益。相比之下，本国专利申请人由于无法获得前述程序利益，明显处于弱势地位。[12]

二是20世纪70年代之后《专利合作条约》（PCT）的逐步推广。《专利合作条约》不仅有类似的优先权制度设计，而且进一步扩大了专利申请人的时间利益（30个月）以及合案申请和类型转换的策略空间，这进一步打破了PCT申请人与本国专利申请人之间的利益平衡。这正是我国《专利法》在1992年修订时，在公约优先权（外国优先权）之外增设了本国优先权的重要原因，即保障在我国第一次提起一般专利申请的申请人的程序性利益。根据汤宗舜先生的描述：“本国优先权是1992年专利法修改时规定的。当时考虑到我国准备于1994年1月1日起正式参加专利合作条约，有必要在《专利法》中增设本国优先权，因为根据专利合作条约，如果申请人首先向专利局提出中国专利申请后，又根据条约就同一主题向专利局提出国际专利申请并指定中国的，他可以要求享有中国第一次申请的优先权。这对于申请人当然是有利的。如果不规定本国一般第一次申请也能产生优先权，那么我国（一般）申请的申请人就会处于不利地位。因此，于《专利法》中增订了本国优先权：申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起12个月内，又向专利局就相同主题提出专利申请的，可以要求享有第一次申请的优先权。”[13]尹新天持同样观点，认为我国1992年修改《专利法》增设本国优先权的原因有三个：第一，外国申请人与本国申请人程序利益的失衡；第二，我国加入PCT之后，“在能否享受本国优先权的问题上产生了因为申请途径不同而结论不同的不合理现象”；第三，本国优先权制度在世界上许多国家专利法中都有规定。[14]

不过，根据1992年增设的本国优先权规定，在先申请必须是向中国专利行政部门提出的发明或者实用新型专利正规申请，外观设计专利申请不能产生本国优先权。这个类型的限制在2020年的修法中被废除。《专利法》（2020年修正）第29条第2款明确了外观设计本国优先权，“申请人……自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。”随着新修订的《专利法》在2021年6月1日生效，我国外观设计申请人也可以开始利用本国优先权制度赋予的这些程序性保障。

3 外观设计本国优先权

制度功能之“优先期”时间利益

通过主张本国优先权，专利申请人享有最长不超过12个月（发明或实用新型）或6个月（外观设计）的“优先期”时间利益。在主张本国优先权的情况下，由于前后两个申请都发生在本国，因此不涉及公约（外国）优先权制度设计之初所面临的在“优先期”内的其他相同主题的申请案或方案公开的问题。那么，本国优先权能否实际延长外观设计专利权的保护期限呢？

反对本国优先权能够延长专利保护期的观点认为，“有学者提出之所以会出现'相当于延长专利期限一年’的情形，主要是因为在2009年《专利法》修改前的第9条，产生了先后申请实用新型与发明的重复授权及'转换保护制度’问题。”[15]其认为，当时由于先后申请实用新型与发明，导致同一个发明的实际保护期可能超过20年的不合理现象，“因为专利权的保护期限自申请日期计算，在先申请的实用新型专利授权前，再就相同主题的技术方案提出发明专利，则后申请的发明就相当于获得21年的保护期限。”[16]该观点最后指出，“因为要求优先权的在后申请的申请日仍然是在先的首次正式申请的申请日，怎么也是得不出'延长一年’这个结论的”。

笔者认为，这种观点不仅混淆了本国优先权确保时间利益和转换专利类型的两种功能，而且忽视了本国优先权制度之下确定实际申请日的特殊规则。首先，本国优先权赋予的12个月或者6个月的优先权期限，并不必然与专利类型转换有关，同类型的主题相同的专利申请也可以主张本国优先权。例如，根据《专利法实施细则》[17]第32条第2款的规定，申请人在本国提起一项在先的符合条件的[18]发明（或实用新型）专利申请之后，完全可以就相同技术领域、目的和预期效果的技术方案，提出一项在后的发明（或实用新型）专利申请，也即申请人可以在不做类型转换的情况下，主张本国优先权。从本国优先权制度产生的历史背景来看，这正是其应有之意。

其次，在本国优先权制度之下，实际申请日的确定并非以在先的首次正式申请的申请日为准，而是以提出优先权的在后申请的申请日为准。根据《专利法实施细则》（2010年修订）第32条第3款的规定，申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即被视为撤回。该规定的直接目的是为了避免重复授权，但也给申请人带来了特殊的期间利益：一方面，专利保护期的起算点推迟到在后申请日；另一方面，在先后两个申请之间，出现了一段足以排除第三方专利申请的期间，申请人于其中也享有了实质等同于专利保护期的特殊利益。就外观设计本国优先权而言，由于随着在后外观设计申请的提出，在先外观设计申请被视为撤回，外观设计专利申请的实际申请日也将以在后申请为准，而不以在先申请为准。这意味着，如果申请人在6个月的优先权期间行将届满时，通过主张相同主题的外观设计本国优先权，将实质延长了外观设计专利权的保护期限，最长达6个月。

4 外观设计本国优先权

制度功能之合案申请

在技术类申请的情况，同一主题之下具有延续性的发明活动可以通过多个权利要求乃至多个在先申请的方式予以呈现，并在符合单一性原则的情况下，通过主张局部优先权或者多项优先权，最终合并到一个在后申请案之中。例如，如果申请人提出了几个发明或者实用新型的在先申请，分别首次公开了发明的不同部分，那么在符合单一性原则的情况下，该申请人可以利用本国优先权，将这几个在先申请合并为一个申请，要求多项优先权，从而节约专利费用。[19]外观设计本国优先权是否提供了类似的合案申请的操作空间，值得认真分析。

4.1 外观设计合案申请制度

之下的本国优先权主张

与技术类发明相比，外观设计领域并没有规定可以在“总的设计构思之下”合案多项外观设计申请，但根据我国《专利法》（2020年修正）第31条第2款规定，申请人在“相似设计申请”和“套件申请”的情况下，可以将多项外观设计申请进行合案，以节省申请费用和管理成本。[20]

1. 相似设计申请

我国《专利法》在2008年修订的时候增设了相似设计合案申请的规定，即“同一产品两项以上的相似外观设计，可以作为一件申请提出”。根据《专利法实施细则》（2010年修订）第35条第1款的规定，外观设计申请人可以合并的与简要说明中指定的基本设计相似的近似设计不能超过9项（近似设计总数不超过10项）。在该修订之前，由于法律不允许相似设计合案申请，申请人为了防止市场竞争者近似修改的回避设计只能将相似设计另案申请，但有的会被审查部门认定属于“（实质）相同”的发明创造而以禁止重复授权的理由驳回。增设相似设计的合案申请制度，允许专利申请人在一份外观设计申请文件中多记载几个能够实现其基本设计构思的不同设计方案，实际上“相当于写入多个并列的独立权利要求”。[21]这样不仅有利于对抗他人的回避设计，也同时扩大了外观设计申请原本狭小的合案申请的空间。

在新修订的《专利法》生效之后，新出台的外观设计本国优先权规则可以跟相似设计合案申请制度搭配起来，为外观设计申请人提供更为灵活和节约的程序利益。例如，当外观设计申请人针对同一产品有前后近似的、符合单一性的多个外观设计，且最初因为各种原因没有合案申请的，那么利用外观设计本国优先权，就可以将这些前后相似的外观设计容纳到一个合案申请之中。

应当注意的是，可以合案的相似外观设计申请的各项外观设计首先应当为同一产品的外观设计。同一产品是指使用基本设计和其他设计的产品名称相同，并且是含有相同用途的产品。就用途而言，产品可以是单一用途的，也可以是有多个功能用途的产品。以多功能笔的外观设计为例，其可能包括带录音功能的笔（设计1）、带优盘功能的笔（设计2）和带MP3功能的笔（设计3），三个设计都含有书写笔的功能，可作为具有多种用途的同一产品。[22]

其次，可以合案的其他外观设计还必须满足与基本设计的设计特征相似、设计构思相同的条件。根据《专利审查指南》的规定，判断相似外观设计时，应当将拟合案的其他外观设计与基本外观设计单独进行比对。如果经整体观察，“其他外观设计和基本外观设计具有相同或者相似的设计特征，并且二者之间的区别点在于局部细微变化、该类产品的惯常设计、设计单元重复排列或者仅色彩要素的变化等情形”，则属于相似的外观设计。[23]而“具有相同或者相似的设计特征，是指其他设计与基本设计在形态创造上源于同一设计构思，彼此之间在形状、图案和色彩的整体、部分或其结合上具有明显的相同点。”[24]在这里，我们看到了“同一设计构思”的表述，这与技术类专利申请合案的要求“总的设计构思之下”如出一辙。

此外，相似设计申请以及本国优先权的结合，还有可能容纳部分“实质相同”的外观设计申请。实质相同的外观设计属于同样的外观设计，具体包括：外观设计的形状差异不明显、图案相同，或者外观设计的形状相同、局部色彩不同，或者外观设计的形状、图案均相同、色彩不同等等。[25]这类区别往往是一般消费者施以一般注意力时难以觉察到的细微差异。例如将带有图案合色彩的饼干桶的形状从正方体置换为长方体，或者互为镜像对称，或做数量和排列的变化等。[26]如果申请人先后提出了两项实质相同的外观设计专利申请，将违反《专利法》（2020年修正）第9条第1款有关“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定。这时候，申请人应当可以将其作为相似设计提交申请。[27]我国专利行政部门也支持将“实质相同”的外观设计视为相似设计进行合案申请的做法，认为“若同一产品的其他设计与基本设计构成外观设计实质相同，则允许该申请中多项外观设计作为相似外观设计合案申请。因此，构成相似外观设计的具体情形不仅限于外观设计实质相同的情形。”[28]

2.套件申请

满足合案申请的成套产品是指由两件以上（含两件）属于同一大类、各自独立的产品组成，各产品的设计构思相同，其中每一件产品具有独立的使用价值，而各件产品组合在一起又能体现出组合使用价值因此习惯上经常成套出售或者使用的产品。例如成套的咖啡器具就包括了咖啡杯、咖啡壶、牛奶壶、糖罐等产品。[29]但是，套件申请无法与本国优先权制度搭配起来使用。首先，主张（本国）优先权的外观设计申请，必须属于相同主题，而这必须同时满足两个条件：（１）属于相同产品的外观设计；（２）在后申请要求保护的外观设计清楚地表示在在先首次申请中。很显然，成套用品中的单独用品（例如咖啡杯、咖啡壶、牛奶壶、糖罐等）虽然属于同一大类的产品，但彼此之间并非相同产品，所以不符合第一个条件。如果当事人就成套用品的个别产品（例如咖啡杯、咖啡壶）的外观设计提出了在先申请，也难以清楚呈现其他产品（例如牛奶壶、糖罐等）的外观设计，因此不符合第二个条件。其次，套件申请制度不容纳相似外观设计。根据《审查指南》的规定，成套产品外观设计专利申请中不应包含某一件或者几件产品的相似外观设计。如果包含了这类相似外观设计申请，审查员应当发出审查意见通知书要求申请人修改。[30]因此，一项包含咖啡杯、咖啡壶、牛奶壶、糖罐的成套产品外观设计专利申请中，不应再包括所述咖啡杯、咖啡壶、牛奶壶、糖罐的两项以上的相似外观设计。这就排斥了相似设计合案申请的可能性。

4.2 局部外观设计制度

之下的本国优先权主张

《专利法》（2020年修正）第2条第4款明确了对产品“局部的”外观设计给予专利保护的规定。自2021年6月1日起，申请人已经可以向我国国家知识产权局提交请求保护产品局部的外观设计专利申请。[31]本文认为，局部外观设计制度同样给申请人提供了主张本国优先权从而实现合案申请的机会。

这里的关键问题在于，如何理解外观设计优先权主张时的“相同主题”的限制。在技术类专利申请的场合，相同主题意味着“第一个申请应当涉及同一个发明或革新”，在外观设计的场合，相同主题意味着在先申请的设计“应当涉及同一设计”。[32]笔者认为，在局部外观设计的情况下，“相同主题”应当理解为“相同产品的同一局部”，而且，正如主张技术类专利申请的优先权要求的“相同主题”不代表各项权利要求都全部相同，从而给予了申请人主张部分优先权、多项优先权的空间，在局部外观设计出现之后，应该也可以允许类似情况的优先权主张及合案申请。具体而言，外观设计申请人可以下述情况之下主张本国优先权：

第一种类型是相同局部近似设计的申请。如果申请人针对同一产品的同一局部有了多个类似设计，并且先后提起了申请，根据前述相似设计申请的分析，在优先权的期限之内，可以通过主张本国优先权，合并申请。

第二种类型是增补型的申请。如果申请人针对同一产品的不同局部先后进行了设计（例如牙刷头部的设计A和牙刷柄部的设计B），第一次申请仅针对局部A，在后申请则针对局部A和B，那么在后申请（局部A+B）可以主张（局部A）部分优先权。

第三种类型是合并型的申请。如果申请人针对同一产品的不同局部先后进行了设计，并前后提出独立的申请例如在先申请（局部A）和在后申请（局部B），由于这些局部之间存在差异，不符合“相同主题”的要求，因此在后局部设计B难以主张在先局部设计A的优先权，也无法进行合案申请。但是，如果申请人在优先权期限内，提出了包含有局部A和B的合并型申请，则可以借助多项优先权，主张在先的局部设计A和局部设计B的本国优先权。

第四种类型是涉及产品整体与局部关系的申请。有疑问的是，如果在先申请是产品局部外观设计（例如牙刷头），在后申请是产品整体外观设计（例如牙刷整体），是否可以主张外国（公约）优先权和本国优先权。在以前没有规定局部外观设计的时候，我国专利局曾经以局部外观设计与整体外观设计并非“相同主题”为由，驳回这类基于国外在先局部外观设计申请的外国（公约）优先权的主张，但受到业内的批评。[33]在我国引入局部外观设计保护之后，上述无法主张外国优先权和本国优先权的障碍应该消失了。这里的问题关键在于如何正确理解作为优先权基础的在先申请的公开内容。根据《巴黎公约》有关优先权的规则，如果在先申请作为一个整体（例如局部的牙刷头），清楚批露了全部信息，那么自然可以作为在后申请（包含局部牙刷头的牙刷）的优先权基础（部分优先权），而不仅局限于在先申请之中的权利要求的内容以及具体请求保护的内容。

有争议的是，如果在先申请是产品整体外观设计（牙刷整体），在后申请是产品局部外观设计（例如牙刷头），是否仍有主张本国优先权的必要？可能有观点认为这种申请完全是多余的。但有没有可能出现这样一种情况：在后外观设计申请针对的是产品某个局部（例如牙刷头）的一项或多项外观设计，而且这些局部外观设计构成了在先整体外观设计的局部的近似设计，例如在先申请已经披露了带有牙刷头局部设计的整个牙刷设计。在这种情况下，如果申请人以在先申请的、充分显示了相关局部的整体设计为基础，就近似的局部外观设计主张本国优先权，似乎也是符合《巴黎公约》规定的精神的。

5 外观设计本国优先权

制度功能之类型转换申请

5.1 针对类型转换空间的不同观点

外国优先权在申请类型转换上的好处，本国优先权同样可以享有。例如，根据《专利法》第29条第2款的规定，技术类专利申请的本国申请人可以在保持申请主题不变的前提之下，利用本国优先权对专利申请类型进行切换，包括发明和实用新型专利申请的类型互换。但是，技术类专利申请与设计类专利申请之间的类型转换关系，业界一直存有争议。

第一类观点认为，借助本国优先权可以实现从技术类专利申请到设计类专利申请的单向转换。例如，国家知识产权局条法司认为，对于实用新型和外观设计来说，仅仅允许单方向的转换。首次申请为实用新型的，根据《巴黎公约》第4条E第1款的规定，[34]可以后续提出一份外观设计申请，以实用新型申请作为其优先权基础。但反过来，如果首次申请为外观设计的，《巴黎公约》没有规定可以转换为实用新型申请，因此应当理解为不允许转换，即在先外观设计申请不能作为在后提出的专利申请和实用新型申请的优先权基础。[35]沿着这个思路，实务界有部分观点认为，尽管缺乏明确规定，但外观设计的优先权主张同样可以以在先发明申请（假设有附图）为基础。[36]

还有观点认为，借助本国优先权，可以实现技术类专利申请与设计类专利申请的双向转换。外国设计本国优先权的作用在于：技术类专利可以在优先权申请中转换专利类别，即由设计类专利转换为技术类专利；如果不转换专利类别，可以缩小和突出局部设计的保护。[37]据此，在进行类型转换时，可以出现由首次外观设计专利申请切换成为技术类（发明、实用新型）专利申请的情况。

5.2 类型转换空间的具体分析

本文认为，外观设计专利申请人借助本国优先权可以实现从技术类专利申请到设计类专利申请的转换，且优先权的基础不限于在先外观设计，既可以是在先的实用新型专利申请（有法律依据），理论上也可以是在先的发明专利申请（目前尚无国内法律依据，实践有障碍）。但是，从设计类专利申请转换为技术类专利申请则面临事实和实践的障碍，即便理论和比较法上存在有限的空间，但空间极小而且实践中也极少出现（表1）。下面详细分析。

表1：外观设计本国优先权所赋予的申请类型转换空间及依据[38]

（注：表1的“法”指《专利法》；“公约”指《巴黎公约》；√表示可行；╳表示不行）

1. 不涉及类型转换属于最正常情况

根据《保护工业产权巴黎公约指南》，设计类专利（外观设计）与技术类专利（实用新型或发明）涉及同一主题的情况本身就是“极为罕见”的，因为前者针对的是工业产品的外表装饰，而后者涉及产品的技术方案。[39]这种罕见性决定了主张外观设计本国优先权的最正常的场合应当是出现了先后设计类外观设计申请的情况，而不是需要转换专利类型的情况。

2. 从技术类申请转换为设计类申请的制度空间及可操作性较大

外观设计的保护和披露制度的特征，决定了类型转换的空间大小。优先权制度允许申请人切换专利类型必须以“相同主题”为前提，而主题的相同，要求在后申请应当与在先申请的内容相同，或者至少应当包含了在先申请的内容，否则允许优先权主张会损害公众及其他申请人的利益。就外观设计而言，相同主题意味着两个申请所请求保护的是“同一产品的同一项外观设计”。由于外观设计的保护范围以及披露形态体现为申请所附的图片和照片，外观设计“相同主题”的比较也是以申请所附的图片和照片为基础的，因此，如果在先申请是带有附图的技术类专利，对产品的外观设计（权利保护的客体）进行了充分的展示，达到外观设计申请的要求，那么以这样的技术类专利申请请求优先权，就是合理的。

从这个角度来看，《专利法》第29条第2款的表述“……自外观设计在中国第一次提出专利申请”中的“外观设计”，并非是指在先申请的专利类型，而是指可以作为外观设计给予保护的客体。[40]而由于实用新型通常有产品附图，在满足充分展示外观设计保护对象的前提之下，在后的外观设计申请自然可以将其作为主张优先权的基础。尽管很多发明专利申请并不要求存在附图，但按照同样的逻辑，假如在先发明专利申请具有附图，能够充分展示外观设计的完整设计特征，也即在可以实现比对“主题相同”的情况下，不应排斥这类主张。

然而，我国现行的专利审查政策在承认在先实用新型申请作为外观设计申请的优先权基础的同时，却直接否定了在先发明专利申请作为外观设计申请的优先权基础。例如，国家知识产权局的《审查规程外观分册》在涉及外观设计的优先权审查时规定，“（外观设计的）在先申请的类别仅限于外观设计和实用新型，对于明显为发明的在先申请，审查员应当发出视为未要求优先权通知书。”[41]

本文认为，《审查规程外观分册》的上述规定未能完整转换《巴黎公约》涉及优先权的相关规定，虽然《巴黎公约》第4条E小节仅仅明确了从实用新型申请向外观设计申请的转换，没有同时明确可以从发明申请向外观设计申请的转换，但该款规定并非用于规范优先权的类型转换功能（下文详述）。其次，拒绝将这类带有附图、充分披露设计方案的在先技术性专利申请构成在后外观设计申请的优先权基础，可能会违反国际条约设定的义务。再次，该拒绝的规则还可能会导致两个不合理的结果：（1）申请人在后申请的外观设计，可能被自己这类在先技术申请所无效；（2）申请人为了保留后续申请外观设计享有优先权的可能，必须在发明专利在先申请之外，再额外申请（《巴黎公约》所允许的）实用新型专利或者外观设计的在先申请，从而造成不必要的浪费。[42]而从比较法的角度来看，美国、欧洲、日本和韩国都不排斥将发明专利申请作为外观设计申请的优先权基础。[43]

不过，我国立法者应当注意到了上述情况。2021年8月份开始公开征求意见的《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》在“5.2.2.5视为撤回在先申请的程序”中规定，申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回，“但外观设计专利申请的申请人要求以发明或者实用新型专利申请作为本国优先权基础的除外”。按照该规定，在先发明或实用新型申请不会因为构成在后设计申请的本国优先权基础就被撤回，据此可以反推：无论是在先的发明申请，还是在先的实用新型申请，只要在先申请包含了在后的外观设计的，都可以构成在后的外观设计申请的优先权基础。

3. 从设计类申请转换为技术类申请仅具有理论意义，实践空间很小

由于在先外观设计申请所带照片和图片能够披露的信息是有限的，如果在实践操作中要实现设计类专利转换为技术类专利，也即如果在后的技术类专利申请（以语言进行表达的权利要求）以在先设计类申请（以照片和图片进行表达的外观）为基础主张优先权，势必面临很大的障碍。我国实务界就有观点认为不存在这种可能性。[44]

但理论上似乎不完全排除这样的可能性：外观设计申请所附的照片和图片完全披露了在后的技术类申请的所有技术特征。博登豪森先生在《保护工业产权巴黎公约指南》一书也提到，“本款（《巴黎公约》第4条E小节）规定涉及的只是这样一种情况：第一次申请是关于实用新型的，之后一个外观设计申请根据那个实用新型申请也可以要求优先权。规定中没有提到相反的情况，但是可以认为是包括在内的。”[45]

博登豪森先生为何认为存在这种的可能性，可能与当时世界各国专利制度的复杂状况以及他对《巴黎公约》第4条E小节的理解有关。根据其提供的线索，笔者检索到德国联邦专利法院（BPatG）曾在上个世纪六十年代的“贮藏容器”（Vorratsbehälter）案中，支持了当事人的在后实用新型申请主张在先设计类申请的优先权。[46]在该案中，一位美国申请人先于1966年8月16日在美国申请了“贮藏容器”的外观设计（第3542号），4个月后于1967年1月28日在德国提交了实用新型申请，并主张美国在先外观设计申请的优先权。德国专利局实用新型审查部驳回其优先权申请，理由是《巴黎公约》并不允许利用优先权进行这种类型转换。德国专利局的驳回理由与我们的上述考虑基本是一致的，其指出，“《巴黎公约》有意不规定这类主张，因为外观设计和实用新型服务于各自不同的目的，而且主张优先权还要求发明相同，但外观设计并不表现为发明的形态，至少并非以发明的形态披露。”[47]但案件上诉至德国联邦专利法院后，美国申请人的优先权主张获得了支持。德国联邦专利法院在判决书中详细解释了支持这类优先权的理由。

第一，从体系解释角度，《巴黎公约》相关条款没有设置任何类型转换的限制。根据《巴黎公约》第4条A小节第1款，已经在公约成员国就不同类型工业产权提交申请的任何人都主张优先权，而且没有限制必须是相同或近似的权利。第4条A小节第2款强调任何正规的国家申请都应该承认产生优先权，同样没有进行类型限制。第4条E小节更是直接规定了在先实用新型申请可以构成在后外观设计申请的优先权基础（第1款），以及实用新型申请和发明申请可以互为优先权主张的基础（第2款）。[48]

第二，从立法历史角度，《巴黎公约》第4条E小节并没有否认从设计类申请转换为技术类申请的可能性。德国专利局实用新型审查部认为，《巴黎公约》第4条E小节没有明确规定可以从设计类申请转换为技术类申请，所以排除了这种可能性，但德国联邦专利法院认为这种观点是错误的，因为该条款的出台另有历史背景。德国联邦专利法院指出，第4条E小节第1款最初出现在1911年6月2日的华盛顿修订会议的决定书里，这是公约首次规定实用新型申请并明确其与专利一样享有12个月的优先权期限。而彼时国际主流的观点认为，优先权的期限长短取决于在先申请的性质，例如在先申请如果是享受12个月优先期的发明申请，则在后申请同样享受12个月优先期。如果按照该主流观点，就会出现在后外观设计申请可以享受超过6个月优先权期限的不合理情况。为了避免这种情况，才出台了《巴黎公约》第4条E小节第1款的规定，即“在依靠以实用新型申请为根据的优先权而在一个国家提出外观设计申请的情况，优先权的期间应与对外观设计规定的优先权期间一样。”因此，《巴黎公约》制定者设计该条款的初衷是为了对当时通行的优先权期限适用规则做出一个例外规定，而不是为了规范优先权主张的类型转换。[49]在该条款的情况下，如果首次申请是外观设计的，根据该申请为在后实用新型申请主张优先权的，期间也按照外观设计的6个月计算。[50]同理，后来在海牙修订会议增补的《巴黎公约》第4条E小节第2款有关发明申请和实用新型申请的规定同样不是为了规范申请类型互换，而是涉及优先权期间的规定。对此，博登豪森先生在《保护工业产权巴黎公约指南》一书中特意指出，“这个规定无需解释。这里，优先权的期间并不发生任何问题，因为专利和实用新型的优先权期间是一样的（十二个月）。”[51]

第三，两类工业产权（实用新型和外观设计）的实质差异不应当成为主张优先权主张的“形式障碍”（einformelles Hindernis）。德国联邦专利法院指出，“考虑到《巴黎公约》成员国国内立法的差异，并不能断言，在所有的成员国之中，提交一份外观设计申请不能披露一项发明或者实用新型所包含的发明。而只要有一个成员国的国内立法允许存在这种情况，就没有理由从形式上拒绝（formell unzulässig）这些类型差异申请的优先权主张。”[52]德国联邦专利法院还特别提到了当时瑞士的国内法。[53]

本文认为，诚然如德国联邦专利法院所解释的，理论上存在借助优先权实现从设计类申请转换为技术类申请的可能性，但这种情况在实践中极为罕见。我国专利制度实施三十多年，似乎从没有这类公约（外国）优先权主张获得过支持。这点从我国业界对在先发明专利申请能否作为在后外观设计的外国优先权基础尚存在争议的事实[54]，就能举重而明轻地推导出来。因此，除非在后申请的实用新型或者发明的技术方案如此简单，以致于仅仅根据产品的外观设计申请所披露的照片和附图，就能简单、直接、毫无疑义地推导出来，否则并不存在借助优先权从设计类申请转换为技术类申请的可能性。

6 结 语

作为专利申请中的一项程序性保障措施，本国优先权制度的主要功能在于为专利申请人提供类似外国优先权所具有的时间、合案申请和类型转换的程序利益和策略空间。我国2020年修正的《专利法》增设了外观设计本国优先权，为权利人提供了前述程序利益，有助于提升我国外观设计申请环节的灵活性，提高我国外观设计的整体保护水平。该修改与国际主流接轨，也符合我国专利法第四次修改的价值取向。[55] 随着我国外观设计本国优先权规则的落地实施，其优点和局限也会在实践中逐渐展示出来，例如可否跟相似设计合案申请制度、局部外观设计制度搭配，能否借此主张各种申请类型的转换等等。本文根据国内外的实践和研究，对此做了初步的探究，希望能澄清相关问题，并起到抛砖引玉的效果。

注释  请向上滑动阅览

[1] 汤宗舜：《专利法解说》（修订版），知识产权出版社2002年版，第230页；国家知识产权局条法司：《新专利法详解》，知识产权出版社2001年版，第220页。

[2] 王晓先、黄亦鹏：《错误解读本国优先权制度的原因分析及立法建议》，载《知识产权》2012年第1期，第59页。

[3] 冯春时：《外国发明专利申请能否作为中国外观设计申请的优先权基础》，载微信公众号“IPRdaily”2020年1月21日，https://mp.weixin.qq.com/s/wzP5xsRaLAebvw70sAkPUg

[4] 尹新天：《中国专利法详解》（缩编版），知识产权出版社2012年版，第215页。

[5] 有文献提到，“日本规定发明专利申请与外观设计申请相互之间可以转换”，但笔者尚未查实，在此存疑。参见王美芳：《发明专利申请可否作为外观设计的优先权基础》，载《中国发明与专利》2012年第7期，第93页。

[6] 截至笔者投稿前，《专利法实施细则修改建议（征求意见稿）》《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》尚未完全回应上述争议。

[7] [奥地利]博登豪森编：《保护工业产权巴黎公约指南》，汤宗舜、段瑞林译，中国人民大学出版社2003年版，第21页。

[8] Kurt Lengner，Claiming Convention Priority in Germany, 16 Journal of the Patent Office Society 490, 490-493 (1934).

[9] 《专利法》（2020年修正）第29条第1款规定：“申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。”

[10] 同注释1，汤宗舜书，第228页。

[11] 同注释1，汤宗舜书，第229页。

[12] 同注释11。

[13] 汤宗舜：《专利法教程》，法律出版社2003年版，第81页。括号部分为本文作者所加。

[14] 尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社2011年版，第392页。

[15] 同注释2。

[16] 同注释15。

[17] 《专利法实施细则》于1992年公布，2001年进行第一次修订，2002年进行第二次修订，2010年进行第三次修订。

[18] 根据《专利法实施细则》（2010年修订）第32条第2款的规定，在先申请必须是首次申请，且不能已经要求外国优先权或本国优先权，不能已经被授予专利权，不属于按照规定提出的分案申请。

[19] 同注释11。

[20] 《专利法》（2020年修正）第31条第2款规定：“一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。”

[21] 同注释14，第403-404页。

[22] 国家知识产权局：《审查操作规程·外观设计分册》（2011），知识产权出版社2011年版，第75页。

[23] 国家知识产权局《专利审查指南》（2020年修订），第61页。

[24] 同注释22，第76页。

[25] 同注释22，，第145页。

[26] 同注释23，第277页。

[27] 申健、刘苗：《关于实质相同的外观设计申请日后合案申请的讨论》，载《法制博览》2019年第24期，第254页。

[28] 同注释22，第73页。

[29] 同注释23，第61-62页。

[30] 同注释23，第62-63页。

[31] 国家知识产权局：《关于施行修改后专利法相关问题解答》，载国家知识产权局官网2021年5月27日，https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/5/27/art_66_159677.html.

[32] 同注释1，汤宗舜书，第224-225页。

[33] 张天安、蔡民军、吴玉和：《部分外观设计专利申请的优先权问题》，载《中国专利与商标》2004年第4期，第25页。

[34] 《巴黎公约》第4条E第1款规定：“在依靠以实用新型申请为根据的优先权而在一个国家提出外观设计申请的情况，优先权的期间应与对外观设计规定的优先权期间一样。”

[35] 同注释4，第215页。

[36] 参见注释3和注释5。

[37] 先姐：《说说外观设计专利的国内优先权》，载微信公众号“先姐闲言”2021年2月11日，https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI1NTY2NjE1Mw==&mid=2247486594&idx=1&sn=557f1436fa154bc6cbeccd4d16b0d79b&chksm=ea333e04dd44b712d5fc9e6aea3bb13063f5b663a80ee73481a6db235617f58da8935d5533e1&mpshare=1&scene=1&srcid=10287v5baXddFqQsKRFvpaXH&sharer_sharetime=1635511545318&sharer_shareid=5124e166ccf08a3483dc0d8acdfdf53a#rd.

[38] 参见注释3，该表参考了该文献并作了增改。

[39] 同注释7。

[40] 同注释5，第90页。

[41] 同注释22，第155页。

[42] 赵亮：《引入局部外观设计和外观设计本国优先权制度的影响》，载《中国知识产权》2020年8期。

[43] 同注释5，第91-93页。

[44] 同注释3。

[45] 同注释7。

[46] BPatG, 5. Senat, 10.11.1967 5 W (pat) 53/67 'Vorratsbehälter', GRUR Int 1968, 204.

[47] 同注释46。（德文原文为：Diese Art der Inanspruchnahme sei in der PVÜ bewußt nicht geregelt worden, weil Geschmacks- und Gebrauchsmuster verschiedenen Zwecken dienten, die Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts auch Gleichheit der Erfindung voraussetze, ein Geschmacksmuster aber keine Erfindung verkörpere, zumindest diese nicht als solche offenbare.）

[48] 同G, 5. Senat, 10.11.1967 5 W (pat) 53/67 'Vorratsbehälter', GRUR Int 1968, 205.

[49] 同注释48。

[50] 同注释7，第34页。

[51] 同注释50。

[52] BPatG, 5. Senat, 10.11.1967 5 W (pat) 53/67 'Vorratsbehälter', GRUR Int 1968, 205-206.

[53] 同注释52。

[54] 同注释7。

[55] 陈扬跃、马正平：《专利法第四次修改的主要内容与价值取向》，《知识产权》，2020年第12期，第6-19页。