上海市知识产权保护中心（上海市知识产权发展研究中心），上海 200040摘要：本文从标准必要专利的概念、优势和劣势、标准和专利的关系以及标准必要专利产生过程几个方面进行介绍，分析标准必要专利产生、维护成本高和诉讼涉及问题复杂等几个难题，并给出相应的对策和建议。 关键词：标准必要专利；标准组织；专利；问题；对策 2021年5月，工业和信息化部数据显示：我国5G发展取得领先优势，5G标准必要专利声明数量占比超过38%，位列全球首位［1］。2021年7月，上海市浦东新区知识产权局印发关于《浦东新区科技发展基金知识产权资助专项操作细则》的通知，第二条资助内容第四点知识产权运营转化资助规定：有关标准必要专利池建设资助，企事业单位参与国际、国家或上海市行业标准制定的，以拥有标准必要专利为核心，牵头构建专利池，并开展市场化运营的，经审核，可给予一次性资助50万元［2］。标准必要专利的产出，体现了专利权人在业内的核心竞争力，是高质量知识产权专业能力和业务水平的有力证明，也是上海国际化都市经济和科技综合实力的体现。本文将对标准必要专利进行概念介绍，列举其若干问题并给出相应的对策和建议。 一、标准必要专利的概念（一）标准必要专利的含义。标准必要专利是指从技术方面来说对于实施标准必不可少的专利，或者说为实施某一技术标准而必须使用的专利。业内成员为达到某一行业标准的要求必须使用标准必要专利的技术，没有办法通过运用其他技术上可实施的且不构成侵权的方式来规避该专利技术。 （二）标准和专利的关系。先说标准与专利结合：标准与专利都以技术为主题，两者在推动创新成果应用、增进消费者福利、促进贸易活动和社会经济发展的宗旨上基本是同向的。标准含有专利，并不会给其实施带来法律和现实上的障碍，还能够实现两者较为良性的互动，更加有效地促进行业发展，并更好地实现它们的市场价值［3］。再说专利与标准结合：从广泛流传的说法“一流企业做标准，二流企业做品牌，三流企业做产品”就能看出专利与标准结合的力量。标准必要专利作为加持标准的一类特殊专利，拥有了具有强制性的独占专利权。标准必要专利所有人也就拥有了对相关市场的超强控制力和影响正常市场竞争秩序的能力。 （三）标准必要专利的优势和劣势。标准必要专利的优势是促进创新，增进效率，减少消费者的适应成本，消除国际贸易障碍。消费者使用同一种产品或者一个兼容产品，那该产品对于消费者个体来说更有价值。而相应的标准必要专利的劣势是，标准使技术多样性减少，会有选择次于最好技术的标准的风险发生，而且标准必要专利通常是拥有绝对领先优势的行业巨头制定规则，运用标准来限制其他企业的准入，运用话语权打压制约竞争对手，容易导致垄断发生。 二、标准必要专利的产生和认定（一）标准专利的产生。1.标准组织牵头开会形成技术初稿，标准组织成员申请专利。当有新技术需求时，标准组织一般会组织成员讨论是否推出普遍遵守和采用的技术成为标准，成员先独自或者组团进行申请专利，再向会议提出技术文稿，经过多次修改形成初步文稿后，专利申请文件与标准文稿会进行首次对应关系分析和联动。2.各方技术切磋利益博弈，技术文稿反复修改。在标准定稿之前的整个过程中，成员会在巨大利益的推动下据理力争，争取自己的技术文稿被标准组织接受并成为标准。在经过漫长和反复的多方会议过程中，技术文稿会经历多次修改，专利申请与技术文稿关系分析也会相应进行若干次。3.技术文稿修改为标准定稿，与之对应的专利申请授权，标准必要专利产生。经过标准组织各成员充分博弈后，标准最终定稿。回顾各标准组织成员在整个标准讨论期间提交的专利申请文件，获得授权且组织成员认为与标准能对应上的专利，专利所有人会制作技术特征色块对照表上传到标准组织公开网站上进行披露。 （二）标准必要专利三个层次的认定。虽然标准组织成员在标准组织公开网站上披露了围绕标准产出的专利，但专利与标准的对应性和其自身的稳定性并不确定，可以分为三个层次认定。1.自我认定。如果专利权人不向业内其他企业收取许可费，披露的标准必要专利就大致处于自我认定和自娱自乐的状态，并没有多少人理会。2.第三方认定。标准必要专利所有人自己或者委托专利许可公司向业内其他企业收许可费时，被收取费用方或者专利许可公司就会进行专利与标准文稿对应关系分析，来确认主张权利的专利与标准是否对应，如果确认对应，专利权人或者受委托的专利许可公司就会与专利权使用方就许可费问题进行谈判。3.法院认定。如果确实有企业使用了标准必要专利却拒绝支付费用，无法通过谈判解决专利许可费问题，只能寻求到法院诉讼的救济手段。经过诉讼程序认定的标准必要专利，可以算是最高层次的认定，不需要再找侵权证据，因为按照标准进入市场就必然使用了标准必要专利，需要缴纳专利许可费。 三、标准必要专利相关若干问题（一）授权专利产出成本高且与定稿标准对应难度大。经过多轮利益博弈和技术碰撞，标准终于不再修改，再回顾之前的专利申请，却大部分以作废收场。辛辛苦苦几年时间过去，标准本身可能由于技术上更好选择的出现、市场需求发生变化等而荒废或者改变；专利申请经过几轮答复和修改，有的申请被驳回，有的申请在答复过程中不断缩小保护范围，即使获得授权也修改得与标准不再对应。所以围绕标准所做的多件专利申请布局，授权的是少数，在少数中可以对应标准的也不多。另外，被申请人认定有成为标准必要专利潜质的重点跟进的申请，在PCT申请进国家阶段时会选择产品市场占有率高和有市场前景的多个国家，这就意味着一件专利会产生高昂的代理费和官费。如果说产生与标准对应的专利具有偶然性，而在这个过程中，必然的就是付出大量人力物力财力和时间成本。 （二）标准必要专利发明人专业水平要求高。产出标准必要专利，对于发明人学历、工作经验和专业水平要求非常高。标准部研究员的学历基本是顶级学府相应专业博士毕业起步，不然研究能力很难达到国内和国际竞争背景下的标准预研水平。技术门槛之高给专利代理人撰写专利申请文件时理解技术交底书带来巨大难度，并不可避免产生发明人和代理人之间的理解障碍，影响沟通效率和专利申请文件撰写水平。所以比起让专利代理人提高技术水平，不如让发明人理解专利申请文件撰写更现实和有效，所以标准部研究员学习《专利审查指南》《专利法详解》等书籍成了在岗继续深造的必需。另外，在标准国际化的大背景下，标准文件多使用英语，进一步增加了技术理解难度，除了专业技术本身，专业英语水平也要过硬才能更加胜任标准必要专利产出和复核PCT进国家文档的翻译任务。 （三）由标准必要专利引起的诉讼涉及问题复杂。由于通信领域市场全球化程度高、技术难度极大且独占性强等特点，绝大部分标准必要专利诉讼都集中在通信领域。标准必要专利经常用于业内实力相当的竞争对手之间进行交叉许可，和实力较强方对技术实力较弱的对手收取许可费用。标准必要专利权人基本都是具备雄厚经济技术实力的业内巨头，前期谈判不成后发起诉讼，往往都准备充分来势汹汹，涉及诉讼市场价值巨大。前几年我国两大通信企业被诉后，由标准必要专利引起的反垄断问题在学术界、实务界都展开了激烈的讨论。反垄断法、合同法和专利法在标准必要专利许可这一问题上，规定较为模糊欠缺实际操作性，而且在国际化竞争的大背景下，规制的主体范围仍然显得不够宽广。FRAND原则实际操作中存在困难，各家公司企业严防死守许可费率，许可协议的诉讼证据难以获得［4］。企业之间涉及到复杂的商务谈判，各种作为筹码的利益交换是否计入许可费计算基础等具体问题使原则难以实施。 四、对策及建议（一）政策制定者了解企业需求并提供相应的制度供给。1.基本处于成熟自治的运行状态的标准组织产出标准必要专利，组织成员对制度最大的需求往往是快速审查和快速确权。专利申请人希望尽快收到审查意见通知书，以便根据审查员检索结果初步确定专利申请的授权前景，并以此作为判断是否进一步进行国际申请的重要依据。现在上海市对特定领域创新性强、信誉良好的企业开放高速审查绿色通道，极大程度上压缩了专利审查周期，缩短了申请授权时间，使审查结果更加精确和及时。企业根据审查意见通知书的检索结果，若国内专利申请因为新颖性或者创造性上的明显问题不能授权，可以放弃PCT进国家以避免大量不必要的经费支出，若审查意见倾向于有授权前景，申请人可进一步评估后进行国际专利申请布局。2.对于还没有形成市场规模类型的新兴组织，建议政府发挥引导作用，不断完善制度环境，搭建服务平台为标准必要专利产出提供土壤和环境，在政策扶持上精准发力，围绕标准必要专利开展宣传和培训等，并可以尝试在创新企业孵化项目中嵌入的知识产权配套政策中加入专利与标准结合的相关内容，给一些初具规模、专利保护意识良好的高新企业组织以启发和引导，帮助其了解标准必要专利的重要价值，加强产出标准必要专利的意识。 （二）企业自身做好规划并加强复合型专利从业人员培养。1.标准必要专利对应的技术方向众多，实力相对有限的标准组织成员可以集中优势资源、提前做好规划，针对几个自身擅长的方向进行深度研究和挖掘，争取更加准确地预判，以提高竞争力并减少人力财力等创新资源的浪费。2.提升专利代理机构和企业内部知识产权部门对接标准部的服务能力，从专业角度做好与研发人员的沟通、技术方案完整性的提醒和实施例扩展的引导等工作，从权利要求布局、说明书实施例等方面全面提升专利申请文件撰写质量，将高水平、高技术含量的技术方案撰写成高质量专利申请文件，为授权过程中答复审查意见的修改留足余量，并为后续可能发生的专利许可和专利诉讼打好基础。3.知识产权部门和标准部门做好资源整合与交流合作，从市场和战略层面做好标准必要专利的国内外申请布局，并对标准必要专利产出和运营的全过程，包括方案完善、专利撰写、答复修改、状态跟踪，到授权后的标准对照和后期专利维护工作做最大限度的质量把控。对于要进行许可或诉讼的标准必要专利，知识产权部门和标准部门要组成专家组对涉案专利进行全流程专业技术支持。 （三）在实践中提升应对能力增强综合实力。1.利用好标准必要专利持有方应尽的义务。首先是被广泛应用的公平、合理、不歧视的FRAND原则。将专利写进标准势必会加强其垄断性，所以为寻求专利保护和公共使用目的进行技术标准化二者之间的平衡，FRAND原则如影随形，一直作为标准必要专利的重要制约手段。普通许可可以针对不同的被许可人，提出不同的许可条件。而在FRAND原则下，标准必要专利权利人在专利纳入标准化体系之时就被要求遵循原则，对相关标准实施者一视同仁。FRAND原则是弱势企业与标准必要专利权人对抗的武器，权利人由于违反FRAND原则而受到反垄断指控的案件层出不穷，业内巨头因此被判罚从而保护了相对公平的国际竞争环境，为弱势企业争取了存活和发展的机会。另外，标准必要专利产生过程中，权利人需要在标准组织规定的网站用制作成色块对照表的形式，向其他会员说明围绕技术文稿产出了多少专利。如果权利人有所隐瞒故意放水养鱼进行专利伏击，等待市场扩大后主张权利，会被认为是竞争滥用的一种形式，权利人就违反了披露义务需要承担不利后果。2.借鉴在先经验。在标准必要专利权垄断行为造成的知识产权制度利益失衡，正常市场经济制度遭到破坏的不利后果方面，欧盟和美国有在先的经历，欧盟的竞争法和美国的反托拉斯法体现了对这种垄断行为处理的基本态度和解决路径［5］。为了能更加有效地应对国际贸易和竞争中由标准必要专利引起的垄断行为，可以积极研究和借鉴其相关立法，并根据实际情况和政策需要，探索一些新思路和思考角度，完善细化标准必要专利垄断行为的规制办法。 总之，在科技行业国际化激烈竞争的大背景下，来自各方面的攻击无法避免，标准必要专利多次以强势姿态对我方形成强大的技术壁垒，而我方也在残酷的商业竞争中吸取国外科技优势企业经验和增强自身实力，并在不断参与国际标准组织，提升话语权，创造和积累自己的标准必要专利，脚踏实地为行业和国家的科技硬实力奠定坚实基础。 参考文献 ［1］ 中国日报网.我国5G标准必要专利声明数量位列全球首位［EB/OL］.（2021-05-17）［2021-11-26］.https：//www.360kuai.com/pc/9a58bd2270ee77a04?cota=3&k uai_so=1&tj_url=so_vip&sign=360_57c3bbd1&refer_scene=so_1. ［2］ 上海市浦东知识产权局.关于印发浦东新区科技发展基金知识产权资助专项操作细则的通知［EB/OL］.（2021-07-27）［2021-11-26］.https：//www.pudong.gov.cn/shpd/InfoOpen/InfoDetail.aspx?DeptId=00302 3&CategoryNum=003007&InfoId=50379af5-f241-45a0-a1aa-ec8818cada15. ［3］ 马天旗，马新明，赵星.高价值专利培育与评估［M］.北京：知识产权出版社，2018. ［4］ 拉里，布莱恩.技术专利许可、专利池和专利平台的国际性参考书［M］.祖侃，译.北京：法律出版社，2018. ［5］ 多米尼克，布鲁诺.欧洲专利制度经济学——创新与竞争的知识产权政策［M］.国家知识产权局专利复审委员会组织，译.北京：知识产权出版社，2016. |
|
|
