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过去十年中，标准必要专利（Standard Essential Patent，简称“SEP”）诉讼和许可的数量逐年在递增，由最早集中在手机领域，扩展到汽车领域；由集中在美国，扩展到亚洲和欧洲。且呈现出案件情节复杂、国际纠纷频发的趋势。SEP相关的法律环境也在不断发展和变化，标准必要专利的许可除专利法外，还涉及反垄断法、合同法。 对于技术标准的实施者而言，在SEP的许可中往往处于劣势地位，因为大部分信息掌握在SEP的持有人即许可方手中，作为被许可方很难接触到这些信息，许可方也不愿意公开共享。 在此背景下，知产前沿新媒体特别邀请到美国盛智律师事务所圣地亚哥办公室合伙人Stephen S. Korniczky律师、美国盛智律师事务所圣地亚哥办公室的Ryan P. Cunningham律师，美国盛智律师事务所硅谷办公室合伙人陈维国律师以“标准必要专利许可：实施者的许可策略”为主题开展线上研讨会。 会上，三位嘉宾为大家介绍了全球范围内SEP许可的基本情况、最新发展、以及实施者的许可策略、标准必要专利池的许可谈判策略等。知产前沿现将本次直播内容整理成文，供各位读者朋友参考学习。 （六）SEP实施者必须考量整个SEP许可的整体情况（一）SEP的实施者必须考虑每个许可将会如何影响其他SEP谈判（一）尽早制定适用于不同专利持有人的统一的SEP许可政策标准化是指在经济、技术、科学和管理等社会实践中，对重复性的事物和概念，通过制订、发布和实施标准达到统一，以获得最佳秩序和社会效益。标准一般经由国际标准化组织（SSOs）来制定。SSOs是一个制定技术标准的行业联盟。它为参与SSOs的成员公司提供了一个共同的平台来讨论、帮助、协作和制定包括无线通信等领域的标准，制定专业的技术标准有助于确定技术基准、统一全球市场、并对产品开发提供支持。同时，非成员也可以在不参与标准化组织的情况下申请SEP。SSOs制定的标准涵盖了广泛的技术，例如USB、蓝牙、WiFi等。
制定统一标准有助于统一架构，支持不同公司之间产品在一个网内互通，促进新技术的广泛采用、降低生产成本，最终为终端消费者提供更实惠的产品。通过降低标准化技术的开发成本来降低市场准入的门槛，支持新公司进入市场。
一旦一项技术被采用到标准中，如果实施者想要制造符合标准的产品，他们只能使用该技术并支付相关费用，没有其他选择。从专利许可的角度来看，由于缺乏竞争性技术，后来者必须采用标准必要专利技术， SEP的持有人可以设置高额许可费以“要挟”SEP的实施者，不利于市场竞争。SEP持有人很容易识别SEP实施者使用该技术的用途，并以此发现SEP实施者的侵权行为，简化了SEP持有人的举证步骤。部分NPE公司也利用了这一点。
2）以公平、合理和非歧视（FRAND）原则提供SEP许可其一，在保证SEP持有人获得适当回报的同时，维护SEP实施者的权益，使得大部分实施者都能以较低的价格获得许可，促进行业技术创新。在实践中，最大的争议在于“公平合理”的标准如何界定。其二，对于需要获得SEP许可的实施人，SEP持有人都应当以FRAND原则对其进行许可，且不能要求法院颁布禁止许可的禁令。公平、合理、无歧视原则是区别于标准必要专利与一般专利的最重要的因素，对于一般专利来说，专利权人可以以任意条件许可或不许可他人使用，但FRAND原则实际上是一个合同义务，而SEP的持有人则必须以公平合理的价格将SEP许可给任何愿意获得许可的实施人。
（六）SEP实施者必须考量整个SEP许可的整体情况 1、围绕统一标准可能存在成千上万的标准必要专利联合专利公司的一项调查发现，围绕4G和5G标准的标准必要专利申请已超过317000项，其中，已有近80000项已经被授权SEP：“As of January 2022, over 317K patents and applications have been self-declared afterremoving any duplicates. This number represents almost 39 K families. Close to 38 K families were self-declared to 5G and almost 16.6 K of those families were self-declared only to 5G. Of the 39K families uniquely self-declared to the LTE or 5G, over 96% are active in that they havean active pending application or active grant. Of the 317K applications and grants uniquely self-declared to LTE or 5G, about 25% have been granted and are still active.”——3GPP LTE and 5G Full Specification OPAL Methodology – Unified Patents.2、最大的SEP持有公司声称其拥有数千项标准必要专利3、许多产品利用了多个标准，但每个标准都有自己的一组SEP，需要分别进行许可。这其中，部分SEP的持有人会积极地要求许可，而部分持有人并不在意自身公司SEP的许可，主要靠产品盈利，而不靠SEP许可盈利。当前，国际SEP市场形式复杂，需要实施人对SEP许可的现状有整体、清晰的认识。
（一）SEP的实施者必须考虑每个许可将会如何影响其他SEP谈判 围绕同一项技术，可能有多个公司持有相关的SEP，因此SEP实施者通常需要与多个SEP持有人协商许可事项。与其中一个SEP持有人签署的许可协议并协商好许可费率时，该许可费率可能成为后来其他实施者谈判的参考。在签署单独的许可之前，SEP实施者应考虑该标准对所有许可人的总体影响。
SEP许可可能不会授予于中间组件制造商——“像诺基亚和爱立信这样的SEP持有人效仿高通公司，拒绝向调制解调器芯片供应商发放许可，因为只向原始设备制造商（OEMs）放许可证更加有利可图。”（FTC诉高通公司，《事实调查结果》，第130-132页。）“SEP holders like Nokia and Ericsson have followed Qualcomm’s lead and refuse to license modem chip suppliers because it is more lucrative to license only OEMs.”——FTC v. Qualcomm, Findings of Fact, pp. 130-132.
计算许可费率时，是以最终产品的价格为基准计算，可以获得更高收益。在理想情况下，SEP持有人不管是许可给芯片制造商，或是终端制造商，其应得的许可费应当是相当的，但是在实践中，持有人还是更有可能从“整机“许可中得到更高的许可费。
1、双边许可谈判缺点：SEP持有人和实施者双方都需要花费大量时间、金钱进行协商，效率较低优点：个人SEP持有人在许可条款方面通常具有更大的灵活性2、通过专利池获得许可- 通过在一个专利池中授权多个组合投资专利，降低谈判成本、交易成本；
- 相比直接与个人持有人谈判，专利池在许可条款谈判方面余地比较小；
例：一些比较有代表性的专利池（不同的专利池之间也会有重叠的部分）（一）尽早制定适用于不同专利持有人的统一的SEP许可政策 - 一致对待不同的专利持有人是十分重要的，个案许可策略往往导致冲突或不利的结果；
- 从公司角度来看，围绕一项技术制定统一许可策略有助于综合判断SEP许可对业务线的整体、长期影响，且不会因人员变动、部门变动等而导致许可的中断；
- 统一许可策略可以确保公司不同的业务部门中应用了相同的战略。
不同公司会采取不同的许可策略，但是一般都会包含以下内容：1、一般情况下，SEP将会在世界多个国家进行许可，因此有必要在许可策略中概述全球主要国家/地区的SEP许可的法律框架（包括SEP相关法律法规、司法态度、审判趋势等）以及典型案例。2、SEP许可费的计算有多种方法，我们建议，确定一种可应用于任何SEP持有人的符合FRAND原则的许可费率的计算方法：- 自上而下（Top Down）的方法（首先确定所有标准专利可能收取的总使用费，在考虑这些标准专利相对价值不同的基础上，对这些专利进行分配相应的许可费用。即：
- 可比许可方式（可比许可协议法是指通过分析现有或过往专利许可协议中的许可费，来确定涉案专利的许可费。由于被许可对象情况千差万别、许可条款各异，FRAND原则并不意味着对所有相似许可对象的许可费用及许可条件完全一致）。
3、收集实施FRAND许可费计算所需的数据，并建立一个有组织的信息系统，重要数据包括：4、SEP实施者在制定专利策略时，应当预先准备一套“信息模板”，列举出需要从SEP持有人处获得的必要信息（例如：持有人的通常许可策略、过往的许可对象等），此种方式有利于在许可谈判时增加己方的优势。- 作为SEP实施者，多数情况下愿意接受FRAND原则下的许可，但是某些情况下，SEP持有人可能会要求更高的许可费率。因此，最好可以设置一个纲领来决定何时与SEP持有人进行谈判、什么情况下选择诉讼；
- 选择合适的法院：不同法院对于FRAND费率计算方式和裁决不尽相同，实施者可以提前考察对己方有利的法院进行诉讼。
作为法务部门，可以和公司的财务、业务部门进行协商，共同设定一个“SEP许可储备金”，以应对将来可能出现的需要向更多SEP持有人取得授权的情形。
1、SEP持有人声明了哪些标准，相关的SSO政策是什么？不同的SSO有不同的FRAND许可政策，有一些SSO的许可可能是免费的。- 它公布的标准必要专利中有多少“实际上”对该标准至关重要（即完全涵盖该标准）？
- FRAND的非歧视性要求SEP许可方对所有被许可方采用基本相同的许可协议，尤其是针对同样的专利组合；
- 对不同专利组合的许可也可以使用可比协议法参考其他公司的许可费率（持有人一般不会透露许可给其他公司的费率，此种情况一般只能通过诉讼实现）。
大部分SEP许可费率都是保密信息，因此，SEP持有人通常不愿意降低他们的许可费率，但SEP实施人依然可以找到创造性的解决方案来降低许可费。- 一次性支付总许可费，可能比单独支付每一笔许可费更划算；
- SEP持有人更加看重“前瞻性许可”，而对于已经许可出去的专利，有更大的谈判空间；
- 可通过商业上的交易来降低许可成本，如专利许可的同时进行专利转让，则转让费用可抵扣一定许可费用；
- 考虑到SEP实施人与持有人的其他业务合作（如双方共同开发某项技术），可在将来可能需要的SEP许可中请求减少许可费。
- 根据FRAND条款，事先设定一个预期费率，主动向SEP持有人发起协商谈判；假如双方无法达成一致，则可以主动提起诉讼，要求重新确定FRAND费率；查询SEP持有人的其他可比许可协议作为参考；
示例：瑞士优北罗股份有限公司（u-blox AG）利用诉讼获得许可成功的案例- u-blox AG et al v. Koninklijke Philips NV, Case No. 2018-cv- 162 (S.D. Cal. Filed July 18, 2018)
- u-blox AG et al v. Interdigital, Inc., Case No. 3:19-cv-001(S.D. Cal. Filed January 1, 2019)
- u-blox AG et al v. Sisvel International S.A. et al., Case No.3:20-CV-00494 (S.D. Cal. Filed March 16, 2020)
- u-blox AG et al v. Koninklijke KPN N.V., Case No. 3:21-cv- 01220 (S.D. Cal. Filed July 2,2021)
如上几个案例可以看出，通过诉讼，最终法院判决的FRAND费率往往比SEP持有人主张的费率低很多。- 实施人应该制定一个积极主动的SEP许可策略，可以一致地、长久地适用于所有SEP持有人；
- 实施人应该积极主动进行谈判——不要等到被起诉侵权才寻求第三方机构进行裁决；
- 全球范围内的监管机构和立法机构都在密切关注FRAND问题，作为被许可一方应当更加关注和寻找世界各地的对SEP实施者更为友好的政策。
作者：Stephen S. Korniczky、Ryan P. Cunningham、陈维国 |
