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文 | 赵 宇 王 琨 赵丽君 前 言 制造行业中诸多产品都可能被注册外观设计专利，而专利转而成为企业进行行业竞争、保证行业主导地位的武器。企业通过起诉侵权行为，对其他商家进行打击、妨碍其业务发展和产品销售。因此，律师在处理外观设计专利纠纷时，可以考虑以下抗辩思路：首先考虑外观设计的法律稳定性，是否和在先设计相同或实质性类似，并提出无效宣告，一旦专利无效成立则侵权行为不成立；其次研究涉案外观专利具体保护的设计特征，如果是行业常见设计+一些功能性设计（而非具有美感的设计特征），则可能不是外观设计的保护对象。具体案件中，律师可以通过观察产品外观设计的设计水平程度以及原被告之间产品的关系等综合判断案件的实质争议，从而快速高效的解决问题。 在本次河北省石家庄中级人民法院裁决的实务案例中，有二处实务观点值得研究 。本文就“外观设计专利属于行业常见形状+功能性设计时，如何给予抗辩”通过此篇文章与广大同仁一起交流 案情简介 原告：A科技有限公司（以下简称A公司） 住所地：合肥市xx区xx路xx幢 被告1：B科技有限公司（以下简称B公司） 诉讼代理人：赵宇、王琨（实习），天津瀛略律师事务所律师 被告2：C纸塑包装有限公司（以下简称C公司） 诉讼代理人：赵宇、赵丽君（实习），天津瀛略律师事务所律师 审理法院：河北省石家庄中级人民法院 案号：（2021）冀01知民初1962号 原告A公司诉被告B公司、C公司侵害外观设计专利权纠纷一案，2021年8月25日在河北省石家庄中级人民法院立案，案号为（2021）冀01知民初1962号。2021年11月10日A科技有限公司申请撤诉，2021年11月22日法院做出裁定：准许A科技有限公司撤诉。 天津瀛略律师事务所赵宇律师、王琨实习律师、赵丽君实习律师代理二被告，在接案后2个月内取得案件胜诉结果，获得当事人的高度评价。 诉讼过程 一、原告诉请 原告是橡胶和塑料行业的一家制造商，其经营范围涉及生物基高分子材料及其制品、航空餐具及其一次性用品研发、生产及销售；食品包装盒(冷冻、冷链、加热用)、塑料制品、吸塑包装盒、容器内包装桶、内衬桶(桶身、桶盖)及模具研发、生产和销售；餐饮用工具与卫生用纸制品销售；道路普通货物运输。原被告属相同行业，经营范围、客户在一定范围内重合，存在竞争关系。原告在一次展会中发现被告宣传销售的产品与其已经注册专利权的产品高度相似，侵害了原告的外观设计专利，遂提起诉讼。 原告A科技有限公司提出如下诉讼请求：1.依法判令被告立即停止生产、销售、许诺销售侵害原告外观设计专利权产品，并销毁所有侵权产品；2.依法判令被告赔偿原告xx万元；3.依法判令被告承担原告为制止侵权行为支出的合理费用XX万元；4、依法判令本案诉讼费由被告承担。 二、被告B答辩 （一）答辩人实施的设计属于现有设计，不构成侵犯专利权。 涉案专利名称为“xxx”，申请日为xx，公开日为xx。答辩人通过可信时间戳的方式取证，对相同专利名称进行检索，可以发现申请日之前已经存在相同的外观设计。从涉案外观设计附图及公开的产品设计图对比可知，现有设计中已经公开了产品的形状、底部螺纹等，公开产品与涉案专利属于相同的设计，公开的产品构成涉案专利的现有设计，根据《专利法》第六十七条，答辩人能证明其实施的设计属于现有设计，不构成侵犯专利权。 （二）仅具备功能性而不具美感的产品设计不应通过外观设计专利权予以保护。 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（法释〔2009〕21号）》第十一条第一款：“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时…对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑”。 被答辩人的专利设计体现的都是功能性特征，不是外观设计专利的保护对象。根据《专利法》第一条，外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。涉案外观完全依照配套产品形状设计而成，并没有体现不同的形状、图案或色彩的结合，依法不属于专利法保护的外观设计。（鉴于保密而言，具体设计特征对比略去） 三、被告C答辩 同意B公司的中止审理请求，具体答辩意见与B公司一致。 案件评析： 一、处理侵害外观设计专利纠纷，首先考虑外观设计专利是否有效。 通过专业律师检索查询涉案专利的法律稳定性——即是否和在先设计相同或相似。外观设计专利无效的证据，可通过行业官网、销售过程、产品展示、新媒体平台等途径寻找。主要寻找原告专利申请日前已经公开的相同或有高度相似性的外观设计，以证明原告专利属于现有设计，从而确认外观设计专利无效。确认专利无效从根本上消除原告的权利基础，打击对方嚣张气焰，减少未来恶意竞争的可能性。 二、本案抗辩重点之一是：不具有美感的功能性特征，是否应当是外观设计专利的保护对象？司法实务中，有最高法院相关案例给予阐述，具体为如下： 1、外观设计专利提供对产品新外观设计的保护，根据TRIPS对外观设计的有关规定，“这种保护不应延及主要是根据技术或者功能的考虑而做出的外观设计”。 在最高人民法院于2015年4月21日公布的《最高人民法院知识产权案件年度报告（2014）》中提到如下案例，再审申请人晨诺公司与被申请人威科公司、张春江及一审被告、二审被上诉人智合公司侵害外观设计专利权纠纷案【（2014）民提字第193号】。根据最高人民法院的判决，不是由产品功能唯一决定的设计特征，应当在判断外观设计是否相同或相近似时予以考虑。 2、最高人民法院发布的指导案例85号——高仪股份公司诉浙江健龙卫浴有限公司侵害外观设计专利权纠纷案【（2015）民提字第23号】认为：外观设计专利中如果设计特征被判定为功能性设计特征，此时该特征的区别对外观设计的形状判定则无影响。 相关法条链接 1、《中华人民共和国专利法(2020修正)》第一条 外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。 2、《中华人民共和国专利法(2020修正)》第二十三条 授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。
授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。
授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。
本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。 3、《中华人民共和国专利法(2020修正)》第四十五条 自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求国务院专利行政部门宣告该专利权无效。 4、《中华人民共和国专利法(2020修正)》第六十七条 在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。 5、最高人民法院关于修改《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》等十八件知识产权类司法解释的决定 第十一条 人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经国务院专利行政部门审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼。 作者简介： 赵 宇 瀛和律师知产委副主任 天津律协知产委委员、专利组长 瀛略律所合伙人律师、专利代理师 赵宇律师曾经在专利事务所精专于知识产权法务工作；之后北京、天津的高科技企业担任法务部长等职位，具有丰富的一线企业知识产权及法务工作的实操经验，特别是在企业知识产权类法律风险的预防、控制和解决中，成绩突出，经办过数百件知识产权争议、经济合同、商事纠纷的案件；多次在最高法院及地方高院代理案件，得到当事人好评。 王 琨 天津瀛略律师事务所实习律师 天津大学法律硕士 英语专业八级 熟悉银行诉讼业务，处理过大额存单质押、金融借款、利息返还、破产案件实现担保物权等案件；参与不良资产处置；合同合规审查；商标、著作权诉讼与非诉等。 赵丽君 专利代理师 助理级工程师 天津大学法律硕士 法律和理学双学士学位 曾任职于检察院，熟悉刑事案件办理流程，后在国内知名医疗器械领域科技型企业从事知识产权工作，负责专利检索、专利撰写、专利申请、审查意见答复等工作，熟悉企业知识产权全生命周期流程管理，知识产权行业工作经验丰富。业务范围涵盖专利、商标、著作权诉讼与非诉讼、民间借贷纠纷、海商案件、常法服务、合同纠纷等。 |
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