 先插一个聊天记录。今天有同行跟我交流关于无效的事情。   在无效实务中，分析了组合效果，然后检索了证据打创造性是最常见的无效策略。实际上，根据数据统计，每年的专利无效策略中创造性理由占比也是最多的。（下图为2021年专利无效数据统计）   很多人可能会有疑问，为什么以新颖性理由无效掉的案子这么少呢。新颖性就这么不好用么，还是说大多数机构、律所的检索或口审论述能力很拉胯呢。 新颖性，我们知道虽然严格，但于审查的理论上来说，又不是特别严格： “如果专利申请与对比文件公开的内容相比，其权利要求所限定的技术方案与对比文件公开的技术方案实质上相同，所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果，则认为两者为同样的发明或者实用新型。” “如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件所公开的技术内容完全相同，或者仅仅是简单的文字变换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。” “如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。” 就是说可能并不是严格的字面公开了新颖性四要素，但满足以上条件的，也可认为不具备新颖性。 注意，不管审查时候如何，以上几条对于无效实务来说，也就是个“理论上”。  实际上，但凡有点区别，新颖性的理由就很难靠得住。通常来说不会把有区别的文件作为新颖性对比文件，或者说即便是拿来作为新颖性对比文件，也只是一个辅助，主要策略仍然是创造性。原因很简单，专利权人也是会争辩的。 那么绕回来说创造性。实务中只要是创造性的理由，就必然是基于分析的组合效果，专利权人的争辩也是会针对这一点。经常可能争辩的点就像这位同行说的，“主张技术特征共同组成一个完整的技术方案，从而实现技术效果”。以此论述说，请求人将有组合效果的技术特征割裂了。极限时，可能会论述所有技术特征间都有组合效果。这要从几个方面去看。 1.检索前的分析是否到位 如果组合效果的分析不到位，遗漏了，那么专利权人的争辩被支持也是正常的，只能检讨自己的问题。 2.效果是否能合理推出 如果从说明书中的内容不管是字面上还是合理分析层面上都没法推出的效果，八竿子打不着的俩特征给人说成了有组合效果，结果得到了合议组的支持，那会很难办。假如打第二次，检索难度加倍。 于是很多跟我交流过的律师、代理师，他们会因为第二点的亲身经历，希望每一次的检索证据都能最好是新颖性的证据，但凡需要创造性组合，就会觉得很别扭。 追求证据的强度固然是没错的，但因为某些案子的特殊情况，就认为所有案子都应该这样筛选证据及证据组合，这样会主动放弃很多实际可用的无效策略。要知道特殊情况并不能代表一种趋势或者默认的无效倾向。更何况，根据个案无效情况的分析，也许问题还是主要出在自己身上。 把合理的策略都拿出来，然后希望合议组能公平公正，这已经是能做到的极限了。 那么专利权人对组合效果的争辩对无效检索有什么影响。 我认为是没什么影响。该怎么检索就怎么检索。本文主要是想说说我的经验和看法：我打赢的这些无效中，专利权人经常也这么去干，但只要自己一开始的组合效果的分析到位、证据也到位，合议组大多时候是讲理的。 我经历过合议组偏向特别明显的情况，甚至于说为专利权人写小作文，一度也气不过，但不能因为个案乱了自己的分寸，事情该怎么办还是怎么办。一旦受某些案子的影响太深，会发现自己做不了几个。毕竟哪有那么多能以新颖性理由打掉的案子。 反而是可以思考一下每年的无效统计数据。九成以上创造性理由，这不是没有道理的。 很多检索书或者教学视频会告诉我们，先全要素组合检索，尝试检索新颖性，然后检索创造性。 根据统计数据以及我的实际无效检索经验，大可不必进行全要素组合检索，直接上手创造性检索即可。直接把握成功率更高的部分岂不是更好。没必要在新颖性这块强碰运气。实务中真没那么多时间来碰运气。 而且仔细想想，新颖性证据如果真的存在，不也是会出现在针对创造性的检索式中么。 实务中我也不要求进行抵触申请的检索。一方面是因为新颖性理由在无效中的严格程度，另一方面是因为合乎抵触申请条件的对比文件一旦在新颖性这块站不住脚，那么也没法用作创造性的组合证据。简单地说，一方面要花时间碰运气，另一方面，也就只能是碰个运气。 对检索或诉讼感兴趣的可以申请进群：“黑娃王律-检索诉讼6群”。只允许知识产权话题交流，群内不闲聊，不打广告。 黑娃 许利民，思博论坛/知乎ID“黑娃” 1）景毅检索分析团队负责人、思博论坛版主； 2）检索分析师、知识产权师； 3）机械、管理双学历； 4）擅长无效检索、侵权检索、商业秘密非公知性检索、稳定性检索、公众意见检索、查新检索，有丰富的涉诉无效检索经验，积累了许多全部无效案例； 5）有对企业、代理机构及高校的专利检索培训经验； 6）已经手包括化工机械、医疗器械、芯片封装、新能源、通信、电商产品、注塑机械等在内的许多领域专利检索。  |
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