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（三）从“实际从事”的证据判定是否构成“商标代理机构”三、诉争商标指定使用服务仅限于法律服务（4506群组项目）《商标法》第十九条第四款规定：商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。 从法条字面上看，该条似乎仅适用于专业从事商标代理业务的公司、律所，对一般商标申请人无用武之地。但实际上行政与司法实践对该条采取文义解释，使得该条款适用在条件及程度上相比其他条款更好适用。即诉争商标申请时，申请人只要存在被认定为商标代理机构情形而诉争商标并非指定使用在法律服务（4506群组）上即可适用商标法第十九条第四款予以规制。以下笔者将结合在先案例及实践经验，对商标法第十九条第四款实务中主要的焦点问题进行归纳与总结。 已在商标局备案的公司、律所等本就以或准备以“商标代理”服务为业，属于传统意义上的商标代理机构，无疑属于商标法第十九条第四款规制的商标代理机构。如在“胡姬花”商标无效宣告案件[1]中，北京市高级人民法院认为“诉争商标的原注册人财源商标事务所在诉争商标申请注册时为商标局备案的商标代理机构，其系2013年修正的《中华人民共和国商标法》（以下简称“2013年商标法”）第十九条第四款规定的商标代理机构。” 在如在“GXNBOCZ凡波士”商标无效宣告案[2]中，北京知识产权法院认为原告曾是在原国家工商行政管理总局商标局备案的商标代理机构，诉争商标构成2014年商标第十九条第四款所禁止情形。2014年7月国家工商行政管理总局商标局发布《商标代理机构备案须知》明确：经工商登记的商标代理机构，其经营范围中应当含有“商标代理”或者“知识产权代理”项目。2019年4月北京市高级人民法院发布《商标授权确权行政案件审理指南》14.1条明确工商营业执照中记载从事商标代理业务的主体认定为商标代理机构。《商标审查审理指南2021》对商标代理机构释义包括经市场监督管理部门登记时标明从事商标代理、知识产权代理等业务的主体。即营业执照等主体资格证明文件上标明的经营范围、业务范围等也是判定“商标代理机构”的一种方式。1. 经营范围明确含“商标”字样项目，认定构成“商标代理机构”。 经营范围中含“商标”字样的经营项目，如“商标代理、商标查询、商标评审、商标登记、商标转让与代理服务”等，均会被认定构成“商标代理机构”。较早的案例如“黄金智慧”商标驳回复审案[3]，法院认为黄金智慧公司的经营范围包括“商标代理”业务，属于商标代理机构。在“若谷草堂”商标无效宣告行政判决[4]中，法院认为原告营业执照所载经营范围为“商标代理、商标查询、商标评审、商标登记等服务”，故原告属于商标法第十九条第四款所指的商标代理机构”在“有巢时代及图”商标驳回复审案[5]中，法院认为有巢氏公司在申请注册诉争商标时，其经营范围包括“商标转让与代理服务”，故其属于商标法第十九条第四款规定的“商标代理机构”。2. 对“商标代理机构”扩张解释，经营范围含“知识产权代理”项目的主体不区分是否“实际从事商标业务”均认定为“商标代理机构”。 商标法第十九条第四款是2013年商标法新增内容，从部门规章及地方司法文件看该条主要规制的是“从事商标代理业务的主体”。如，对于商标代理机构性质认定，《商标审查审理指南（2016）》国家工商行政管理总局商标局总结过往经验将商标代理机构定义为“从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所”。2019年北京市高级人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》14.1则将商标代理机构认定为从事商标代理业务的主体。但众所周知商标仅是知识产权中的一种权利，知识产权还包括专利、版权等，也就是说 “商标代理服务”不必然完全等同于“知识产权服务代理”。而司法实践普遍的观点认为知识产权代理服务包括商标代理服务，故经营范围含知识产权代理服务项目的，属于商标法第十九条第四款规定的商标代理机构。如在2019年的“伏天氏”商标驳回复审诉讼案件[6]中，原告上海阅文公司主张其经营范围虽然含“知识产权代理”，但实际从事网络文学及周边产品开发，即经营范围内的知识产权代理指向与主营业务相关的著作权（版权），况且原告在诉争商标申请后明确知识产权代理项目不包括商标代理项目，但法院认定经营范围包括“知识产权代理”服务项目属于商标法第十九条第四款规定的“商标代理机构”。类似的案例还有南京元未公司“浚”商标驳回复审案[7]、“全职高手及图”商标驳回复审案[8]。笔者认为将“商标代理机构”进行扩张解释除了有其“严厉打击恶意注册”的政策背景外，还与经营范围登记项目长期以来表述不规范有关。2020年国家工商总局《经营范围规范表述目录（试行）》首次将“商标代理”经营项目从“知识产权服务”经营项目中独立出来并将其定性为“商标事宜的活动”。《经营范围规范表述目录（试行）》将《国民经济行业分类》中代码为752知识产权服务对应的规范表述经营项目分为商标代理、专利代理、版权代理及知识产权服务，而知识产权服务定义是从事集成电路布图设计等其他知识产权服务的活动。 而在此之前，民事法律主体一般参照《国民经济行业分类》选择登记经营范围。如2011年版《国民经济行业分类》知识产权服务的定义是指对专利、商标、版权、著作权、软件、集成电路布图设计等的代理、转让、登记、鉴定、评估、认证、咨询、检索等活动，民事法律主体可参照前述概念随即组合用词后再由登记机关审核登记，这种任意性、主观性也导致了经营范围登记项目内容不具有明确性、限定性和排他性[9]。由于经营范围表述非规范性，再加上“严厉打击恶意注册”政策，司法实践并未考虑商标申请人是否实际从事商标代理业务，以“知识产权代理”包括“商标代理”进而认定构成“商标代理机构”的釜底抽薪方式达到“商标法第十九条第四款的规制作用和制度价值”[10]。3、经营项目含“知识产权维权咨询及服务”，亦存在认定为“商标代理机构”的可能。 在2019年打击恶意注册立法理念的影响之下，对经营范围含“知识产权”字样的案件法院将综合考虑相关因素后认定属于商标代理机构的情形。如，在横琴国际公司的图形商标驳回复审案件[11]中法院认为“原告章程记载的经营范围包含知识产权维权咨询及服务等，上述服务涵盖了提供商标法律咨询等商标代理业务。虽然原告主张其商标代理资质备案已于诉争商标申请日之前注销，但其仍属于工商营业执照中记载从事商标代理业务的主体”。（三）从“实际从事”的证据判定是否构成“商标代理机构” 1. 诉争商标申请人实际从事商标代理业务，认定构成商标代理机构。 如果说诉争商标申请人是“商标局备案”的机构或经营范围含商标代理服务项目而被认定具有主观“恶意”，那么诉争商标申请人“实际从事商标代理业务”则是将主观状态落实到客观状态，反观其主观更为恶劣，此种情况更应认定构成商标代理机构。但相对于在商标局备案的代理机构以及主体资格证明文件经营范围包含商标代理等经营项目的情况，从“实际从事”方面证明构成“商标代理机构”的举证责任较难且较重，该种情形应根据证据情况进行个案认定。需要注意的是，如仅仅公司名称中含有“知识产权”“商标”等字样，而无证据证明该主体实际从事商标代理服务，则不属于商标代理机构，如“超群及图”商标无效宣告案[12]。2. 关联关系人实际从事商标代理服务，考量“恶意”因素后可推定适用商标法第十九条第四款规定。 一般情况下诉争商标申请人实际从事代理服务的证据较难获取，但如能获得其关联关系人或关联公司有关的恶意证据，法院在考量关联关系人恶意证据及商标申请人与该关联关系人密切程度后，亦可推定诉争商标申请人行为构成“商标代理机构”行为。法院如何考量，可以从下面四个案例一窥究竟。由上述四个案例可以看出，与商标代理机构存在关联关系仅是推定适用的要件，最终是否推定适用商标法第十九条第四款规定的核心考虑因素依然是诉争商标申请人的恶意情况。毕竟，追名逐利是经济人的本性，只要不违反法律法规，符合商业道德，法律应禁足，这是市场竞争的逻辑。商标代理机构法定代表人、股东、监事等高管属于独立的法律民事主体，有权参与其他商事活动，正如“大账房财税机器人”商标无效宣告案中法官的点睛之笔“在无特殊事由的情况下，不同商事主体依法独立行使各自权利，不能因为控股关系当然地将诉争商标的权利属性混为一体”。上述案例对比无疑指引我们，如通过关联关系层面寻求适用商标法第十九条第四款规定应从诉争商标申请人商标情况、诉争商标申请人与商标代理机构的密切程度、诉争商标申请人名下商标代理情况等方面进行突破。综上，通过对“商标代理机构”的界定可知，不仅传统意义上商标局备案从事商标代理业务的代理机构受制于商标法第十九条第四款规定，经营范围含与商标代理相关服务项目、实际从事商标代理业务的一般商标申请人亦可受商标法第十九条第四款的规制。实践中通常以诉争商标申请时，申请人是否存在被认定为“商标代理机构”情形作为判断的时间节点，即只要在诉争商标申请时申请人为商标局备案的代理机构、经营范围含“商标代理”相关服务项目或实际从事商标代理业务情形即可认定为“商标代理机构”。但商标存在申请日、初审公告日、核准注册日、注册公告日、商标专用权起始日等日期，“诉争商标申请时”如何界定，是时间节点、时间段还是持续的状态？1. 诉争商标申请日构成商标代理机构的，应适用商标法第十九条第四款规制。 实践中大量案例以诉争商标申请日来判断是否适用商标法第十九条第四款，即便诉争商标申请日后构成“商标代理机构”的状态已改变或障碍已消除，仍会严格适用商标法第十九条第四款予以规制。如在“拍脑壳”商标驳回复审案[17]中，北京知识产权法院认为申请人在商标的注册申请时属于《商标法》第十九条第四款规定之情形，申请商标发生转让的客观事实不能成为核准申请商标注册的理由。此外，诉争商标申请日后删减经营范围，也不改变属于商标代理机构的事实，如在2019年的“痛王”商标驳回复审一审行政判决[18]中，北京知识产权法院认为：原告已将营业执照中的经营范围进行了变更，原告新营业执照经营范围中已不再包括“商标代理”的经营项目，诉争商标已不再构成《商标法》第十九条第四款规定的情形。但在“痛王”商标驳回复审二审行政判决[19]对一审法院观点予以了纠正，认为：判断是否为商标代理机构，应以诉争商标申请时申请人的经营状态为准。原审法院认定诉争商标不再构成2014年商标法第十九条第四款规定的情形，属于适用法律错误。类似案例还有前述提及的“有巢时代及图”商标驳回复审案、“一只酸奶牛”商标无效宣告案[20]等。2. 诉争商标申请日后，诉争商标核准注册前，如存在构成商标代理机构情形的，适用商标法第十九条第四款规制。 在实践中不乏申请人在商标申请日后或商标初步审定公告日后增加与“商标代理”相关的经营项目，此种情形可否适用商标法第十九条第四款？与商标法相关的部门规章《商标审查审理指南》及地方司法解释《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》虽未明确规定商标法第十九条第四款适用的时间节点，但结合新旧商标法适用实践及该条款的立法目的可以推知，诉争商标核准注册前存在构成商标代理机构情形的，仍可适用商标法第十九条第四款规制。商标法第十九条第四款属于2013年商标法新增的内容，故在实践中新旧法适用的问题尤为突出，如按诉争商标申请日作为标准日适用商标法第十九条第四款规定无疑致使大量尚未获准注册的商标成功规避法律规制。2013年商标法于2014年5月1日实施，通过2014年3月25日公布的《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》（法释[2014]4号）第六、七条可知，法院一般以“商标核准注册日”作为判断适用新、旧法的时间节点。 如前述“胡姬花”商标无效宣告案、劲翔商标事务所图形商标无效宣告案[21]、“DISPERBYK”商标无效宣告案[22]法院均认定诉争商标虽申请于2013年商标法实施前，但实际获准注册日晚于2013年商标法实施日，诉争商标应受商标法第十九条第四款的规制。由此可以推知在诉争商标核准注册日前，如诉争商标申请人存在被认定为“商标代理机构”情形，仍应受商标法第十九条第四款规制。由于不溯及既往原则的基本内涵是人们不能为追溯既往的法律所指导，绝大多数法律都具有指向未来的效力[23]，故在诉讼中不少声音主张诉争商标申请日早于2013年商标法实施日，商标申请时申请人无法根据当时的法律预判法律后果，适用修改后的法律无法“更好地保护当事人权益”，此种情形适用新法违背法不溯及既往原则。对此，笔者认为以“商标核准注册日”作为判断适用商标法第十九条第四款的时间节点具有合理性。首先，如前所述司法实践通常以诉争商标申请日判断是否适用第十九条第四条，但该条款的适用并不考虑商标申请日申请人当时的主观状态，而客观上从商标申请日至商标被核准注册之前商标均处于权利状态不稳定的商标实体审查期间，也就是说商标实体问题延续到了2013年商标法后，适用2013年新商标法并未违背程序从新，实体从旧原则。同理，诉争商标已不存在新旧法适用问题，初审公告后核准注册前诉争商标持续处于实体审查期间，更何况，诉争商标申请人在申请日后成为“商标代理机构”，诉争商标申请人规避法律的恶意更为明显，“诉争商标核准注册日前”存在被认定为商标代理机构情形更应适用商标法第十九条第四款予以规制。3. 诉争商标核准注册日后，如存在被认定为“商标代理机构”情形，仍可适用商标法第十九条第四款。 商标核准注册日一般指商标初步审定期届满后的注册公告日或商标经过异议，异议不成立而准予注册公告的日期，故商标核准注册日后，商标申请人存在被认定为“商标代理机构”情形，能否适用商标法第十九条第四款？2014年12月30日，商标局针对新旧法适用中突出的问题作出《关于对商标代理机构申请商标注册的审查决定的说明》文件给出的答案是肯定的。该文件明确“如未在商标局备案的商标代理机构申请注册的商标被初步审定或被核准注册，任何人可以通过异议程序或商标注册无效宣告程序要求不予核准商标注册或宣告该注册商标无效”，据此可知，诉争商标核准注册日后，如存在被认定为“商标代理机构”情形，仍可适用商标法第十九条第四款。4. 诉争商标受让时，受让人属于商标代理机构的，适用商标法第十九条第四款。 《商标法实施条例》第八十七条商标代理机构申请注册或者受让其代理服务以外的其他商标，商标局不予受理。根据该条可知即使商标已获准注册，但如转让给商标代理机构，国家知识产权局应适用商标法第十九条第四款对转让申请不予受理。综上可见，商标法第十九条第四款不仅适用于诉争商标日后至诉争商标核准注册期间，诉争商标核准注册日后、商标受让时，如商标申请人或受让人存在被认定为“商标代理机构”情形亦可适用。“商标代理机构”的判断时间节点跨度之长无疑给了我们最大限度适用该条款尺度。三、诉争商标指定使用服务仅限于法律服务（4506群组项目） 商标代理机构能否申请除商标代理服务以外的商标是实践中争议较大的问题。北京知识产权法院曾就《商标法》第十九条第四款理解和适用征求社会公开意见。理论界大致分为两种观点。一种观点认为：商标法第十九条第四款的立法目的在于从法律上限制和明确商标代理机构可以申请注册商标的范围，在没有“但书”规定情况下不宜对该条规定做扩大解释[24]。而实践中除律师事务所外，大量商标代理机构以公司形式存在，公司经营范围具有可变更性，对“代理服务”严格解释从根本上杜绝商标代理机构抢注商标的可能性[25]。另一种观点认为：市场主体应赋予从事多种经营的机会，只要市场主体使用和申请商标行为没有违反诚信原则，就应当给予注册[26]。商标法第十九条第四款与商标法第四条是特别条款与一般条款的关系，但由于特别条款未明确排除基于实际需要申请商标注册情形，依据商标法第四条商标代理机构与普通商标注册申请人一致均有权申请注册[27]。法律解释通常带有一定的价值取向性，上述两方观点从立法目的解释、文义解释、体系解释及法律价值进行解释理解，各有利弊。而在适用该条件时，司法实践倾向于采取文义解释，如前述“拍脑壳”商标驳回复审案，黄金智慧公司商标申请驳回复审案[28]等都采取了文义解释认为商标法第十九条第四款是对商标代理机构的禁止性规定、强制性的法律规范，目的就在于禁止商标代理机构在代理服务（法律服务4506群组项目）之外的商品或服务上申请注册商标。在法律理解与适用时，文义解释是常用的也是首先适用的解释方式。前述案例对“商标代理机构”的界定及“代理服务”的认定大都采取了文义解释。笔者认为，商标法是商标申请行为的指引性规范，文义解释能够最大程度地限制解释者地自由裁量，确保法律地确定性与可预测性。文义解释是根据一般人的认识对法律进行的字面解读，从语言文字上获取字面含义，即字面解释有利于从一般申请人认知层面从文字上直接获取法条的含义，以此了解可为与不可为的行为区分，准确适用法律。从这个角度而言，商标代理机构不得申请注册除代理服务（4506法律服务群组）以外的商标。但根据解释尺度大小，文义解释可分为扩大解释、字面解释和限缩解释，如前述对代理服务的解释即为字面解释。而在实践中行政与司法并未该条整体采取一致的文义解释，对“商标代理机构”进行扩大解释，而对“代理服务”采取严格字面解释。根据前述案例可知，经营范围含知识产权代理服务的机构并不一定都是从事商标代理服务的机构，但实践中对于该类商标申请人一律禁止申请除商标代理服务以外的商标，实际就是采取了了不同的文义解释，此种适用方式无疑阻碍了一般商标申请人对法律的预知性。当然对“商标代理机构”采取扩大解释有其“打击恶意注册”的背景，相信随着《经营范围规范表述目录（试行）》运行与适用，经营范围项目与其应有之意相匹配能够减少对“商标代理机构”扩大解释，以实现统一标准的文义解释。【1】（2020）京73行初9662号一审行政判决、（2021）京行终460号行政判决【3】（2015）京知行初字第5352号一审判决书、（2016）京行终2149号二审判决书【9】（2016）京03民终14282号、（2017）京0105民初57171号等民事判决书
【11】（2020）京73行初7075号行政判决书【12】（2016）京73行初5983号行政判决书【14】（2018）京73行初9974号行政判决书【15】（2018）京行终5989号行政判决书（2019年度北京市法院知识产权司法保护十大案例）【16】（2017）京73行初4039号行政判决书【17】（2016）京73行初3189号行政判决书【18】（2019）京73行初7194号行政判决书【20】（2018）京73行初11936号行政判决书【21】（2017）京73行初1769号一审行政判决、（2018）京行终5617号二审行政判决【22】（2017）京73行初3148号一审行政判决【23】《关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》的理解与适用，作者:王艳芳,作者单位:最高人民法院,期刊名称《人民司法（应用）》2014年【24】《北京知识产权法院合议庭就<商标法>第十九条第四款理解和适用公开相关意见之中国政法大学无形资产管理研究中心的法律适用意见》【25】《北京知识产权法院合议庭就<商标法>第十九条第四款理解和适用公开相关意见之北京务实知识产权发展中心的法律适用意见》【26】《北京知识产权法院合议庭就<商标法>第十九条第四款理解和适用公开相关意见之西南政法大学知识产权研究中心的法律适用意见》【27】《北京知识产权法院合议庭就<商标法>第十九条第四款理解和适用公开相关意见之中南财经政法大学知识产权研究中心的法律适用意见》
冯超，资深知识产权律师，泰和泰（北京）律师事务所高级合伙人。 冯超律师毕业于美国杜克大学和中国外交学院，获得法学硕士学位，曾在知名国际和国内律所执业。过去二十年里，冯律师代理了大量知识产权申请案件、知识产权侵权、确权诉讼案件、不正当竞争案件和与知识产权相关的反垄断案件，参与了大量知识产权交易合同的起草、谈判和执行。同时，冯律师在网络安全、数据保护和数据合规领域具有丰富经验，是较早关注并从事企业数据安全与保护、数据跨境传输相关法律业务的律师之一，并获得ALB、MIP、WTR、Legal band、AsiaIP等国内外权威评级机构的认可和推荐。 冯超律师团队由十余名毕业于国内外知名法学院的律师和专利代理人组成，团队成员均具有法学硕士或博士学位，可用中、英、日、法、马来语等向客户提供知识产权、数据保护、外商投资、民商事争议解决等领域的法律服务。 联系方式： +86-13910336970 Charlesfeng@tahota.com Fchao7847@hotmail.com
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