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一、问题的提出 在专利无效实务中，专利权人面对无效请求人的挑战时，往往需要对权利要求进行适当的修改，例如，将从属权利要求的技术特征补入独立权利要求之中，对独立权利要求作出“进一步限定”，以克服创造性的问题。 专利权人对权利要求作“进一步限定”式修改时，需要遵循以下规定：《专利法实施细则》第六十九条第一款规定：“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。”《专利审查指南》第四部分第三章第4.6节规定：“权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。”然而，究竟什么样的修改能被接受？什么样的修改是不能被接受的？今日分享的案例，对该问题给出了详细的阐述和分析。本案来源于最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要（2023）案例2，为最高人民法院最新的指导性案例，对专利无效实务工作具有重要的指导意义，值得关注和学习，本文文末给出实务启示，供大家参考。二、最高人民法院指导案例 
案情简介：
本案中，针对某公司就涉案专利权提出的无效宣告请求，国家知识产权局作出第40532号无效宣告请求审查决定（下称“被诉决定”），宣告涉案专利权全部无效；专利权人不服，向北京知识产权法院（下称“一审法院”）提起诉讼。 一审法院经审理认为：修改后的权利要求1在原权利要求1的基础上增加了原权利要求2、4、6、7的技术特征，此时原权利要求1经过限定式的修改，已为新修改的权利要求1所替代。而修改后的权利要求4系原权利要求1与原权利要求3的合并，在原权利要求1已因新权利要求1替代而不存在的情况下，修改后的权利要求4不应被接受。若允许修改后的权利要求1、4同时存在，相当于一项独立权利要求同时变为多项独立权利要求，则扩大了原权利要求的保护范围，不符合专利法实施细则和专利审查指南的相关规定。 基于前述理由，修改后的权利要求7、11、12及引用权利要求4、7的权利要求8-10亦不应被接受。因此，被诉决定认定修改后的权利要求4、7、11、12及引用权利要求4、7的权利要求8-10不被接受的结论正确，一审法院予以确认。 专利权人不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院经审理查明：本案二审争议焦点问题之一是：应否接受修改后的权利要求4、7、11、12及权利要求8-10中引用权利要求4、7的技术方案。 最高人民法院审理后认为： （1）修改后的权利要求4、7即为原权利要求3、13，其实质上并非分别由原权利要求1和3、原权利要求9和13合并而来。修改后的权利要求4、7均为本专利原有权利要求，并非经过修改而形成的新的权利要求，其是当然的审查基础，不存在因所谓修改而不能被接受的问题，应予接受。修改后的权利要求8-10中引用修改后的权利要求4、7的技术方案亦应被接受。 （2）被诉决定不接受权利要求11的理由为，原权利要求15已经进一步限定式的修改后，形成修改后的权利要求8，此时原独立权利要求15已不复存在，不存在对其再次作进一步限定形成修改后的权利要求11的基础；修改后的权利要求12作为权利要求11的从属权利要求也不应被接受。根据前述专利确权程序中的权利要求修改应当以回应无效宣告理由为限的审查理念，被诉决定对修改后的权利要求11、12的处理，并无不妥。 最高人民法院最终判决撤销了宣告涉案专利修改后的权利要求4、7及引用权利要求4、7的权利要求8-10无效的决定。
裁判文书摘录： 
三、 本案启示 1. 在专利无效实务中，并非满足以“缩小保护范围”方式修改的权利要求就一定会被接受，通常情况下，对权利要求的修改，还应当以回应无效宣告理由（包括针对无效宣告请求人提出的无效宣告理由或者补充的证据和国家知识产权局引入的无效宣告请求人未提及的无效宣告理由或者证据）为限，非回应性的修改，国家知识产权局可以不予接受。 2. 本案中，修改后的权利要求8和11均以原独立权利要求15为基础，分别补入了多项从属权利要求。对此，被诉决定认为：“原独立权利要求15已经进一步限定式的修改后，形成修改后的权利要求8，此时原独立权利要求15已不复存在，不存在对其再次作进一步限定形成修改后的权利要求11的基础”，最高院认可了这一观点。可见，即便是以回应无效宣告理由的方式进行修改，也不能将一项独立权利要求同时变为多项独立权利要求。3. 所谓权利要求的合并，是指将被合并的多项权利要求的所有技术特征并入一项权利要求中，若仅仅将一项从属权利要求的所有技术特征并入其引用的独立权利要求之中，经这种方式合并后的新权利要求，其实质内容和保护范围与原从属权利要求并无区别。因此，这种方式的修改并不符合权利要求合并的基本内涵，本质上不属于“进一步限定”式修改，但是，由于修改后的形式上的独立权利要求即为原从属权利要求本身，其是当然的审查基础，不存在因所谓修改而不能被接受的问题。4. 本案中，涉案专利的优先权日为2003年12月12日，故涉案专利授权条件的审查应当适用2000年修正的专利法和2002年修订的专利法实施细则。涉案专利权利要求修改日为2019年5月9日，故涉案专利权利要求修改条件的审查应适用2008年修正的专利法和2010年修订的专利法实施细则。可见，对于专利授权条件和修改条件的审查，应当分别基于专利申请之日（有优先权的基于优先权日）和修改之日的法律规定予以判断。*这是本栏目第193篇文章，由大岭IP团队成员在百忙之中撰写。如有不妥之处，敬请指正。本文不构成法律建议，仅代表作者个人观点，与作者执业的律所无关。如果您对本期内容感兴趣，欢迎点击最下方的收藏、在看、点赞或分享到朋友圈，感谢您的支持。 -End-
关于大岭IP团队 郝政宇律师为北京观韬中茂律师事务所合伙人、律师、专利代理师。郝律师曾在国家知识产权局从事多年专利审查和复审工作，此后在多家知名律所执业多年，代理众多企业应对知识产权纠纷，擅长处理技术类知识产权案件，部分案件入选知识产权指导案例，目前担任10余家上市公司知识产权法律顾问，入选The Legal 500 知识产权律师、2023年“中国50位50岁以下知识产权精英律师”等榜单，主编《科创板企业上市知识产权指南》、《专利分析》等专著。团队成员全部毕业于知名院校，具有丰富的知识产权诉讼经验。知识产权诉讼：专利、技术秘密、商标、著作权、不正当竞争、技术合同、知识产权权属纠纷等知识产权顾问：专利挖掘和布局、专利FTO分析，知识产权许可和交易，企业知识产权法律顾问、企业IPO知识产权辅导、数据合规、开源软件合规等
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