“涉外定牌加工”的侵权风险和应对方法作者：张田野出品：高云合同我们常说的“贴牌”，其实就是涉外定牌加工（OEM）。涉外定牌加工（OEM），指
境外委托方委托我国加工企业按其指定的商标生产商品，然后由我国加工企业将生产后的商品交付给境外委托方，我国加工企业不负责商品销售而由
境外委托方在境外销售该批商品，并由境外委托方向我国加工企业支付加工报酬的一种贸易方式。在此背景下，我国出现一大批涉外定牌加工企业。
但随着国家知识产权保护的增强、人们知识产权意识的提高以及企业对利益的追逐，近年来的OEM侵权纠纷案件多有发生。但对于“‘贴牌’是否
侵犯商标权”这个问题，无论在学理层面还是司法实践中，都依然存在较多的争论。一、从学理上看在我国加工企业按照境外委托方提供商标进行产
品生产时，很可能该商标在中国已被他人注册，从而该批产品在生产、投入市场的过程中，很可能侵犯我国商标权利人的商标权。这种冲突的产生，
根植于商标权具有地域性。《保护工业产权巴黎公约》第六条规定，表达了同一商标在不同国家所受保护的独立性，也证明了商标权具有地域性。商
标权之所以具有地域性，是因为资源的有限性。因为资源有限，因此对现有资源应当充分利用，而不能将资源予以虚置。商标的意义在于使用，如果
商标不具有地域性，那么人们在使用商标的时候就不能具有安全感。比如，一个美国人在美国申请注册了一个商标，此时一个中国人恰巧在中国使用
了那个美国人所享有商标权的商标，在不承认商标权具有地域性的条件下，这个中国人就非常冤枉得侵犯了那个素不相识的美国人的商标权。而那个
美国人没有在中国注册使用其商标，这个中国人又不能侵犯那个美国人所享有的商标权，如此就造成了资源的浪费和虚置。基于此，《保护工业产权
巴黎公约》规定：“商标的申请和注册条件，在本联盟各国由其该国法律决定。”因为商标权具有地域性，引发了涉外定牌加工是否侵犯商标权的问
题。认定应当将涉外定牌加工作为侵权行为处理的依据，是在承认商标权具有地域性的基础上。根据我国《商标法》第五十七条第一项与第二项规定
：“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商
标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权。”涉外定牌加工的委托方和加工方自然没
有经过国内商标权人的许可，也的确是在相同或近似商品上使用了相同或近似商标。按法条字面含义表述，得出涉外定牌加工侵权的结论是正当的。
认定涉外定牌加工不是侵权的依据，主要是根据商标的使用理论和混淆理论。我国《商标法》第四十八条规定了商标的使用指“将商标用于商品、商
品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”从表面上看，在涉外定牌
加工中，加工方的确是将商标作用于其所生产制作的产品上，那么就构成了商标的使用。持不同观点的人，主要从以下角度进行反驳：有人认为，应
当对商品与产品进行严格意义的区分。商品是指用于交换的产品，而涉外定牌加工这一行为，委托方与加工方的关系为加工承揽关系，而非买卖关系
，所以加工方在将货物交付给委托方时，并不是买卖关系的终结，因此亦不是经济学意义上的交换，进而否认商标指向的对象是商品，从而便不存在
在商品上使用商标的行为，因为这里商标指向的对象是产品。这种解释很容易被推翻，即使承认在涉外定牌加工中，委托人与加工人之间是一种加工
承揽关系，但委托人一定会将该批产品投入市场，该批产品终将成为商品。通过论证产品非商品，进而论证涉外定牌加工不构成商标的使用，略显牵
强。有人通过否认涉外定牌加工构成商标的使用，加以证明涉外定牌加工不构成商标侵权。该理论认为在涉外定牌加工这个过程中，产品尚未进入流
通领域，定牌加工行为并不起到识别商品来源的作用。张玉敏教授认为：“商标法上的商标使用应当是为了实现商标功能的使用。商标最主要的功能
是识别，而只有在商品进入流通领域时，才需要通过商标表彰自己的商品，商标的识别功能才得以发挥。”这种说法认为涉外定牌加工只是加工方将
加工完成的产品交付委托方，此时的产品还没有进入流通领域，那么商标的标识功能无法发挥，而商标的使用恰是起标识产品来源作用的。这种观点
是通过否认涉外定牌加工无法发挥商标的标识功能，进而否认涉外定牌加工构成商标的使用，从而得出涉外定牌加工不侵权的结论。针对否认涉外定
牌加工不构成商标的使用这一观点，有学者指出：“我国《商标法》第48条虽没有明确规定进出口是一种商标使用行为，但其作了‘将商标用于其
他商业活动中’的兜底表达方式。进出口行为作为一种商业活动，显然是商标法范畴内的商标使用。”这种观点认为不管委托方与加工方之间构成买
卖关系还是承揽关系，不管涉外定牌加工的是产品还是商品，亦不管该批产品是否进入了流通领域，是否起到商标的标识功能，涉外定牌加工总是一
种商业活动。而未经本国商标权利人许可，在商业活动中使用与本国商标权利人注册的商标相同或近似且标注于与本国商标权人核准注册相同或近似
的产品之上，则构成商标的使用，亦构成商标侵权。除了以涉外定牌加工不构成商标的使用为由，否定涉外定牌加工构成商标侵权以外，有学者根据
混淆理论对涉外定牌加工侵犯商标权进行否认。《与贸易有关的知识产权协议》第十六条将“可能产生混淆”作为了商标侵权的条件。我国《商标法
》第五十七条第二项也将“容易导致混淆”作为了商标侵权的条件。之所以认定涉外定牌加工不是商标侵权的原因在于涉外定牌加工是加工方将产品
交付给境外委托方并由境外委托方在境外销售该批商品，在这种情况下，该批产品不会造成境内消费者的混淆，也不会给境内的商标权人造成损害，
基于此认定涉外定牌加工行为不是商标侵权。二、从司法上看2002年12月10日，广东省深圳市中级人民法院就美国耐克国际有限公司与浙江
省畜产进出口公司、嘉兴市银兴制衣厂、西班牙cidesport公司商标权侵权纠纷案，作出判决。判决指出：“nike商标在中国一经被核
准注册，就在国家商标局核定使用的商品范围内受到保护。无论是中国的当事人，或者外国的当事人，都不得侵害原告的nike注册商标专用权。
西班牙cidesport公司在西班牙对nike商标拥有合法的专有使用权，但是商标权作为知识产权，具有地域的特性，在中国法院拥有司法
权的范围内，原告取得nike商标的专有使用权，被告在未经原告许可的情况下，就不得以任何方式侵害原告的注册商标专用权……浙江省畜产进
出口公司未经原告许可接受西班牙cidesport公司的委托进口用于加工nike商标的滑雪夹克材料和商标标识，服装制作完成后，又负责
报关出口；浙江省嘉兴市银兴制衣厂接受西班牙cidesport公司的委托，并与浙江省畜产进出口公司相配合加工制作nike商标的滑雪夹
克……应当认定他们的行为侵害了原告的nike注册商标专用权。”深圳中院认定涉外定牌加工侵害商标权的依据，是基于商标权具有地域性的理
论。境外委托方在其所在国享有商标权，但其在我国并不享有商标权，而恰巧我国有由本国人或是境外人在我国申请注册的与境外委托方相同或近似
的商标。这种情况下，境外委托方委托境内加工方定牌加工，在没有征得境内商标权人的同意时，定牌加工行为就属于商标权侵权行为。至于这种行
为是否足以引起混淆，应当依据国内法来判断。如果站在海关保护知识产权执法角度看，执法人员所目睹的，就是一批未经境内商标权人许可，在与
商标权人核准注册的相同或近似产品上，使用与商标权人核准注册的相同或近似商标的产品。境内执法人员没有义务去审查这批产品是否会在国外引
起混淆，也不用考虑这批产品是否会使得境内消费者混淆，因此认定该批产品侵权并予以处罚依据了商标具有地域性理论以及严格遵循了我国《商标
法》的字面涵义。在定牌加工案件的早期处理上，法院多判决认定侵权。2015年11月26日，最高法就浦江亚环锁业公司与莱斯防盗产品国际
有限公司侵害商标权纠纷一案，作出再审民事判决书。在判决中指出：“储伯公司系墨西哥‘PRETUL’或‘PRETUL及椭圆图形’注册商
标权利人（第6类、第8类）。亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用‘PRETUL’相关标识并全部出口至墨西哥。该
批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生
产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性。亚环公司依据储伯公司的授权，
上述使用相关‘PRETUL’标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技
术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能
实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为……商标法保护
商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或
者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提——也就是说是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的
基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近
似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。”本案中，最高法对涉外定牌加工没有侵害商标权
的论证思路：首先判断涉外定牌加工是否构成商标法意义上的商标的使用，之后才能判断是不是以相同或近似商标在相同或近似商品上使用、是不是
构成侵权——也就是说如果不构成商标的使用就不会产生商标的侵权。而是否是商标的使用，实质在于判断这种行为是否发挥了商标的识别功能，以
及这种行为是否足以引起消费者通过该商标造成对商标所作用于商品的混淆。本案中，最高法认为涉外定牌加工行为是一种物理贴附行为，不构成识
别商品来源的功能。再加上在涉外定牌加工中，加工方将产品交付境外委托方并由境外委托方在境外销售该批产品，此批产品并没有投放到境内市场
，自然不会引起境内消费者对该批商品与境内商标权利人的商品发生混淆。基于此案，在以后的涉外定牌加工案件中，法院往往以前述论证思路得出
涉外定牌加工不侵犯商标权的判决结果。江苏常佳金峰动力机械有限公司与上海柴油机股份有限公司的侵害商标权纠纷，经历了一审、二审和再审。
江苏省常州市中级人民法院一审判决指出：“上柴公司系我国柴油机商品上“东风”注册商标的商标权人，基于商标权的地域性，上柴公司在我国对
涉案商标享有商标专用权。常佳公司主张其根据印度尼西亚商标权人的委托，依照委托人提供的印度尼西亚商标证书生产制造涉案柴油机配件且全部
出口印度尼西亚，构成定牌加工。在定牌加工过程中，全部用于境外销售、在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为，在我国境内不具有识别
商品来源的功能，因而不构成商标法意义上的商标使用行为，故常佳公司的行为未落入上柴公司涉案商标权的保护范围，不构成侵权。”江苏省高级
人民法院在就本案二审时，提出了新的论证思路：“国内加工企业对境外委托人在境外是否享有注册商标专用权或者取得合法授权许可应当进行必要
的审查……对于境外委托人委托贴牌的商标本身不具有正当性的，应当对国内加工企业施加更高的注意义务……涉嫌在境外恶意抢注在我国具有一定
影响的商标特别是驰名商标，并委托国内加工企业贴牌加工生产的，应当认定境外委托人的行为不具有正当性，实质性损害了我国商标权人的合法利
益。对此，国内加工企业作为同业经营者应当尽到更高的注意义务和合理的避让义务……根据不同情形认定涉外定牌加工行为是否构成商标侵权，更
加符合我国经济社会发展的实际，这既可以保护正当的涉外定牌加工国际贸易行为，又能够有效防止境内外恶意抢注他人具有一定影响商标特别是驰
名商标的不诚信行为的发生。”宋健法官针对江苏省高院提出的“合理注意义务”和“实质性损害”作出说明。他认为：“随着我国经济科技实力的
提升，对外加工贸易中涉嫌侵犯我国企业知识产权的案例将会逐渐增加……高超的司法保护政策选择，最终必然体现为国家利益至上，这似乎是知识
产权制度与生俱来的属性。”我国《商标法》规定了诚实信用原则和对驰名商标的保护，这与《巴黎公约》和TRIPS协议精神一致，赋予境内加
工企业对境外委托方是否享有境外商标权，以及加工所使用的商标是否为境内驰名商标进行审查的义务是合理的。如果境外委托方恶意抢注我国驰名
商标，再委托我国境内加工企业进行定牌加工，自然侵犯我国商标权人权利，并且不利于我国企业开展自主创新，提升品牌竞争力。并且如果要求我
国的商标权利人到世界每个国家都去注册其商标以防止权利被侵犯是极不现实的。江苏省高院的论证理由，符合国家利益以及国际条约和我国法律法
规的规定。2017年12月28日，最高法对此案再审，再审支持了一审法院的主张，但对于江苏省高院提出的“合理注意义务”和“实质性损害
”的论证角度并未予以否认，只是在肯定一审法院论证的基础上，认为本案境内加工方已经做到了合理注意义务并且没有给境内的商标权利人造成实
质性损害。三、结语对于“‘贴牌’是否侵犯商标权”这一问题，认为侵权一方主要基于商标权的地域性理论以及我国《商标法》规定的商标侵权中
“未经权利人许可”的规定；认为不侵权一方主要基于商标的使用、商标识别功能以及混淆理论。当前的司法趋势，正由认定侵权向不认定侵权转变
。但值得注意的是，随着我国经济和科学技术的发展，我国很多企业正从加工方向委托方转变。在这种情况下，境外恶意抢注我国驰名商标的情况可
能日渐显现。当今，很多国家的知识产权保护框架尚不完善。若有国家将我国的驰名商标在其境内抢注后再委托我国境内加工企业进行定牌加工，我国却不将此认定为侵权，这将影响我国由“中国制造”向“中国创造”转变。因此，赋予境内加工方更严格的审查义务是必要的。对于境内加工方明知其加工所用商标为境内驰名商标的，境内加工方应自觉予以避让，否则应当判定为商标侵权。作者：张田野，华北理工大学法律硕士本文仅代表作者观点，不代表本公众号观点高云（本名汪宏杰），合同六法创始人，《民法典时代合同实务指南》主编。中国法学会法律文书研究会理事、中山大学法学院客座教授，广州仲裁委员会仲裁员。1993年开启法律从业生涯，主要从事企业投融资，并购重组和不良资产等业务，历任多家律所主任，上市公司法务总监，合规官等职务，先后出版《思维的笔迹》《公司法实务指南》等12本法律实务畅销作品。 |
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