功能性限定特征保护范围的边界

功能性限定特征保护范围的边界

袁博 上海市第二中级人民法院

 

自《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称最高院解释）面世以来，关于功能性限定特征保护范围的争论就一直没有停止过。根据《专利审查指南》（以下简称审查指南）的规定，对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。而2009年出台的解释第四条却对功能性限定特征的保护范围重新进行了诠释：对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。专利审查阶段和侵权诉讼阶段对功能性限定特征保护范围的双重解释，使得人们开始正视一个问题：功能性限定特征保护范围的边界到底应该停止在哪里？

　　一、两种保护范围的基本内容

　　（一）审查指南的“全面覆盖”范围

　　根据审查指南的要求，当权利要求某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，才能使用功能性限定特征。在这种情况下，该特征应该理解为在申请日时覆盖了所有能实现所述功能的实施方式。

　　显然，使用功能性限定特征对于追求专利保护范围最大化的权利人来说是非常有利的，覆盖所有可能实施方式意味着在这一技术特征上的绝对垄断。当然，权利和义务是对等的，权利人要获得这种优势地位，就必须要在说明书中公布足够多的具体实施方式来支撑这种功能性限定特征的表述。如果公开的实施方式不够充分或者功能性限定特征中包涵的部分实施方式不能实现相应的功能，则会被认为没有得到说明书地支持而不能通过专利审查。

　　（二）司法解释“实施方式等同”范围

　　与《指南》的规定相比，《解释》对功能性限定特征的保护范围的诠释是非常谨慎和保守的，具体来说，包括两项内容：1、说明书中公布的具体实施方式；2、与这些实施方式构成等同的实施方式。相比之下，与说明书公布的实施方式不构成等同但又包含在功能性限定特征中的实施方式，就不再受到司法保护。换言之，公众可以在这一范围内可以自由实施而不构成侵权。出现这种结果的原因，在于法院认为说明书及附图对权利要求书的解释应该理解为一种限制性解释。在这种理解之下，功能性限定特征的内涵被缩小为说明书中公布的实施方式及其等同方式。

　　二、功能性限定特征覆盖的实施方式的种类

　　功能性限定特征所覆盖的所有实施方式包括四个部分：说明书中公开的具体实施方式；与说明书中公开的实施方式构成等同的实施方式；虽然未与说明书中公开的实施方式构成等同、但是本领域普通技术人员通过阅读说明书及附图可以不花费创造性劳动而联想到的实施方式；与说明书已公开的实施方式实质不同但实现的功能基本相同的方式，即逆等同实施方式。

　　（一）说明书中记载的具体实施方式

　　一般而言，权利人在说明书中公开的是有代表性的优选的具体实施方式。这些具体实施方式应当体现申请中解决技术问题所采用的技术方案，并应当对权利要求的技术特征给予详细说明，以支持权利要求，并使所属技术领域的技术人员能够实现该专利。

　　（二）等同实施方式

　　所谓等同实施方式，是指用实质上相同的方式或手段实现基本相同的功能、产生基本相同效果，而且本领域的普通技术人员不经过创造性劳动就能联想到的实施方式。等同实施方式一般包括三种形式：要素的替代，即简单替换；组合方式的改变；某些结构部件相对位置的改变。比如，对于一种蛋白质专利，将其氨基酸顺序稍微改动顺序，但功能仍然相同，即属于等同改变。

　　（三）经联想可获知的非等同实施方式

　　这种实施方式与说明书中记载的具体实施方式不构成等同，但是相关领域技术人员在阅读过说明书及附图后却无需创造性劳动即能联想到的实施方式。例如在讨论较多的曾展翅诉河北珍誉工贸有限公司、北京双龙顺仓储购物中心侵犯实用新型专利纠纷案中，原告在其权利要求1中记载的“单向渗透层”为一功能性限定特征，并在说明书中公开了一种实施方式，即“一种具有漏斗状孔隙的布面”。而被告实现同样功能和效果的实施方式是“一层非织造布和吸汗层两层结构”。两种实施方式在实现统一功能的手段上的差异是明显的，因此，应当认为两种实施方式不构成等同，但是，第二种方式属于该领域普通技术人员不花费创造性劳动就能联想得出的，创造性并不显著，该领域普通技术人员通过说明书中公开的第一种实施方式对第二种实施方式产生联想具有合理的可以预测性。

　　（四）逆等同实施方式

　　除了功能性限定特征覆盖的前述三种实施方式，还有一种值得重视的实施方式，这种实施方式实现了同样的功能或效果，但是，它所利用的方式和手段与前述三种方式相比，在技术上产生了质的飞跃。例如，为了实现一个电路控制的功能，在本领域技术人员对晶体管一无所知的年代，用晶体管代替原来实施方式中实现同样功能的电子管，即为此种实施方式。这种逆等同实施方式的提法，是基于“逆等同原则”。该原则源自美国1898年的Byden Power Brake Co.v.Westinghouse一案，主要内容是，虽然被控侵权物再现了专利权利要求中记载的全部技术特征、但用的是实质完全不同的方式或手段实现了与专利技术相同的功能或效果，则被控侵权行为人可以主张不构成侵权。

　　三、功能性限定特征各实施方式应受保护性的分析

　　（一）说明书中记载的实施方式

　　显然，权利人在说明书中公开的实施方式，是功能性限定特征所覆盖的实施方式中最基本最核心的实施方式，其他方式都是围绕它派生出来，或者等同产生，或者联想产生，或者逆等同产生。因此，这种方式作为最应该受到保护的实施方式被纳入保护范围是不言自明的。值得注意的是，美国在司法中创立了一项“捐献原则”，具体内容是，如果专利权人在专利说明书中公开了某个实施方案，但在专利申请的审批过程中没有将其纳入或试图将其纳入权利要求的保护范围，则该实施方案被视为捐献给了公众，当专利申请被授权后，专利权人在主张专利权时不得试图通过等同原则等将其重新纳入权利要求的保护范围。应当认为，根据我国禁止反悔原则和以说明书内容为主的规定，捐献原则所对应的实施方式应排除在保护范围之外。

　　（二）等同实施方式

　　将等同实施方式纳入保护范围，具有很大的合理性。因为这样可以避免他人仅就说明书中公开的实施方式稍作简单变换或者替代就可以规避侵权责任，从而使专利保护的目的落空。在审判实践中，被控侵权人完全抄袭他人专利技术的并不多见，较为常见的是采用该技术领域普通技术人员所熟知的手段对已知技术方案部分技术特征进行等效变换或替换。因此，将这种实施方式纳入保护范围，是对权利人的公平、合理和必要的救济。基于以上原因，无论是专利授权还是侵权诉讼，都应将这种实施方式纳入保护范围。但是，当某种实施方式基本与说明书中公开的实施方式相比，减少了一个或部分技术特征，形成变劣实施方式的时候，就不宜使用“多余指定原则”等方式认定其为等同方式并构成侵权，尤其是这种实施方式依然保持原有的全部功能、或者带来预料不到的技术效果时更是如此。

　　结合司法解释的规定和有关理论，等同实施方式的判定标准是：第一、非实质相同的变换，即以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果；第二，变换的容易联想性，即本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到；第三，排除应属于公有领域的技术，即实施方式全部特征属于公知技术或者专利权人放弃的实施方式应该不纳入保护范围。

　　（三）经联想可获知的非等同实施方式

　　根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条的规定，构成等同特征要求“以基本相同的手段”来实现基本相同的效果并达到基本相同的效果。这种实施方式与等同实施方式相比，主要区别就在于实现同样功能的技术手段并不相同，虽然这种手段同样也是该领域普通技术人员根据说明书记载的实施方式能够联想得到的。需要指出的是，尽管这种实施方式不与说明书记载的实施方式不构成等同，但由于该领域普通技术人员并不需要创造性劳动就能联想得到，因此不具有独立的专利价值，因此也应该纳入权利保护范围。

　　在前文提到的曾展翅一案中，功能性限定特征为“单向渗透层”，说明书公开的实施方式为具有漏斗状孔隙的布面，而被控侵权产品的实施方式是通过一层非织造布和吸汗层两层结构来实现单向渗透功能。不难看出，权利人实现单向渗透功能利用的是漏斗状结构的单向通道特性来作为实现单向控制的手段；而被控侵权人实现该功能则是利用吸附结构对汗液的吸附作用作为实现手段。可见，两种实施方式虽然实现了大致相同的功能和效果，但实现的手段区别明显，因此并不符合等同实施方式。但是，就本领域的技术人员而言，吸汗层来实现单向吸汗功能是行业内的普通知识，是很容易联想到的一种技术替换手段，如果以此作为区别而将其排除在权利人的保护范围之外，是显失公平的。

　　值得提出的是，如果联想实施方式虽然产生于该技术领域的常见技术手段，但是如果又产生了意想不到的新的功能和效果，虽然没有达到开拓性的程度，但是解决了与原有专利方案不同的技术问题，则必须排除在保护范围之外。

　　以上述案例为例，笔者在此尝试提出经联想可获知的实施方式的认定标准：第一，不能与说明书公开的实施方式构成等同，即必须采用了不同的技术手段；第二，采用的不同技术手段实现了基本相同的技术功能，达到了基本相同的技术效果；第三，没有产生新的技术功能或者效果；第四，所采用的技术手段为本领域普通技术人员容易联想到的常见技术手段，不需要创造性的劳动。

　　（四）逆等同实施方式

　　如果说将等同实施方式纳入保护范围是对权利人的保护，那么，对逆等同实施方式纳入保护范围则需要三思而后行。专利权人所受保护应当要与其所作贡献一致，功能性限定特征不应成为专利权人不当扩大保护范围的手段。逆等同实施方式的产生实质上是技术飞跃所带来的产物。逆等同实施方式虽然达到的功能或者效果与原来类似，但为解决某一技术问题提供了一种不同构思的技术方案，或者代表某种新的技术发展趋势，因此足以成为一项值得单独评价的专利成果。在权利要求书产生的技术背景下，权利要求虽然使用了功能性的上位概念对技术特征进行概括，但是其涵盖的实施方式实质上是基于当时技术背景下的技术方案，权利人对未来的技术发展方向并不能预测其细节。当权利人的权利要求的字面范围与专利权人的实际发明之间出现了脱节时（即发明内容不足以支持权利要求，权利要求的范围相对于发明申请日时的发明技术过于宽泛），权利要求书不能成为一个比说明书描述得更广泛的发明。如果仅仅因为符合功能性限定特征，就将申请日以后一些突破了现有技术水平的等同实施方式也归属于专利权人，不但会使专利权人坐享其成而怠于改进技术，也会不合理地阻碍其他人进入这一技术领域，走向保护创新的反面。如果说等同原则的目的在于防止对专利权人发明的仿冒，逆等同原则就是为了防止专利权人发明的权利要求范围无限地扩大；如果说等同原则的目的在于惩罚那些“形不是而神是”的被控侵权物的话，那么逆等同原则的目的就在于保护那些“形是而神不是”的被控侵权物。因此，符合逆等同原则的逆等同实施方式不应纳入保护范围。

　　我国目前并未承认逆等同原则，但是和其他国家一样，我国法律也要求专利权利要求得到说明书的支持。换言之，权利要求书中的每一项权利要求所要保护的技术方案，都应该是发明所属领域的技术人员能够从说明书中充分公开的内容中得出或者概括出的技术方案，不能超出说明书所公开的范围。从合理限制权利人边界的角度，符合逆等同原则的逆等同实施方式应该从专利权中分离出去。

　　从1898年的Byden Power Brake Co.v. Westinghouse案到1996年的Markmanv.Westview Instruments Inc.案，美国的逆等同原则的发展已日臻成熟。考察这些案件的裁判理由，可以基本归纳出判定等同实施方式的基本标准：第一，实现功能性，即实现了相同或基本相同的功能和效果；第二，技术贡献性，即为解决某一技术问题提供了一种不同构思的技术方案，或者代表某种新的技术发展趋势；第三，手段非等同性，即采用的手段与公开的手段有本质的不同；第四，开拓创造性，即本领域的技术人员要联想到这种实施手段需要极大的创造性。

　　四、结论：保守主义与极端主义的协调和统一

　　按照前文对实施方式的分类，专利审查的解释范围其实就是认为保护范围应该涵盖全部类型，而侵权诉讼的解释范围则认为只有前两类可以纳入保护范围。二者的分歧在于联想非等同实施方式和逆等同实施方式是否也要纳入保护范围。将所有的实施方式全部包罗进权利范围，实际上是用静态的观点看待技术的发展，漠视每个权利要求的背后都有固定的技术水平背景，无视公众福利，与鼓励创新的精神背道而驰，是一种极端主义；将权利人的保护范围限定为两种实施方式，实际上是对保护范围的缩小解释，不但对权利人的利益造成了极大伤害，也不符合专利法所倡导的平衡公平精神，是一种保守主义。求同存异，缩小解释范围的差距，使两种解释口径趋于统一，才是功能性限定特征保护范围发展的方向。

　　通过前文的论证，专利权与公众权利的边界已变得非常明晰：联想非等同实施方式应归属于权利人；而逆等同实施方式应回归社会公有领域。无论是专利审查还是侵权诉讼，对功能性限定特征的解释，都不应突破说明书公开、等同实施、联想非等同实施这三种基本形式。换言之，两种保护范围的内容应该统一为同样的外延：说明书记载的实施方式；与说明书记载的实施方式构成等同的实施方式；不与说明书记载的实施方式构成等同、但该领域的普通技术人员经过联想可以获知的实施方式。