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浙江康派律师事务所 廖保民律师
本人有幸参加2011年浙江省科技厅、人社厅组织的为期三个月的赴美知识产权高端培训项目。现向宁波市司法局、律协及本所给予我帮助的领导、同事和朋友汇报学习心得，由于学习时间有限，所述之处定有不当，敬请各位批评指正，以助本人进步学习提高。
撇开政治制度不谈，本人认为西方文明中两大制度创新——公司有限责任制度和专利制度——均是相当伟大的发明，前者通过赋予股东以其出资额为限对公司承担责任，免除了投资人对其商业活动承担无限责任的后顾之忧，激励了全社会的投资热情，满足了资本主义工业化过程中的社会化大生产的需求；后者通过赋予发明者对其发明一定期限的合法垄断权，以换取该发明技术对全社会的公开，一方面激励了人们在科研领域的投资热情，另一方面又让后人在在先公开技术的基础上开发出更多的技术成果，促进了科技创新。所以，专利制度是一个企业、一个城市、一个国家拥有核心竞争力的制度基础，在宁波大谈“创新、创业、创一流”的今天，了解美国专利制度，可以管视美国经济、科技领先世界的原因，为我市经济转型升级提供有益的启发。
一、美国专利法渊源
美国专利法是依据美国联邦宪法第I条第8节第8款“版权与专利权”条款授权立法而来。该条款规定：“为促进科学和实用技术的发展，国会有权保障作者和发明者在有限的期间内就他们各自的作品和发现享有排他权”。现行的美国专利法属于美国国会制定的美国联邦法（United
States Code）范畴，为其中的第三十五编（Title
35）。该专利法共分四部分，第一部分规定与美国商标专利局有关事项，涉及该局的设立、员工、职能、申请商标专利的程序及专利代理人等；第二部分规定发明的可专利性及专利申请、核准程序等；第三部分规定专利证书及对专利权的保护；第四部分规定专利合作条约以及依该条约的申请。
美国属普通法系国家，专利判例也是美国专利法的重要法律渊源。美国的法律逻辑是归纳法，通过各个案例归纳出法律适用原则，再形成成文法。我们在和休斯顿大学法学院的J.D（相当于国内的法律硕士）上课时，深有体会，他们的法学课程都是通过一个一个案例分析来讲述的，和国内的概念、特征、理论及法条的法学教学明显不同。前者教学，让学生短时间内会一头雾水，不知所云，感觉其法律不成体系，但时间一长会发现每个案例都是生活中经常碰到的典型案例，由此归纳出来的法律原则基础坚实，触手可及，充满生活气息，易记易懂；而后者教学，学生学完后内心感觉法律框架完整，颇有收获，但由于收获的是立法机关或理论界学习借鉴国外法律演绎而来的法律知识，碰到生活中的实际案例，解决起来，总感觉无从入手，底气不足，只有经过三五年的司法实践后，才慢慢有所感觉。美国法院适用遵循先例原则时，首先，必须区分联邦法院的先例或州法院的先例。联邦最高法院或联邦上诉法院的判例具有普遍的法律效力。适用联邦法律时，联邦最高法院的判决对全部联邦法院和州法院都构成先例，联邦法院在适用州法律时，必须遵守州法院所确立的先例，联邦最高法院也不例外。各州法院之间的判决不构成先例。美国联邦最高法院认为在遵循先例原则的同时，也允许在特殊情况下不坚持遵循先例，只要这样做是正义的。他们认为，遵循先例是一个原则而不是例外。
二、美国专利司法体系
在美国，一般来说，各州州法院处理依各州法律所产生的法律诉讼；而专利法属联邦法规，故专利诉讼由联邦法院管辖，州法院无权管辖。美国的联邦法院体系可分联邦地区法院（U.S.District
Court）、联邦巡回上诉法院（U.S. Court of Appeals）及联邦最高法院（the Supreme
Court）当然还有审理国际贸易诉讼案件的联邦国际贸易法庭（U.S.Court of International
Trade）等专门法院。美国由五十个州组成，联邦地区法院分布于各州不同区域，根据各州面积大小、人口多少，各州的联邦地区法院数量不一。根据联邦法第二十八编关于联邦法院管辖权的规定，专利诉讼案件由被告住所地、公司主要营业地、侵权地所在的联邦地区法院管辖。专利上诉案件由联邦巡回上诉法院专属管辖。需要指出的是，联邦巡回上诉法院有关专利案件的决定，在全美国都成为约束性的先例。这与其他十一个联邦上诉法院不同，后者的判决只在它们负责的地理区域内成为约束性先例。联邦巡回上诉法院的决定只可以被美国最高法院的决定或者成文法的相关改变所推翻。但由于是否审查联邦巡回上诉法院的决定取决于美国最高法院的自由裁量，所以实际上大多数情况下联邦巡回上诉法院的决定是终局性的。专利案件诉讼基础的程序适用《联邦民事诉讼程序法》（Federal
Rules of Civil Procedure）更细化的诉讼程序由各个联邦地区法院规定（local
rules）。虽然各个地区法院的诉讼程序大致相同，但还是有些差异，在参与美国专利诉讼之前，应该明了管辖法院的诉讼程序规定，以免延误时机。如笔者培训所在的德克萨斯州有东区、南区、北区三个联邦地区法院，他们均有各自的诉讼程序规则。据笔者了解在专利案件的马克曼听证程序中对权利要求解释诉讼活动时间和程序均有各自专门的案件审理控制规则，东区法院的规则从2005年2月22日开始执行，南区法院从2008年1月1日执行，北区法院从2007年5月1日执行。如东区法院的诉讼进度规则规定：1、在第一次案件管理会议之前10天，主张专利侵权的一方必须提交其主张的权利要求和侵权辩论意见。2、45天后，被控侵权方必须提交专利无效的辩论意见。3、10天之后，控辩各方必须提交需要解释的权利要求用语清单。4、20天后，控辩各方必须交换针对每个需解释的权利要求用语的解释意见。5、在提交专利无效辩论意见之后60天，控辩各方必须提交一份合并权利要求解释和听证前声明。6、30天之后，各方必须结束与权利要求相关的全部事实和专家证据开示活动。7、在提交合并权利要求解释和听证前声明之后45天，主张专利侵权的一方必须提交其权利要求解释开场材料，而被诉方应在14天内回应；然后，主张侵权方有7天的回应期。8、在提交了上述回应材料后14天内，法庭将通知召开马克曼听证会。根据该规则，该法院应当在首次案件管理会议之后175天内举行马克曼听证会。
三、美国专利行政执法体系
美国是司法部门主导型知识产权执法的国家，美国直接负责专利的主要行政部门主要是商务部专利商标局（USPTO）、美国国际贸易委员会(ITC)。专利商标局负责专利和商标管理；除司法机关外，美国国际贸易委员会也负责相关的专利执法。该委员会是针对国际贸易过程中出现的问题展开广泛调查的联邦政府机构。根据美国《1930年关税法》第337节(19
U.S.C. § 1337，即337条款)，该委员会负责调查和实施美国贸易救济，包括将货物进口美国或在美国销售中使用不公平竞争方法和不公平行为。
337条款规定，禁止侵犯美国商标权、版权、商业秘密或专利权的货物进口至美国，或为进口美国而销售，或进口美国后销售。该条款是美国对进口贸易的知识产权保护条款（进口保护）与之对应的是美国贸易法301条款（出口保护）。“301条款”是美国政府针对损害美国贸易利益和商业利益的外国政府的行为、政策和做法进行调查、报复和制裁的手段，迫使其他国家接受美国的国际贸易准则，以维护美国的利益。联邦贸易委员会在337调查时可以发布禁止商业中的不正当竞争方法的禁令（永久禁令或临时禁令），对于不执行决定者，可以进行一定额度的罚款。该委员会通过行政法官以听证会方式审理案件，可以迅速有效地通过美国海关部门暂时禁止疑似侵权物品进入美国本土。由于该海关保护程序，对侵犯知识产权的案件只需证明有侵权事实存在，无须证明美国国内产业存在伤害的事实，越来越多的美国知识产权权利人愿意采用该程序。在我们进修期间的2011年10月11日，美国联邦巡回上诉法院维持了ITC做出的指控中国企业（天瑞集团）第一起的侵犯商业秘密案【TIANRUI
GROUP CO v. ITC,
(2011)】的裁决。（该判决有两个重大突破，首先，扩大了ITC的管辖权，把发生在美国国外（中国）的对美国知识产权侵权案件也延伸到其管辖范围，属典型的长臂管辖；而且中国天瑞集团生产的产品在美国没有同类工艺的产品，不会损害美国国内相关产业，但美国方依然做出了中国企业败诉的决定。有对中国在知识产权保护领域的不友好因素）。加上该程序耗时（约12-18个月）比法院诉讼程序短（一般专利案件均要2-3年，长达4-5年也不少见），所需律师费用少（大约100万美金左右）。需要注意的是，中国企业的竞争对手，不仅美国企业，还包括日本、韩国等国公司均在利用该程序展开商业博弈阻止中国企业进入美国市场。因为根据337条款，只要在美国持有知识产权的权利人无论国籍，均可对不公平的进口行为提起诉讼（无论向美国出口的企业是外国的，还是美国的海外企业），以此寻求将不公平进口的产品排除在美国之外。从与我们一起参加培训的来自浙江医药股份有限公司的知识产权主管处得知，日本Kaneka公司以我中国该公司涉嫌侵犯了其在美国刚刚取得授权的有关氧化型辅酶Q10制备工艺专利向美国国际贸易委员会（ITC）提起了对该公司的337调查。该日本Kaneka公司还就该专利纠纷于2011年3月22日在美国加州中央区地方法院对该中国公司提起诉讼，后这一起诉案被转移至我们学习的休斯敦联邦南区地方法院审理。2011年8月22日在与联邦法官的庭审会议期间，Kaneka公司的律师承认他们不清楚中国公司辅酶Q10制备工艺，因此，法官要求Kaneka公司收回其以前曾发给中国公司的客户和其他贸易伙伴有关声称中国公司侵犯其专利的信函，认为这些信函的描述是"欺诈性"的，并给他们设置了撤销这些信函的时间表。最后Kaneka公司向法庭提交提案，主动撤销其对中国公司指控的所有请求，转而寻求337调查程序。日本公司限制竞争，意图控制市场的诉讼目的明显。
四、美国专利诉讼程序
本文美国专利司法体系中，我们提到专利案件属联邦法院管辖之案件，其所适用的实体法是《专利法》及有关专利判例法，其所使用的程序法是《联邦民事诉讼程序法》（Federal
Rules of Civil Procedure）和各个联邦地区法院自己制定的规定（local
rules）。由于各个地区法院的规定不得与《联邦民事诉讼程序法》相抵触，现我们就以《联邦民事诉讼程序法》为本，介绍美国专利诉讼的有关程序。
1.立案及送达程序。根据《联邦民事诉讼程序法》第4条规定，专利诉讼案件首先由原告向联邦地区法院提交起诉状（complaint）,并连同传票（summons）送达给被告。一般该文书的送达交由专门提供送达程序服务的公司完成。应送给被告或授权接受文书的代理人，并在送达成功后填写送达回证（proof
of
service）并签字，一般应在120天内完成。被告收到后应在60天内分别向法院和原告提交答辩状（answer）。需要指出的是，若针对的被告是中国公司或自然人等涉外被告，则涉及域外送达。由于我国和美国没有签署相关的民商事司法协助协定，但两国均是《关于向国外送达民事或者商事诉讼文书和司法外文书公约》（海牙送达公约）缔约国，由于美国无保留的接受该公约，所以美国法院会采取该公约规定的中央机关送达方式和替代送达方式,包括领事送达、邮寄送达和主管人员送达等方式；虽然中国在加入《海牙送达公约》时对送达方式作了保留，只允许外国法院、驻华使领馆、律师事务所等机构通过中国司法部和法院系统进行送达，中国对于外国常用的邮寄等送达方式不承认其合法性，可以也应该向外国法院提出程序抗辩，主张邮寄送达的方式不符合《海牙送达公约》，并说明中国加入该公约时所作的有关保留。在提交程序抗辩时，应明确写明提交该抗辩并不意味着承认其送达方式的有效性与合法性，仍旧保留要求按照中国的有关规定进行送达的权利以争取诉讼准备时间，但美国法院仍可能裁定该邮寄送达方式合法有效。另外，美国司法文书域外送达制度的国内立法包括制定法、判例和行政法规。美国联邦法院在先前判例中所使用的司法文书域外送达的方式将为美国法院所遵循。这就是我们宁波有些公司常常收到美国原告通过电子邮件方式送达诉状及传票的原因，我们不能简单的认为：该送达方式不符合我国民事案件的送达方式，属无效送达，对之不理不睬。美国在司法判例中对电子邮件送达在2000年后也认可其效力。当然也有些企业家认为，就算美国法院判了，它也无法执行，因为它不像仲裁裁决，可以通过《纽约公约》申请承认与执行，对美国法院判决可以不予理会。听起来好像有些道理，但除非你就此放弃美国市场或断开和美国的所有有关连接点，否则，不理不睬并非上策。再说社会总是在发展变化，虽然中美目前为止还没签定也没有参加有关“承认和执行外国法院判决”的协定或公约，但美国联邦巡回上诉法院已经于2011年3月维持了联邦地方法院首例承认和执行中国湖北高院判决的判决（湖北葛洲坝三联实业股份有限公司和湖北平湖旅游船有限公司诉美国罗宾逊直升机有限公司直升机产品侵权纠纷一案）。笔者坚信，中国法院根据国际通行的“司法礼让和互惠原则”以及中国文化中的礼尚往来传统，中国法院在不久的将来也会承认与执行美国法院作出的判决。
2.答辩。被告在收到诉状和传票后在规定的时间内，必须对原告诉状中的每一项诉讼请求（claim）作出答辩（defense）,这与国内民事诉讼中被告收到诉状后，是否答辩是被告的权利不同，在美国是否答辩是被告的强制性义务，如被告没在期间内提出答辩，原告可请求法院做出缺席判决（default
judgment）。若被告对原告有反诉（counterclaims）时，要在答辩状中一并提出。
3.案件程序管理会议（Pretrial
Conference）。在被告答辩后，法院会召集双方当事人律师开案件程序管理会议，对案件的进行程序及进度作一个安排管理，并了解是否有和解可能。所以参加该会议做好和解谈判的准备有一定的必要。法官在征询双方律师意见后，会以裁定（order）的方式订下时间进度表，对当事人请求、搜证程序的截止日及审讯程序的日期进行确定。
4、搜证程序（discover）.这是专利诉讼案件中最耗时，也最花钱的阶段，很多案件在该阶段双方就达成和解结案了。因为随着搜证程序的进行，双方都知道自己和对方掌握的所有证据的价值，胜败心中基本有数。如果事实比较清楚，法律上没有多大争议，早结案就是少花钱。因为美国律师是按工作小时收费，一般律师300美金不等，给我们上课的Paul
E.Krieger 律师【被 Intellectual Property Law Litigation评为 The Best Lawyers in
America
(2006–2011)】其收费是700美金每小时。Paul曾跟我们说到一个极端的专利案件，单专家证人就有200多人，这些都要该在程序中完成。搜证程序目的就是在公开、透明的程序下去揭示案件真相，双方通过要求对方宣誓证言、书面问卷调查、出具文件和物品、进行现场调查等方式获取证据，对方应尽量配合，否则会因不诚信而受到惩罚。原则上，当事人不能隐瞒任何证据，但法律赋予律师—客户特权（attorney-client
privilege）也就是律师和当事人之间的信息披露豁免权。这一规定的目的是促进客户与其律师之间开放和坦诚的对话。但并非所有的律师和客户之间的信息都受该特权保护，而且在某些情况下，如果客户将其与律师之间的沟通内容披露给第三方，可能会被视为放弃该特权，这样必须提交所有来往文件。
5、简易判决（Summary
Judgment）。依据《联邦民事诉讼程序法》规定，诉讼开始后，如果一方认为没有重要事实上的争议时，可以请求法官作出简易判决判其胜诉。一般为谨慎起见，大多在搜证程序中，一方取得足够的证据证明“没有重要事实上的争议时，依法应判胜诉”，才向法院要求简易判决。法院一般喜欢在开完马克曼听证会后，在明确专利权利要求后，判断“没有重要事实上的争议时”，简易判决一方胜诉。
6、马克曼听证会（Markman
Hearing）。马克曼听证会是联邦巡回上诉法院1995年审理的马克曼案件而来（Markman v.westview
Instrument）。该程序是用来解释专利专利要求的保护范围，在该案之前，专利权利要求的解释是由法官（judge）和陪审团（jury）来决定的，由于陪审团成员背景的多样性，而权利要求的解释是一项专业性很强的工作，陪审团很难胜任，作出的解释往往不能令人满意。该案中，法官没有采纳陪审团的解释，认为专利权利要求的解释是一个法律问题，应由法官决定。Markman不服向美国最高法院上诉，结果最高院维持了该决定。从此，确定了由法官来听证决定专利权利要求的解释，故而得名马克曼听证会。一般在马克曼听证会后，是否专利侵权一般都比较清楚了，很多案件结果就此明了，或判决或和解，据说80%多的案件不再进入审判程序。
7、审判程序（Trial）。在由法官解决了法律问题后，除非在前面程序中有证据证明不存在重要事实的争议，可以由法官作出简易判决外，对诉争专利和被控侵权专利的比对以决定是否侵权的事实问题一般由陪审团来决定。当事人双方可以协商一致选择不用陪审团，实务中，多有陪审团参加。陪审团成员的选择是随机的，在民事诉讼中，陪审团成员最少六名，最多十二名。当事人双方对所选出的陪审团成员有三个绝对否决权。据介绍，在我们学习的德州，其东区联邦地区法院是有名的“原告（专利权人）友好型”法院，专利权人胜诉率高达80％，跟这里的陪审团成员情感上更倾向于专利权人不无关系。而且，还有人说，由于美国南北战争，南方吃败仗，南方人在内心对来自北方的公司情感上并不友好。这些案外因素，会成为专利权人在提起专利侵权诉讼时，刻意选择某特定法院为其管辖法院的诉讼策略。
8、临时禁令（Preliminary
Injunction）。专利诉讼目的除阻止侵权行为并获得赔偿外，很大程度上成为一种商业竞争策略。因为高科技产品周期短，变化快，为阻止竞争对手抢占先机，一般均在起诉时同时向法院申请临时禁令禁止侵权产品的销售，以便扩大自己的市场销售份额，以免赢了官司，丢了市场。如正在全球打得火热的美国苹果和韩国三星专利战，向法院申请临时禁令禁止三星涉案产品销售就是苹果所爱。
五、美国专利法修改要点
在我们赴美学习前一天，2011年9月16日，美国总统奥巴马签署了《美国发明法案》，历经十年的修法改革终成正果。美国专利律师及有关各界正在积极学习该新法，本人由于了解有限，仅对我们授课律师讲到的几点，做一肤浅介绍。
1、专利获得从先发明制度（First to invent）到先申请制度（ first to
file）。虽然先发明制度，对真正发明人是公平的，而且有利于发明技术的完善，但存在举证难，且不利于授权专利的稳定性，以前只有美国、菲律宾少数几个国家的专利获得是采用先发明制度，中、日、欧大部分国家都采用的是先申请制度，即专利授权给先申请的人。为回避先发明制度的缺点，顺应知识产权国际一体化的趋势，美国这次修法也采纳了先申请制度。
2、现有技术从相对新颖标准到绝对新颖标准。
美国以前专利法第102条（a）款规定，世界范围内的以专利、公开出版物形式公开，以及美国境内公开使用、销售而公开的技术构成现有技术。强调的是在美国境内的公开使用和销售，采用的是相对新颖性标准。新专利法对现有技术的判断不再以美国境内的公开使用和销售为限，而放宽到世界范围内，采用的是和中国相同的绝对新颖性标准。
3、改革专利授权后重审程序，降低挑战专利有效性成本。
此前，在美国对专利的有效性提出挑战主要是通过侵权诉讼时一并在法院解决。新专利法增加了授权后重审程序(post-grant
review)和双方重审程序(inter parte
review)。这两个程序启动的时间和理由有所不同，但均由美国专利商标局的专利审判和上诉委员会审理，对专利审判和上诉委员会作出的审理决定不服的，可向美国联邦巡回上诉法院上诉。由于该授权后重审程序相对诉讼程序耗时短、成本低。有利于挑战专利的有效性，故而提高专利申请质量成为第一要务，我国企业要改变专利申请中重量轻质的浮躁心态，扎扎实实提高科研质量，才能在国际竞争中真正立于不败之地。
4、专利申请费用增加。考虑到国外律师费用高，国内有人建议，把更多的申请工作(例如申请文件准备、翻译)等委托中国代理人完成，只请美国专利律师负责进行审核和提交的工作，这样可以降低美国专利代理费。但美国律师告诉我们，由于美国专利法中存在禁止反言（Estopel）的规定，如果在专利申请过程中，有为获取专利权而对权利要求主张范围缩小的，事后在专利无效或专利诉讼中在对专利要求进行解释时，不能扩大解释，故而撰写专利权利要求的用语精准性显得十分重要。如果为了省申请费最终导致具有市场空间的专利被无效，就有点因小失大。其实，美国律师也考虑到国外客户费用承担问题，也做一些选择。在全球化分工明显的今天，美国律师告诉我们，在专利申请或诉讼前的技术含量相对较低的专利检索工作，他们有时会委托英语能力较高、但费用低廉的印度公司进行检索。
5、积极回应专利怪兽(patent
troll)，提高故意侵权的认定条件，降低专利怪兽的困扰。在美国专利诉讼，法院诉讼成本低，1000美金就可以起诉，而且，一个专利案件可以把涉嫌侵权的十几个公司作为被告在一个案件中提起。美国出现了不少本身既不实施专利、也无实施专利意向的公司，通过收购专利再与律师合作进行风险代理通过专利诉讼牟利的公司。由于每一个专利诉讼案件走完律师费就高达几百万美金，很多大公司疲于应对，早早支付部分费用和解结案。为革除这种滥用知识产权的现象，美国新专利法进行了修改。
此外，《美国专利法》还调整了宽限期、先用权、最佳实施例等制度，增加了优先审查制度和对微型企业的扶持政策，增加有关虚拟标识的规则等。 | 
