马东晓：从双环本田案看侵权警告函的注意事项| 2016全球法商领袖论坛发言实录

马东晓

中伦律师事务所，合伙人

（本文是根据马律师在2016全球法商领袖论坛发言整理）

【以下是发言实录】

各位好，非常荣幸能受邀参加2016全球法商领袖论坛，上午张学兵会长作了《经济新常态下的法律服务市场》主旨发言，从宏观角度解读了法律服务市场的变化和律师业务领域的发展，现在我就跟大家分享一个知识产权领域中新的案件类型，即由于不当发送律师函导致不正当竞争的案件。在这个案件当中，因为不当发送律师函的原因，最高法院终审判决发函一方构成不正当竞争，反过来赔了一千六百万，这是一个曾经一度引起争议的案件。这个案件就是双环诉本田案，今天我们来解读一下这个案件传递出来的信息。

 

先简单介绍一下这个案件的事实。上图的左边是日本本田公司的一款汽车的外观设计专利，我挑了两张示意图；右边是我从网上搜到的本田的车和双环的车放在一起的比较图。仔细观察，主视图还是有很大差异，我之所以另外挑了一个侧视图，是因为法院的判决书中提到了侧视图。这款车叫“CR-V”，是本田非常有名的一款车，在推出时间不久后双环也推出了外形很像的一款车，所以双方产生了诉讼。

 

这个案件最高法院是用两个判决来判的，因为它们互为原被告，但是又没有形成反诉，因为两个案件中被告除了他们两家外还有其他关联企业所以没有办法合并成一个诉。

在上图中“（2014）民三终字第8号”是“本田起诉双环是否构成侵害专利权的案件”，“（2014）民三终字第7号”是“双环起诉本田不正当竞争的案件”。

 

在“（2014）民三终字第8号”案件中，最高法院认定，双环不构成专利侵权，主要的理由是汽车三仓比例分配以及前大灯、雾灯、前护板、格栅、车顶轮廓等部位还是存在差异，对两者整体外观产生了显著的影响，足以将两者区别开来。由于外观设计侵权判断是非常复杂而且常常引发争议的问题。总体来讲，是否构成侵权要看整体视觉效果，还要抛去具有技术功能的设计特征以及惯常设计特征，而且要以一个普通消费者的眼光来看，所以最高法院最终认定双环不构成侵犯专利权。

 

随后，最高法院在“（2014）民三终字第7号”案件当中判定，本田公司发送律师函有不妥当的地方，这不妥当的地方构成了不正当竞争，判决赔偿双环公司一千六百万人民币。

 

今天，我想跟各位分享的问题是——如何正确地发送律师函。我检索了最高法院知识产权庭涉及律师函的判决一共有三个涉及到发送律师函的问题。在这些判例当中，我归纳了最高法院关注的四个因素：

• 第一是发函时机。什么时候发律师函？这是最高法院考量的第一个因素。

• 第二是发函对象。律师函发给谁？如果发给直接的侵权人或制造商，是最常见，也是最能理解的，一般没有问题。但如果是发给经销商该怎么办，要注意什么？

• 第三是发函内容。律师函应该准确传达哪些内容？尤其是针对不同的发函对象时。

• 第四是发送人义务。即发函人不是想怎么发就怎么发，他发送律师函应当承担什么样的义务。最后我在这四点上总结了4个发送律师函的注意事项。

 

理邦诉迈瑞案

在最高法院的三个案例中，第一个案例仅有一句话评述了律师函的作用，今天不再赘述，第二个案例叫“理邦诉迈瑞案”，这个案件早于双环本田案。

案情是，在理邦公司上市的关键阶段，迈瑞提起了23件专利侵权和1件侵权商业秘密诉讼，在诉讼期间一部分专利被无效，最后一审只有一件专利胜诉，之后理邦以“迈瑞发送律师函不当以及它的法定代表人接受媒体采访”为由构成不正当竞争进行起诉。双方从深圳中院一直打到最高法院。

 

▌从发函时机来分析。

在这个案件当中，理邦提的理由是双方有竞争关系，对方是在我们上市的关键阶段发起诉讼，并向我们的经销商大量地发律师函；起诉之后又部分案件撤诉、部分专利被无效，因此并非真实维权而是有诋毁动机，构成不正当竞争。

但最高法院认为，迈瑞公司在发送律师函之时，所依据的都是当时有效的专利权，且发函对象为涉嫌侵权的特定销售商，在真实维权的情况下，即便在维权时机等方面进行有意选择，仍属行使权利的自由，仅此不足以认定其行为具有不正当性。

 

▌从发函对象和发函人义务来分析。

最高法院认为，考虑到竞争对手的上下游客户对于涉嫌专利侵权问题的判断能力相对较弱、避险意识较强和更易受到侵权警告影响等实际，向涉嫌侵权的竞争对手的客户发送侵权警告需要在注意义务上有更高要求。

 

▌从发函内容来分析。

在这个案件中，最高法院强调，就专利侵权警告的内容而言，权利人在侵权警告中依据的涉嫌侵权事实应当具有较高程度的确定性，但又不能对其确定性程度要求过高和过分，否则会妨碍侵权警告制度的正常效用和有悖此类制度的初衷。在侵权警告中对于涉嫌侵权的基本事实判断事后能够达到获一审判决认可的情况下，已足可认定其在发送侵权警告时不属于捏造、散布虚伪事实，而不能再苛求只有终审判决认定的侵权事实才能作为判断依据。

 

双环本田案

我们回头来看双环本田案。2003年11月本田起诉双环侵权，然后在2004年1月向双环全国的十余家经销商发函警告，并登报。这是一个重要的事实，发函之后实际本田又做了大量的市场宣传，这些宣传双环都有证据证明是本田提供的。

我们看一下这个警告函，这虽然是一个很普通的警告函，但就是这样一个警告函，由于发送的时机和对象特殊，导致内容过于简单和不确定，竟为本田公司惹下了大麻烦。

最高法院是如何基于发函时机和发函对象不同判断发函的内容？

 

• 最高法院认为本田公司是分两个阶段发函，起诉之前发函，起诉之后又发函，第二阶段本田已经起诉后，继续扩大范围向涉案的销售商发送侵权警告信。警告信中仅记载了专利权的名称、涉嫌侵权的产品名称以及受函客户涉嫌侵权的性质，没有披露外观设计相近似的具体理由或进行必要的侵权比对，也没有披露其与双环均已向法院寻求司法救济等其他有助于经销商客观合理判断是否自行停止被警告行为的事实。在这种情况下，使得经销商没有办法做进一步的判断。

• 由于被警告的经销商也是本田涉案专利产品的竞争者或客户群，本田在向这些经销商发送的警告信维护其专利权的同时，也有打击竞争对手、争取交易对象或者商业机会的作用。

 

最高法院认为，权利人在特定时机向特定对象（经销商）发函时有如下审慎义务：

 

• 对销售商而言，侵权警告的内容对其能否作出合理判断、自行承担由此导致的商业风险更为关键。

• 向销售商发送侵权警告时，对确定被警告行为构成侵权而产生的注意义务要高于向制造者发送侵权警告的情形，其警告所涉信息应当详细、充分，否则，易导致交易方面对内容不明确的警告内容，为避免自身涉及到警告信所称的后果，停止进行交易，影响公平竞争的交易秩序。

• 权利人发送侵权警告的目的，在于让被警告者知悉存在可能侵害他人权利的事实，自行停止侵权或与权利人积极沟通、协商解决纠纷。

 

在这个案件中，我们对最高法院的判决可以作出如下解读：

 

• 判断侵权警告是正当的维权行为，还是打压竞争对手的不正当竞争行为，应当根据具体情况认定。

• 权利人维权的方式是否适当并非以被警告行为是否侵权的结论为判断依据，而是以权利人维权的方式是否正当，是否存在打击竞争对手作为衡量的标准。

• 由于侵权认定的专业性和复杂性，不能过高要求权利人对其警告行为构成侵权的确定性程度。

• 在权利人发送侵权警告行为得当，不存在过错时，即使最终被警告的行为不构成侵权，也可能不属于滥用权利，无需对竞争者的损失进行赔偿。

 

在这个案件中，最高法院判决的重点是发警告函的行为到底是不是具有不正当竞争的故意或者是形成不正当竞争的后果，如果有这种故意或者后果的话，它会直接来判断，而不是像理邦诉迈瑞案那样看警告的事实是不是有确定性，这是在这个案件当中一个新的发展。

 

 

发律师函应注意4个问题

最后我结合这几个案例给大家总结一下发律师函时应该注意的4个问题：

 

发函人权利基础。

要告知收函的这家公司你的专利名称、专利号、有效期、专利来源等。因为有时原告未必是原始专利权人，这些信息需要披露清楚。

侵权行为的具体情况。

特别是有系列产品的时候，要讲清楚侵权产品名称、产品型号、侵权部件等。

行为的性质和后果。

要指明侵权行为的性质、触犯了哪些法律条款，需要承担什么法律责任等。

对客户或经销商发函有更高的审慎义务。

要充分详细披露专利情况，不得使受函者误导。还要归纳特征、简要比对、告知是否起诉的信息等；不得夸大保护范围、不得模糊裁判结果；不得虚假陈述、诋毁商誉、影响交易秩序。否则都有可能对受函人构成不正当竞争。

 

以上就是我今天分享的内容，不当之处，欢迎批评指正。谢谢大家！