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第二章 京企涉入337调查典型案例 2.6 337-TA-486、487 农用机械337调查案 2.6.1 当事双方和行业背景 在2004年我国农用机械出口额为33.44亿美元，同比增长56.9%的背景下，337调查随之而来，ITC相继发生两起针对我国农用机械的337调查案（见表2-2），案由涉及外观涉及和商标。 表2-2 我国农用机械产业遭受337调查的概况  1. 申请人 美国迪尔公司（Deere & Company）是全球最大的农业机械生产商，由约翰迪尔（CNH Global）创立于1837年，公司位于特拉华州。美国迪尔公司的业务遍及160格国家与地区，在全球员工超过4万名，2002年，迪尔公司全球销售收入达到139亿元，在美国分布有超过3000个的授权分销商。 凯斯纽荷兰公司（CNH America LLH）由欧洲的纽荷兰公司与美国的凯斯公司于1999年合并成立而成，先后收购了德国芬特公司、英国麦赛福格森公司、美国卡特彼勒公司的农用橡胶履带拖拉机业务部门及芬兰维创公司。凯斯纽荷兰公司在全球拥有11000多家销售商。 2. 被申请人 江苏悦达集团是我国拖拉机生产的屈指可数的大型企业，年产拖拉机9万台，其生产能力和出口额均位居全国前列。并且，悦达集团在国内齿轮传动产品中品种最全、谱系最宽，稳居中国同行业前三强，是我国重要的大型拖拉机生产研发出口基地。 东风农机集团始建于1952年，前身是原常州拖拉机厂，是一家致力于研发、生产拖拉机及各类农机具的国有大型农业农机企业，是中国大中型轮式拖拉机、手扶式拖拉机的专业生产基地之一。1999年，“东风”、“DF”商标被认定为中国驰名商标。2003年8月28日，东风公司国有企业向民营企业的体制改制。 江铃拖拉机有限公司成立于2002年5月29日，是江铃汽车基团的下属子公司，位于江西省南昌市，主要从事拖拉机、汽车、农用车、专用（改装）车、发动机以及汽车零部件生产。 3. 行业背景 （1）世界农业机械产业 农业机械产业具有典型的国际性，每年全球都有近半数农用机械通过进口贸易方式获得。拖拉机和收割机是世界农机市场的主要产品，两者占据了农机市场的销售的相当份额。目前，全球最大的农业机械生产国有美国、中国和德国，排名其后的是意大利、印度、法国、巴西、加拿大、韩国。全球共有生产农业机械的企业1500余家，但该领域大部分市场份额都被世界排名前15位的相关企业占据，合资企业和制造商联盟仍是目前较为流行的生产方式。发达国家和地区是农业机械的主要销售市场。农机出口前七位国家为美国、德国、英国、法国、加拿大、意大利和日本，其出口量占世界农机出口市场的比例高达70%以上，2000至2005年，全球农业机械销售总额年均增长6%。美国迪尔公司（Deere & Company）、凯斯纽荷兰公司（CNH Global）和美国阿格科公司（AGCO）是全球三大农业机械制造商，以上3家企业共同占据了全球农业机械三分之一的市场份额。 （2）我国农业机械产业 我国农机出口占世界农机出口的比重较小，从市场占有率指数来看，我国农机产品国际竞争力不强，与世界农机出口大国之间存在很大差距，仅占美国、德国、日本等农机生产大国的1/30～1/10。小型农机产品在一些发达国家和地区属于缺档产品，我国作为小型农业机械的生产国，小型拖拉机、排灌机械、小功率柴油机和耕播整地机械具有明显的价格优势，因而中国企业生产的小型农业机械在发达国家农机市场上具有较强的竞争力，排灌机械及其零件、内燃机及其零件、拖拉机及其零件，约占我国农机出口总额的70%。但中国制造企业并不具有相关的知识产权权利。 我国大中型拖拉机及零件主要出口企业包括中国一拖、江苏悦达盐拖、福田雷沃国际重工、约翰迪尔天拖、山东时风基团和常州东风等；柴油机主要出口企业包括江动基团、常州常发基团、常州机械设备公司、山东潍柴基团、山东巨菱集团、福州金飞鱼公司、山东东方内燃机公司和慈溪三环公司等；手扶拖拉机主要出口企业包括常州东风、浙江四方和山东常林等；农用运输车主要出口企业包括江西江铃公司、福田重工公司和安徽江淮汽车公司等。 在337调查前，2002年，我国农机出口市场遍布世界六大洲171个国家和地区，对美国、印度尼西亚、日本等国家的出口额达到上亿美元。美国作为我国拖拉机整机出口的第二大市场和拖拉机零配件第一大出口市场，2002年我国对美拖拉机整机出口金额达1102万美元，我国对美拖拉机零配件出口金额达5012万元，占我国拖拉机零配件产值的33%。我国中小马力柴油机的生产能力居世界首位，单缸柴油机从1994年出口24万台、总额仅3418万美元发展到2002年出口85万台、总额1.05亿美元的规模。拖拉机及其零件是世界农业机械市场最重要的出口产品，其出口额接近世界农机出口额的一半，而拖拉机及其零件也是美国迪尔公司的主导产品。2002年，我国拖拉机及其零件出口由发展中国家向发达国家扩展，对美出口同比增长33.99%。由于我国农业机械的价格具有非常大的竞争优势，使得我国农机企业抢占了很多中低端国际市场，对跨国企业形成了冲击。因此，发达国家以质量标准、环保标准、技术标准、反倾销、知识产权等各种形式的非关税壁垒限制我国产品的输入，337调查就是其具体的手段之一。 2.6.2 337-TA-486 纽荷兰农用机械337调查案 1. 立案 2002年12月27日，纽荷兰公司向美国国际贸易委员会（ITC）提请337调查，认为我国企业北汽福田汽车有限公司和山拖农机装备有限公司涉嫌农用拖拉机、割草机和牵引机的商业外观侵权，要求ITC颁布有限排除令。ITC于2003年2月10日，ITC正式立案，案卷号为337-TA-486。2003年3月19日，行政官发布初步认定调查通知。 2. 裁决 被申请人北汽福田、山拖农机并未应诉，而被缺席审判，被推定为对侵权事实的默认。由于北汽福田和山拖农机已延迟所有的答复，申请人于2003年4月2日提请加快步骤，该案立即进入默认救济。ITC的初裁认定被申请人北汽福田、山拖农机缺席，支持申请人纽荷兰公司提出的侵权申诉。2003年7月1日，ITC终裁支持初裁内容，并发布有限排除令。 2.6.3 337-TA-487迪尔农用机械337调查案 1. 立案 2003年1月8日，美国迪尔公司指控来自5个国家的24家公司对美国出口或销售的农产品车辆或部件侵犯其在美国的注册商标，并向ITC提起337调查请求。申请书中提及了4项美国迪尔公司所有的美国注册商标1502103、1254339、91860、1503576，上述4项注册商标包括两类：一类是图形商标，由黄色和绿色构成的颜色组合及特定的组合方式；另一类是文字商标，由JOHN DEERE组成。另外包括记载于商标2729766中的商标。2003年8月27日，ITC表示对行政法官作出同意申请人提出的将2729766号商标加入申请书的动议的决定不予复审。申请人要求对存在侵权行为的国外涉案公司产品发布普遍排除令和停止令。被迪尔公司向ITC建议的被申请人包括24家公司，我国的江苏悦达集团、东风农机集团和江铃集团进出口公司位列其中，此外被申请人还包括了荷兰、法国、德国、加拿大的21家公司。 迪尔公司在申请书中指称侵权行为主要涉及三类产品：装卸机、收割机和拖拉机。申请书中指控被申请人对美出口或在美销售的拖拉机造成了该颜色商标的“稀释”，侵犯了其黄绿色的颜色商标。被申请人的侵权行为包括两类：一类是指部分被申请人通过不规范手段进入市场，将迪尔公司授权在欧洲生产的产品进口至美国并在美国销售，造成美国市场消费者对迪尔公司产品的误解；另一类是指部分被申请人在中国生产和从中国进口并在美国销售的农用拖拉机侵犯了迪尔公司的颜色商标，引起消费者误解，导致迪尔公司的声誉受损。我国的3家涉案企业均被指控存在第二类侵权行为。侵权产品中收割机和装卸机侵权主要涉及向欧洲和从欧洲向美国进口的产品，拖拉机侵权则主要涉及从中国进口的产品。2003年2月7日，ITC决定对迪尔公司的337调查申请正式立案，案卷号为337-TA-487。 2. 应诉 应诉前，我国3家涉案企业考虑到其年均对美国出口总额较小（仅数百台），且337调查高昂的应诉费用，作为被申请人的中国企业主张不应诉，进而准备放弃美国市场。为避免我国拖拉机产品全面退出美国市场，导致后续行业发展壁垒，商务部和中国机电产品进出口商会等单位进行了主动说服动员，使涉案企业充分认识337调查败诉对于行业发展深远的负面影响，以及积极应诉的意义。在此基础上，被诉企业进行了积极的应诉准备。 2003年2月27日，我国的江苏悦达集团、东风农机集团和江铃集团进出口公司分别向ITC递交了应诉通知。其中，江铃拖拉机和东风农机基团有限公司两家企业联合应诉，共同聘请了美国律师事务所Venable，Baetjer，Howard & Civiletti，LLP代理应诉。江苏悦达集团则通过其美国进口商单独应诉，聘请了另一家美国律师事务所Law Offices of John D. Pellegrin，P.C.代理。 2003年5月期间，陆续有其他被申请人与申请人达成和解协议。中国企业曾因应诉337调查而给企业造成的较大负担，表达了与申请人和解的意愿。但是，由于迪尔公司要价过高、且态度强硬，中美双方未能就和解达成一致意见。 2003年8月，单独应诉的江苏悦达集团在美国进口商的建议下与迪尔公司达成了和解，同意退出美国市场。该和解让迪尔公司达到了使江苏悦达集团放弃美国市场的目的。2003年9月29日，ITC行政法官签发了同意对江苏悦达集团终止调查令。 在多家被诉企业与申请人和解，以及江苏悦达集团主动放弃美国市场的情况下，东风农机集团和江铃拖拉机有限公司仍然坚持继续应诉。两家公司准备了大量而充实的文字资料和物证，并提交了证人证言和专家意见，坚称自己并未侵犯申请人的注册商标，针对迪尔公司的材料提出强有力的抗辩。2003年9月12日，ITC调查律师向本案行政法官提交了听证前报告，明确认为中国这两家企业对美出口的拖拉机既没有造成涉案商标的颜色“稀释”，未侵犯迪尔公司的颜色商标，申请人指控的侵权行为不存在。在听证前报告明显不利于迪尔公司的前提下，迪尔公司主动提出与东风农机集团和江铃拖拉机有限公司继续进行和解谈判的愿意。 2003年9月21日，双方签订的和解协议，其主要内容为：（1）美国迪尔公司承认迪尔公司与东风农机集团和江铃拖拉机有限公司未造成商标的颜色“稀释”或侵犯颜色商标；（2）迪尔公司与东风农机集团和江铃拖拉机有限公司继续对美出口涉案拖拉机；（3）如果迪尔公司认为迪尔公司与东风农机集团和江铃拖拉机有限公司对美出口的拖拉机可能侵犯其颜色商标，应在30天内与中方两公司进行磋商，并在60天内提出解决方案；如磋商不成，迪尔公司才能寻求救济，且不得对迪尔公司与东风农机集团和江铃拖拉机有限公司在此前对美出口的拖拉机主张赔偿。该和解协议明显有利于中方两家应诉企业，明确了中国企业的行为不构成侵权，保证了出口行为的法律稳定性，且该和解协议的效力延伸到事后的进出口行为，为两家企业今后开拓美国市场提供了有力保障。至此，迪尔公司与东风农机集团和江铃拖拉机有限公司就和解达成一致，联合应诉的中方两家应诉企业代表参加了ITC于2003年9月22日召开的听证会。2003年9月23日，迪尔公司与东风农机集团和江铃拖拉机有限公司正式签署了和解协议，并请求行政法官允许双方在此基础上终止调查。2003年9月26日，经审查，行政法官宣布同意双方的和解协议，ITC同意对两家公司终止调查。本案于2003年9月26日全部调查终止结案。 2.6.4 结果和启示 在知识产权侵权判断方面，发明专利侵权判断相对比较复杂，而外观设计和商标则比较容易明确侵权与否，因而相对易于应对。在经过合理分析后，如果判断外观设计或商标不涉及侵权，企业可以大胆应诉，以此作为应对337调查的突破口。 在此案中，我们可以得出如下启示： 1. 关于商标 首先，根据美国最高法院的判例，其通过将商标法规定的可作为商标的文字、名称、符号、图案及其组合作扩大解释，将颜色解释为一种符号，视为可以作为商标。 其次，在商标的侵权判定中，关键在于判定在先商标与在后商业标识之间的相似程度，从而确定其是否造成相关消费者的混淆。但在商标淡化的判定中，美国国会在2006年制定了《商标淡化修订法案》（“TDRA”），将“淡化可能性”作为商标淡化的前提，而不是将某种程度的相似性作为判断淡化的必要前提。其对淡化中的弱化给予的规定为：“在判断商标或商业名称是否可能导致弱化，法院可以考虑以下相关因素：1、商标或商业名称与驰名商标的相似程度；2、驰名商标所具有的固有显著性或获得显著性程度；3、驰名商标的权利人实质性地对商标独占使用的程度；4、驰名商标的认可程度；5、商标或商业名称使用人是否主观上想要将其与驰名商标建立联系；6、任何商标或商业名称与驰名商标之间存在的实际联系。” 2. 应诉技巧 我国企业遭遇的两起农业机械337调查，涉案的中国企业以截然不同的态度应对337调查，进而产生两种不同的结果。486案中，北汽福田、山拖农机没有应诉，缺席审判直接被判处有限排除令，被排除出美国市场。487案中，中国企业虽然都是以和解结束，但对和解的境遇和条件截然不同。悦达集团在美国进口商的建议下与迪尔公司达成和解，以主动退出了美国市场为代价，损失惨重。在经历了2003年的两次337调查后，涉案的北汽福田、山拖农机和江苏悦达的涉案产品，被全面排除出美国市场。东风农机集团和江铃拖拉机有限公司却据理力争，未轻言放弃，最终迫使美国企业和解撤诉，获得了非常有利的和解结果，可以继续进入美国市场。337调查结束后，2004年我国的农机出口额同比增长56.9%，2007年同比增长达50%以上，这与东风农机集团公司和江铃拖拉机有限公司在337调查过程中充分准备，据理力争，顺利达成和解有密切的关系。消极对待等于放弃美国市场，没有明确的法律分析和支持，充分的证据资料依据，是很难从337调查中全身而退的。 3. 充分发挥政府和行业协会的作用 有关部门和行业协会要积极做好案件的应对指导与协调工作，要消除企业对应诉的畏惧情绪并给予专业指导工作。中国企业往往只有20天的答辩时间，如果政府部门能利用ITC网站，及时搜索到美国337立案信息，并通知和公布给相关企业和协会，将给企业尽早应诉打下良好的基础。487案中，东风农机集团和江铃拖拉机有限公司在行业协会协调下，聘用同一家律师事务所，对应诉步骤和和解方案协调一致，为最终达成和解创造了条件。我国涉案企业在应诉过程中常依附于国外进口商，致使中国企业的合理利益无法得到有效保护。江苏悦达集团单独聘用了一家美国律师事务所，且盲目听从了国外进口商的意见进行和解，最终丧失了自身的利益。对此，中国企业应通过有效的方式与其国外进口商沟通协调，而不要偏听盲从美国进口商的建议。 （撰稿人：郑少君） 案例评析 我们注意到，前述两个农用机械337调查案中，有企业选择不应诉导致产品被排除出美国市场，也有企业在没有获得很有利的条件下和解，也有企业不侵权抗辩的基础扎实，最后以较好的和解方案提前终止调查。那企业通常是如何决定是否应诉的呢？具体而言，企业是否应诉是每个涉案企业根据案件具体情况的作出的选择。通常，企业规模、发展方向以及出口量等多种因素起到了重要作用。从企业个体利益来讲，应诉与否主要关乎成本利益分析和企业的发展战略。但是，对于一个行业和一个国家的对外经济利益，应诉常常是惟一的选项。选择是否应诉，企业通常会从以下几个方面综合考虑： （一）考量美国市场对该企业的重要程度 很多企业放弃应诉的首要原因是认为应诉的成本大于能从该市场获得的收益。许多企业对美国市场结构进行分析，认为对美的出口量不大，与其花大力气应诉保住这不起眼的市场份额，还不如集中精力开拓主要市场或另辟蹊径，转售别国市场。值得注意的是，在发现国内企业转战到其他市场之后，这些337调查申请人很有可能会对国内企业在这些市场上继续穷追猛打。目前很多公司在主要的国家和地区都注册有专利和商标，这意味着其专利和商标在这些国家和地区也能获得保护，因此，不排除这些跨国公司在337调查的战场上取胜后利用其他国家和地区的诉讼和海关等知识产权保护措施阻止中国产品进入这些市场。总之，若该企业美国市场份额较大，或者目前不大，但将来有较大的潜力，则国内企业在综合考量其他因素之后可以考虑应诉；若该企业美国市场份额不大，未来美国市场前景不明朗，但该企业与337调查申请人在全球其他主要市场均存在相关知识产权诉讼时，则在该企业具备应诉实力的情况下，为了保住美国市场以及为了维护企业的品牌和公共关系形象，仍可以考虑应诉；当然，若该企业美国市场份额很小并且以后也没有成为重要市场的潜能，企业也不具备应诉的实力，则企业可以考虑不应诉，但应做好在其他主要市场上与对手进行较量的准备。 （二）分析是否存在不侵权的可能 企业获悉被列为337调查被申请人之后，可以在律师的帮助下初步分析侵权的可能性。例如，如果侵权的可能性较大，且该出口产品美国市场份额小又没有发展前景，则国内企业可以考虑不应诉；如果侵权的可能性较小且美国市场对该企业比较重要，则企业可以考虑积极应诉；如果侵权的可能性较大，但美国市场对该企业比较重要，国内企业可考虑应诉，但在应诉的过程中尽早开始进行规避设计，同时着手专利无效以及其他可能的抗辩。 上述两个农用机械337调查案件涉及外观和商标，其实没有复杂的技术问题。对于被诉企业而言，比较容易判断自己的产品是否构成侵权，以哪种方式结案能够实现自己利益的最大化。其中，东风农机集团和江铃拖拉机有限公司（337-TA-487）坚持应诉，以不侵权作为抗辩，逼迫对方主动和解，保全了美国市场，是非常值得今后其他企业借鉴的。从另一角度来说，其他企业的产品即使与涉案的知识产权比较接近，构成侵权的可能性比较大，仍然有其他途径可以走，例如，与申请人协商，不再使用与涉案知识产权相同或相近的外观或商标，争取更改了外观和商标的产品能够进口到美国。 （三）考虑诉讼费用的承受能力和应诉的准备能力 宽泛的证据开示要求以及复杂的法律制度导致美国知识产权案件的应诉费用远远高于国内的知识产权诉讼案件。因此，选择应诉337调查对于很多中国的中小企业来说无疑是一笔沉重的负担，企业当然需要从成本收益的角度考虑应诉是否值得。应诉费用中的大部分属于律师费。尽管律师费高昂，但由于应诉专业性强，如果没有律师的专业指导，应诉企业难以自行应诉。此外，337调查应诉是一个系统性工程，涉及的部门之多，人员之广、证据材料之多不亚于任何一个工程项目。因此，337调查将耗费企业大量的精力，这也是企业在决定是否应诉需要考虑的成本之一。 （四）衡量不应诉的后果 337调查涉诉国内企业首先面临的是应不应诉的问题。如国内企业选择不应诉，对于缺席的被申请人，行政法官通常推定申请书中的事实成立并认定其违反了337条款，且ITC将颁布排除令阻止缺席的被申请人的产品进入美国市场。因此，不应诉的后果实质上等于放弃美国市场。 前述农用机械案发生在十多年以前，大部分国内企业对337调查规则不太熟悉，部分有实力的企业也选择不应诉导致产品直接被排除出美国市场，比较遗憾。如今，中国相当部分企业已经发展壮大，不仅产品可以与国际上原来处于领先地位的企业竞争，在利用知识产权规则方面也不惶多让；此外，政府部门、专家、专业律师不断对337调查知识进行普及，有实力的国内企业通常会选择应诉。 （点评专家：冉瑞雪） |
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