从“圆的螺栓孔”到“圆形孔”的修改看“修改超范围”问题

“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”该条款的立法目的在于实现先申请制下专利申请人与社会公众之间的利益平衡：一方面，允许专利申请人对其专利申请文件进行修改和补正，以保证确有创造性的发明创造取得专利权；另一方面，将专利申请人的修改权限制在申请日公开的技术信息范围内，以保护社会公众对原专利申请文件的信赖利益。因此，可以将专利法第三十三条的含义作如下分解：第一，专利申请人有权对其专利申请文件进行修改。其一，可以通过修改补正专利申请文件中的撰写瑕疵；其二，可以通过修改对专利申请文件中公开的技术信息以适当的方式进行表述，对要求保护的范围作出调整。第二，基于先申请原则，专利申请人对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。究其原因，一是为了鼓励专利申请人在申请日充分公开其发明创造；二是为了防止专利申请人将其在申请日未公开的发明创造通过修改纳入申请文件而不正当地获得先申请利益。”——（节选自最高人民法院（2013）行提字第21号行政判决书）

1994年2月3日，株式会社岛野向国家知识产权局提出名称为“后换挡器支架”的发明专利申请（即原申请）；后株式会社岛野在上述原申请的基础上向国家知识产权局提出名称为“后换档器”的分案申请，且分案专利获得授权。

下图是原申请“后换挡器支架”和分案后专利“后换档器”的权利要求比对：

原申请的权利要求

分案后的权利要求

1、一种利用在自行车车架的后叉端的供安装换挡器的延伸部上形成的连接结构将后换挡器连接到自行车车架上的后换挡器支架，该后换挡器支架包括：一个支架体；设在该支架体一端近旁，用于将所述后换挡器连接到该支架体上的第一连接结构；设在该支架体另一端近旁，用于将该支架体连接到所述自行车车架的所述连接结构上的第二连接结构；和用于与所述供安装换挡器的延伸部接触从而使后换挡器相对于所述后叉端以一种预定的姿势定位的定位结构。 2、如权利要求1所述的后换挡器支架，其中所述支架体为一块大致呈L形的板，所述的第一连接结构和第二连接结构为基本上圆的螺栓孔，而所述的定位结构的位置邻近所述的第二连接结构。 3、如权利要求2所述的后换挡器支架，其中所述的定位结构是从所述板的表面基本上垂直地延伸的一个凸出部。 4、如权利要求1所述的后换挡器支架，其中所述的第一连接结构和第二连接结构的布置应使当所述支架体安装在所述后叉端上时，所述的第二连接结构提供的连接点从所述后叉端看是在第一连接结构提供的连接点的下方和后方。

1、一种后换档器(100)，包括:支架件(5)；用于支撑具有导向轮(1)和张紧轮(2)的链条导向装置(3)的支撑件(4)；用于连接所述支撑件(4)和所述支架件(5)的一对连接件(6,7)；支架体(8)，其包含第一连接结构(8a)、第二连接结构(8b)以及定位结构(8c)，其中所述第一连接结构(8a)设在所述支架体(8)一端近旁、用于将所述支架件(5)可绕第一轴线(91)转动地连接到所述支架体(8)上，所述第二连接结构(8b)设在所述支架体(8)另一端近旁；以及安装在所述支架件(5)上的拉伸弹簧(12)；其特征在于：所述支架体(8)由一大致L形板构成；所述支架体(8)的第二连接结构(8b)的形状为一大致圆形孔；所述支架体(8)具有形成在所述第一连接结构(8a)近旁的孔(8d)，用于接纳所述拉伸弹簧(12)的一端，以将所述拉伸弹簧(12)连接至所述支架体(8)上；所述定位结构(8c)的形状为从所述板的表面延伸的凸台，所述凸台的位置邻近所述第二连接结构(8b)。 2.根据权利要求1所述的自行车后换档器支架，其特征在于，所述定位结构(8c)是通过压制形成的。 3、根据权利要求1所述的后换档器(100)，其特征在于，所述第一连接结构的形式是一大致圆形孔(8a)。 4、根据权利要求3所述的后换档器(100)，其特征在于，所述大致圆形孔(8a)是一圆形螺栓孔(8a)。 5、根据权利要求4所述的后换档器(100)，其特征在于，所述圆形螺栓孔(8a)容纳用于连接所述支架件(5)和所述支架体(8)的固定螺栓(15)，通过所述固定螺栓(15)支撑所述支架件(5)可绕所述第一轴线(91)转动。 6、根据权利要求1所述的后换档器(100)，其特征在于，所述大致圆形孔(8b)设置成使一连接螺栓(16)穿过所述圆形孔而放置。

可以看出，分案后的权利要求，将“圆的螺栓孔”改成了“圆形孔”。

2008年4月10日，案外人赛冠公司以上述修改不符合专利法第三十三条的规定为由向专利复审委员会提出无效宣告请求，请求宣告“后换档器”专利全部无效。下面是这场旷日持久的专利无效战的过程：

第一次无效：专利复审委员会作出第12424号决定，宣告“后换档器”专利全部无效；

第一次审判：北京市第一中级人民法院作出（2009）一中行初字第359号行政判决，判决撤销第12424号决定；

第二次无效：专利复审委员会作出第15307号决定，宣告“后换档器”专利权全部无效；

第二次审判：北京市第一中级人民法院作出（2011）一中知行初字第1139号行政判决，判决维持第15307号决定；

第三次审判：北京市高级人民法院作出（2011）高行终字第1577号行政判决，判决维持原判；

第四次审判：2013年12月27日，最高人民法院作出（2013）行提字第21号行政判决，判决撤销（2011）高行终字第1577号行政判决、（2011）一中知行初字第1139号行政判决，第15307号决定。

2014年2月3日，“后换档器”专利保护期限届满。

“后换档器”专利无效案，历经2次无效程序、4次审判程序，主要的争议焦点在于将“圆的螺栓孔”改成了“圆形孔”是否符合专利法第三十三条的规定，最终，最高人民法院针对这一争议焦点给出了结论：

最高人民法院认为：

实践中，对于专利法第三十三条的适用，争议主要集中在什么是“原说明书和权利要求书记载的范围”。“原说明书和权利要求书记载的范围”应当理解为原说明书和权利要求书所呈现的发明创造的全部信息，是对发明创造的全部信息的固定。这既是先申请制度的基石，也是专利申请进入后续阶段的客观基础。“原说明书和权利要求书记载的范围”具体可以表现为：原说明书及其附图和权利要求书以文字和图形直接记载的内容，以及所属领域普通技术人员根据原说明书及其附图和权利要求书能够确定的内容。审查专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围，应当考虑所属技术领域的技术特点和惯常表达、所属领域普通技术人员的知识水平和认知能力、技术方案本身在技术上的内在必然要求等因素，以正确确定原说明书和权利要求书记载的范围。

就本案而言，本专利是以原申请为基础提出的分案申请所获得的授权，株式会社岛野在进行分案申请时对原申请文本进行了修改。

本案中，从“圆的螺栓孔”到“圆形孔”的修改体现为对第一连接结构8a和第二连接结构8b的修改。本专利权利要求1对8b的记载为“形状为一大致圆形孔”，权利要求3中对8a的记载为“形式是一大致圆形孔”。在原申请的权利要求2中记载第一连接结构8a和第二连接结构8b为“基本上圆的螺栓孔”，在原申请说明书中记载8a和8b为“基本上圆的螺栓孔的形状”、“圆形螺栓孔”以及“螺栓孔”。由此可见，在原申请文本中，8a和8b实质上由两个技术特征共同限定：一是圆形孔；二是供螺栓穿过。株式会社岛野将“圆的螺栓孔”、“圆形螺栓孔”以及“螺栓孔”概括修改为“圆形孔”，删除了“供螺栓穿过”的技术特征，在本专利授权文本的其他部分也未显示出8a和8b仅能供螺栓穿过的技术信息。实际上，在机械领域，对于圆形孔而言，其也可以供销钉等其它连接部件穿过。对本领域普通技术人员而言，“圆形孔”与“圆的螺栓孔”具有不同的技术含义。株式会社岛野的上述修改并不属于从原申请文本中能够确定的内容，因此，本专利权利要求1、3的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。株式会社岛野主张原说明书附图显示8a、8b为大致圆形孔，说明书中也已提及螺栓孔可以用其他各种形式的结构代替，即8a、8b并不仅限于螺栓孔。对此，本院认为，附图的作用是使人能够直观形象地理解发明的技术方案，原说明书附图显示8a、8b是圆形的，应理解为对“圆的螺栓孔”、“圆形螺栓孔”或“螺栓孔”的简要形状显示。原说明书中记载“螺栓孔8a和8b可以用其他任何形式的结构代替”，“其他任何形式的结构”范围宽泛且不确定，不能据此认定其记载了圆形孔，更不能证明“圆形孔”与“圆的螺栓孔”具有相同的技术含义。对于株式会社岛野的上述主张，本院不予支持。

本专利权利要求6引用权利要求1，其附加技术特征为：“所述大致圆形孔8b设置成使一连接螺栓16穿过所述圆形孔而放置。”权利要求1未对8a作出修改，只是将8b修改为“大致圆形孔”，而权利要求6通过附加技术特征明确将8b限定为使连接螺栓穿过的圆形孔。也就是说，权利要求6通过附加技术特征的限定，又将8b从权利要求1的“圆形孔”实质上修改回到了原申请文本的“圆的螺栓孔”。权利要求6的这种修改没有导致本领域普通技术人员就8b看到的技术信息与原申请文本公开的技术信息有所不同，因此，权利要求6的修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，符合专利法第三十三条的规定。一、二审判决和第15307号决定认定本专利权利要求6的修改不符合专利法第三十三条的规定，认定事实不清，适用法律错误，本院予以纠正。

最终，最高人民法院认为，第15307号决定认定本专利权利要求6的修改不符合专利法第三十三条的规定，认定事实不清，适用法律错误，依法应予撤销。专利复审委员会应当就本专利重新作出无效宣告请求审查决定。一、二审判决错误地维持第15307号决定，应当相应予以撤销。 

注：