【原】商务洽谈中展示介绍冒牌原材料并在加工中使用的侵权认定

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商务洽谈中展示介绍冒牌原材料并在加工中使用的侵权认定

黄璞琳

本文主要内容首发于《中国工商报》2011年11月10日商标世界* B3商标法苑版。文中《商标法》均为2001年版。

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【案情】

《中国工商报》商标世界*商标法苑版2011年10月13日，所刊《从一起商标侵权案看对〈商标法〉中“使用”和“商品”的理解》一文，介绍了如下案例：

A公司为了获得C公司加工一批夹膜玻璃的业务（要求原料PVB中间膜使用进口产品），未经S-LEC注册商标权利人B公司的同意，擅自在外印制了50张有“S-LEC”字样的商标标志，并将50件国产PVB中间膜标志更换为S-LEC标志。A公司将更换后的PVB中间膜放置在生产车间内供C公司考察。C公司考察后，对这批标有“S-LEC”字样的PVB中间膜的真假持怀疑态度。综合其他因素，A公司最终未能获得这笔业务。之后，A公司在加工业务中使用了其中的10件PVB中间膜。4个月后，工商执法人员根据举报，对A公司剩余的40件标有“S-LEC”字样的PVB中间膜予以查扣。经S-LEC注册商标权利人B公司鉴定，该批PVB中间膜属于侵权产品。

【分析】

本案中，A公司实施了四项与“S-LEC”字样相关的行为，分别是：其一，未经商标注册人许可，擅自托人印制50张S-LEC商标标志；其二，擅自将50张S-LEC商标标志，换到50件国产PVB中间膜上，中间膜原标志换下；其三，将擅自贴附S-LEC商标标志的国产PVB中间膜，作为原材料放置在生产车间，供潜在客户C公司考察；其四，在加工夹膜玻璃时，使用了10件擅自贴附S-LEC商标标志的国产PVB中间膜。

前三项行为，均侵犯了某株式会社在第17类“合成树脂中间膜”等商品上注册的S-LEC注册商标专用权；第四项行为是否侵犯S-LEC注册商标专用权，视加工后的夹膜玻璃是否保留了S-LEC商标标志而定：

（1）A公司擅自托人印制S-LEC商标标志，是为了推销其加工的夹膜玻璃，具有商业目的，对S-LEC注册商标专用权会有损害。其中，仿照S-LEC注册商标的图样及物质实体，而擅自印制与该注册商标标识相同的S-LEC标志的，构成《商标法》第五十二条第（三）项规定的“伪造他人注册商标标识”侵权行为；擅自印制的S-LEC标志，与S-LEC注册商标标识不尽相同的，构成《商标法》第五十二条第（五）项规定的其他商标侵权行为。此商标侵权行为的非法经营额，按侵权标识的价值计算。

（2）A公司在50件国产PVB中间膜上，擅自换上其自行印制的S-LEC商标标志，是基于商业促销目的，因此，涉案的PVB中间膜属于《商标法》所称的“商品”，该更换标志行为构成《商标法》第五十二条第（一）项规定的“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标”侵权行为。此商标侵权行为的非法经营额，按更换标志后的50件涉案PVB中间膜的价值计算。A公司对涉案PVB中间膜未单独销售，也无销售标价，因此，涉案PVB中间膜的价值，按真品S-LEC牌PVB中间膜的市场中间价计算。

（3）A公司在商务洽谈中，为获得交易机会，将擅自贴附S-LEC商标标志的国产PVB中间膜作为原材料，向来考察的潜在客户进行展示、介绍，也构成《商标法》第五十二条第（一）项规定的“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标”侵权行为，其非法经营额也按涉案PVB中间膜的价值计算。理由是：根据《商标法实施条例》第三条、最高人民法院最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释【2004】19号）第八条的规定，《商标法》第五十二条第（一）项规定的“在商品上使用商标”，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及产品说明书、商品交易文书，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。因此，在商务洽谈中展示、介绍贴附侵权商标的PVB中间膜，属于在该商品上使用侵权商标。

（4）A公司使用擅自贴附S-LEC商标标志的涉案PVB中间膜，加工的夹膜玻璃，如果未再保留S-LEC标志，销售该夹膜玻璃时也未使用S-LEC商标介绍PVB中间膜，那么，A公司该行为中不存在对S-LEC商标的使用，也就不存在侵犯S-LEC注册商标专用权。

如果A公司加工的夹膜玻璃仍留有S-LEC商标，那么，相关公众只要接触该夹膜玻璃，就能看到S-LEC商标，并会误认为该夹膜玻璃使用了S-LEC牌的PVB中间膜，但应当不会误认为该夹膜玻璃是S-LEC牌。此情形下，夹膜玻璃内的PVB中间膜，仍属于侵犯S-LEC注册商标专用权的商品。A公司销售该夹膜玻璃时，也就随同销售了侵犯S-LEC注册商标专用权的涉案PVB中间膜。因此，A公司利用涉案侵权PVB中间膜加工夹膜玻璃，并在夹膜玻璃上保留S-LEC商标的行为，构成了《商标法》第五十二条第（二）项规定的“销售侵犯注册商标专用权的商品”侵权行为。

此情形下，A公司商标侵权行为的非法经营额，是指其加工中已用的10件侵权PVB中间膜，以及库存的准备继续用于加工的40件侵权PVB中间膜的价值。由于涉案侵权PVB中间膜无单独销售标价，因此，其价值应按真品S-LEC牌PVB中间膜的市场中间价计算。

当然，如果A公司能提供证据证明自己所加工并留有S-LEC商标的夹膜玻璃，不是用于有偿出让，也不用于其他商业活动，则A公司相关加工行为不构成商标侵权，但此种可能性非常小，也不合常理。

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A公司实施的以上四项商标侵权行为，相互之间具有目的行为与手段（方法）行为的牵连关系，应按一个行政违法行为处理。即，按“分别适用但同种处罚不重复”原则，分别指出A公司以上四项商标侵权行为的违法性，按涉案50件侵权PVB中间膜的价值认定其非法经营额，但仅对其实施一次行政处罚。

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