【原】掌握商业秘密的离职员工可否以反向工程获得技术秘密进行侵权抗辩|民商事裁判规则

民商事裁判规则 2020-11-03

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掌握商业秘密的离职员工可否以反向工程获得技术秘密进行侵权抗辩

👉作者：唐青林李舒李贤 (北京云亭律师事务所)

裁判要旨

反向工程应以未参与或接触产品设计秘密、不了解技术开发的内情为前提。商业秘侵权案件中，被实施反向工程的产品应当是从公开渠道取得的产品，且反向工程的实施人不能是对商业秘密负有保密义务的人，故已掌握商业秘密的离职员工不能以通过实施反向工程获得技术秘密进行侵权抗辩。

案情简介

一、山田公司为保护其技术信息，采取了保密措施：制定公司规章制度、保密条款、实施图纸借用登记制度、与客户签订的保密合同、设置保密警示标志、要求员工在职做出书面保密承诺等。

二、胡豪祥、王光兵分别进入山田公司工作，与山田公司签订《聘用协议书》《保证书》《承诺书》等协议，约定两人在任职期间和离职后都不得泄露公司的商业秘密。

三、离职后，胡豪祥投资设立宁波万代公司和龙游万代公司，二者的生产经营范围与山田公司相同。宁波万代公司向国家知识产权局申请了两项相关产品的实用新型专利，发明人为胡豪祥、陈舰琳、王光兵。

四、山田公司以侵害商业秘密为由向宁波市中级人民法院提起诉讼。宁波万代公司、龙游万代公司、胡豪祥提出了其系在对山田公司的产品进行维修和翻新的过程中通过反向工程方式获得技术秘密的抗辩主张。

五、一审法院认为对该抗辩理由不予支持，理由在于：被实施反向工程的产品应当是从公开渠道取得的产品，且反向工程的实施人不能是对商业秘密负有保密义务的人；三被告亦不能就拆卸、测绘、分析等过程进行充分举证并且作出合理说明。故一审法院判决胡豪祥、王光兵及宁波万代公司、龙游万代公司的行为构成对山田公司技术秘密的共同侵害。

六、三被告不服一审判决向浙江省高级人民法院提起上诉，称山田公司未举证证明胡豪祥与王光兵采取了何种不正当手段，原审法院以推定方式认定胡豪祥和王光兵存在侵权行为，无事实依据。

七、二审法院认为龙游万代公司、胡豪祥不能证明其通过反向工程获取了上述技术信息，结合相关案情，应当认定胡豪祥、王光兵、龙游万代公司和宁波万代公司非法披露、使用了他人的商业秘密，构成共同侵权。故二审法院判决驳回上诉，维持原判。

法院判决

浙江省高级人民法院在本案民事判决书的“本院认为”部分就上述争议焦点进行如下论述：

现本案中宁波万代公司、龙游万代公司、胡豪祥为证明其获得山田公司信息的正当性，提出了其系在对山田公司的产品进行维修和翻新的过程中通过反向工程方式获得技术秘密的抗辩主张。对此，该院认为，《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十二条规定，“通过自行开发研制或者反向工程等方式获得的商业秘密，不认定为反不正当竞争法第十条第（一）、（二）项规定的侵犯商业秘密行为。前款所称‘反向工程’，是指通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得该产品的有关技术信息。当事人以不正当手段知悉了他人的商业秘密之后，又以反向工程为由主张获取行为合法的，不予支持。”根据上述规定，被实施反向工程的产品应当是从公开渠道取得的产品，且反向工程的实施人不能是对商业秘密负有保密义务的人，如果是以不正当手段知悉了他人商业秘密之后又以反向工程为由主张获取行为合法的，该抗辩主张不能成立。龙游万代公司、宁波万代公司及胡豪祥所举证据不能证明被实施反向工程的产品系其从公开渠道合法取得的山田公司的产品，而胡豪祥、王光兵作为实施人本身负有不得将山田公司技术图纸泄露、保守山田公司商业秘密等义务，且宁波万代公司、龙游万代公司、胡豪祥亦不能就拆卸、测绘、分析等过程进行充分举证并且作出合理说明。相反，鉴定过程中对双方当事人提供的技术图纸进行比对，龙游万代公司受控文件图纸共有22张，山田公司与其对应的有21张图纸，两者图纸结构、技术要求、公差配合、视图布局基本相同，尺寸略有差异，以及龙游万代公司、宁波万代公司及胡豪祥陈述其图纸按照日本规范绘制、产品按日本JIS标准加工等事实来看，上述反向工程抗辩主张缺乏相应的事实和法律依据，亦不符合情理，该院不予采信。胡豪祥为证明其从业经历而所举助理工程师资格证书及劳动合同等证据，尚不足以证明其系通过自行开发研制方式获得山田公司技术秘密，对该抗辩理由该院亦不予支持……龙游万代公司、胡豪祥既不能证明其取得与山田公司相同的技术信息是独立开发的结果，也不能证明其通过反向工程获取了上述技术信息，或其还有其他的合法来源，结合胡豪祥系龙游万代公司和宁波万代公司的投资人以及法定代表人，胡豪祥与王光兵系宁波万代公司拥有的“一种高速精密冲床连杆冷却系统”及“一种高速精密冲床的锁模装置”实用新型专利的发明人，以及龙游万代公司和宁波万代公司在成立后的短时间内即生产出冲床产品，与常规不符的情况，应当认定胡豪祥和王光兵违反与山田公司的约定或是山田公司有关保守商业秘密的要求向龙游万代公司和宁波万代公司披露了山田公司涉案冲床产品中“连杆冷却系统”和“锁模装置”的技术秘密，龙游万代公司和宁波万代公司非法使用了山田公司的上述技术秘密。

本案相关法律法规

《中华人民共和国反不正当竞争法（2019）》

第九条 经营者不得实施下列侵犯商业秘密的行为：
（一）以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；
（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；
（三）违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密；
（四）教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密。
经营者以外的其他自然人、法人和非法人组织实施前款所列违法行为的，视为侵犯商业秘密。

第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施本条第一款所列违法行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，视为侵犯商业秘密。
本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。

《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》

第十二条 通过自行开发研制或者反向工程等方式获得的商业秘密，不认定为反不正当竞争法第十条第(一)、（二）项规定的侵犯商业秘密行为。前款所称“反向工程”，是指通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得该产品的有关技术信息。当事人以不正当手段知悉了他人的商业秘密之后，又以反向工程为由主张获取行为合法的，不予支持。

案件来源

浙江省高级人民法院审理的昆山山田冲床有限公司与宁波万代冲床科技有限公司、浙江龙游万代冲床科技有限公司等侵害技术秘密纠纷二审民事判决书【（2014）浙知终字第60号】

延伸阅读

一、反向工程应以未参与或接触产品设计秘密、不了解技术开发的内情为前提。

案例一：河南省高级人民法院审理的河南均衡新技术有限责任公司等与郑州恒科实业有限公司侵犯商业秘密纠纷上诉案【（2002）豫法民三终字第86号】认为，“关于均衡公司等上诉人称，DXD系列全自动包装机系均衡公司对恒科公司产品零部件进行反向研究开发基础上自行设计而成的，系合法取得。在此且不论均衡公司等上诉人利用其在恒科公司了解的信息从郑纺机特工分厂购买走了该厂为恒科公司定做的零件是否侵权问题，仅从均衡公司等上诉人的陈述中就可得出，均衡公司的产品是在模仿恒科公司产品基础上的改进，而反向工程只有在此前未参与或接触该产品设计秘密、对原产品技术开发并不了解内情为前提，才可能不构成侵权。本案中，一些参加过恒科公司全自动包装机研发工作的人员又用反向技术研发自己参与研发的产品，这等于是用恒科公司的产品在“回忆”恒科公司的技术，因此，用此种反向工程来论证该项技术的合法来源的理由难以成立，本院不予支持。”

二、以“反向工程”进行侵权抗辩的，应提交其通过拆解同类产品获取相关技术信息的实际测绘、分析等过程所获的技术数据资料作为证据。

案例二：山东省高级人民法院审理的兖州市量子科技有限责任公司与邹城兖煤明兴达机电设备有限公司、吴宝庆等侵害商业秘密纠纷二审民事判决书【（2016）鲁民终1364号】认为，“明兴达公司、吴宝庆、何金良认为该六项技术信息系通用技术或可以通过反向工程的方式获得。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十二条规定认为，“反向工程”是指通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得该产品的有关技术信息。当事人以不正当手段知悉了他人的商业秘密之后，又以“反向工程”为由主张获取行为合法的，不予支持。吴宝庆、何金良本是量子公司的职工，分别负责生产、销售，依工作职责完全具备掌握量子公司商业秘密的条件和可能，二人后到明兴达公司分别担任副总经理、销售副总，负责生产、销售工作，将其掌握的商业秘密非法披露给明兴达公司进行甲带式给料机生产、销售。另外，明兴达公司、吴宝庆、何金良以“反向工程”作为抗辩理由，依法应当承担相应的举证责任，提供其“反向工程”的证据。明兴达公司、吴宝庆、何金良未能提交其主张的通过拆解同类产品获取相关技术信息的实际测绘、分析所获的技术数据，且明兴达公司已经通过非法的方式获得了量子公司的涉案商业秘密，故其“反向工程”的抗辩理由无事实和法律依据，一审法院不予支持。”

案例三：北京市高级人民法院审理的北京捷适中坤铁道技术有限公司等与青岛捷适铁道技术有限公司侵害技术秘密纠纷再审审查与审判监督民事裁定【（2017）京民申4798号】认为“六、关于反向工程。根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十二条第二款的规定：“反向工程是指通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得该产品的有关技术信息。当事人以不正当手段知悉了他人的商业秘密之后，又以反向工程为由主张获取行为合法的，不予支持。”鉴于郭磊在青岛捷适任职期间实际接触过涉案模具技术图纸，且北京捷适、郭磊、商文明、徐啸海等未提交其确实是通过反向工程手段实际获取涉案技术秘密的证据，故本院对其反向工程抗辩不予支持。”

三、以“反向工程”进行侵权抗辩的一方所提交的样机产品与涉案被侵权产品存在明显差异时，难以证明其通过反向工程获取了相关信息。

案例四：成都市中级人民法院审理的丁文刚、周先军、成都瑞途科技发展有限公司与成都伟途电子科技有限公司侵害商业秘密纠纷二审民事判决书【（2014）成知民终字第75号】认为，“瑞途公司、丁文刚、周先军还主张伟途公司的相关信息系其自行研发且可通过反向工程获得，但瑞途公司、丁文刚、周先军举出的日本样机图片与伟途样机存在明显差异，其具体的结构及硬件设计、原材料选用、软件程序也不尽相同，同时瑞途公司成立以来并未研发过手持点歌器产品，周先军、丁文刚也并未自行研发相关产品，故其不能证明其通过自行研发或反向工程获取了相关信息。”

四、判断是否能在实际生产中以实施反向工程的手段获取商业秘密时，可依据专业鉴定中心出具的鉴定意见进行认定。

案例五：北京市第二中级人民法院北京七星华创电子股份有限公司与北京汇博隆仪器有限公司等侵犯商业秘密纠纷上诉案【（2008）二中民终字第11255号】认为，“根据科学技术部知识产权事务中心出具的鉴定意见，上诉人七星公司的涉案D07-11A气体质量流量控制器产品机械部分的主要零件尺寸和材料可以通过专门的仪器和工具进行反向工程近似获得，但是仅凭卡尺、圆规、放大镜和千分尺等常规工具是不能测绘得到弹簧片等零件的精确尺寸的。虽然上诉人七星公司提出根据鉴定意见，可以证明汇博隆公司不可能通过其主张的反向工程等正当手段获得涉案产品的技术秘密，而且存在相同的“图纸标注的错误”也不能排除汇博隆公司剽窃或抄袭七星公司图纸的可能，但其仅主观推断存在通过不正当手段获得商业秘密的可能性，并未举证证明被上诉人汇博隆公司采取不正当手段的事实。故上诉人七星公司据此主张被上诉人汇博隆公司和王钢侵犯其商业秘密，依据不足，本院不予支持。”

作者简介

唐青林律师

单位:北京云亭律师事务所

唐青林律师，北京云亭律师事务所高级合伙人。毕业于中国人民大学法学院，民商法法学硕士。1999年考取律师资格。在商业秘密法律领域办理过大量涉及侵犯商业秘密的民事、刑事案件。在最高人民法院斩获胜诉判决书和裁定书若干。

唐青林律师近年来在中国法制出版社出版了《中国侵犯商业秘密案件百案类评》、《商业秘密百案评析与企业保密体系建设指南》等法律作品多部。

唐青林律师在商业秘密领域的突出的专业影响力，有幸于2019年被美国国务院邀请，作为中国商业秘密法律专业人士，参加国际访问者领导项目访问美国（International Visitors Leadership Program，该项目是始于1940年的美国国务院首要专业交流项目，全部费用由美国国务院承担）。唐青林律师在访问美国期间，与美国46个机构进行了专业交流，包括美国众议院司法委员会、美国贸易代表办公室、联邦调查局（FBI）、美国国际贸易委员会（USITC）、美国司法部、美国专利商标局、美国国务院经济和商业事务局知识产权执法办公室（IPE）、美国联邦巡回上诉法院、世界知识产权组织（WIPO）等。

唐青林律师不仅善于办理商业秘密案件，还善于积极推广商业秘密法律知识，为高科技企业发展保驾护航。唐青林律师数十次受邀在清华大学、中国人民大学、中航航空工业集团、中国航天集团、中国国家开发投资公司等大型企业举办《企业商业秘密法律保护与律师实务》专题讲座。

在商业秘密法律领域，唐青林律师为大量企业设计商业秘密保密体系，办理过大量涉及侵犯商业秘密的民事、刑事案件。

唐青林律师不仅办理商业秘密案件，在企业商业秘密法律保护方面具有较丰富的经验，还经常关注商业秘密领域的发展方向，媒体经常报道唐青林律师在商业秘密领域的主要观点，其关于商业秘密法律保护的观点多次被《人民网》、《知识产权报》、《科技日报》、《中国贸易报》等全国专业性媒体广泛报道。

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