专利侵权诉讼中默示许可抗辩成立条件的探析

朝九晚九 2022-06-15 发布于北京

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近年来，在专利侵权诉讼中当事人主张甚至法院确认专利默示许可的案件逐渐增多。然而，我国《专利法》及其司法解释对于专利默示许可并未有明确规定，并且，司法实践中也无成熟的审判经验，过往的判例主要是针对技术标准、技术推广、产品销售等特定情形。

因此，对于专利默示许可抗辩在一般性情形下的成立条件，如果能够形成统一的框架性认定标准，将对今后的司法实践具有重要的借鉴和指导意义。近日，上海市高级人民法院通过其发布的“印象嘉陵江”浮桥侵害外观设计专利权纠纷案的二审判决对专利默示许可在一般性情形下的认定做出了进一步的探索。[1]本文将结合这些案例来探讨专利默示许可抗辩适用的相关问题。

01、专利默示许可抗辩的法律基础

尽管我国的《专利法》及其司法解释并没有针对专利默示许可作出明确规定，但是，在《专利法》的第三次修订显然为专利默示许可的适用创造了可能的空间。具体而言，从《专利法》制定以来，关于专利许可条款，规定的均是：“任何单位或者个人实施他人专利的，除本法第十四条规定的以外，都必须与专利权人订立书面实施许可合同，向专利权人支付专利使用费”或者“任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立书面实施许可合同，向专利权人支付专利使用费”。直到专利法的第三次修正（即，《专利法（2008修正）》），才删除了专利许可条款中“书面”的要求，改为规定“任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费”。可见，《专利法》在第三次修改后即不再明确排除专利默示许可的可能性，从而为专利默示许可抗辩留下了空间。

此外，在更加上位的法律中，《民法典》中的默示意思表示制度也为专利默示许可抗辩提供了法律基础。具体而言，《民法典》的第一百四十三条规定“具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。”，《民法典》的第一百四十条规定“行为人可以明示或者默示作出意思表示。”。根据这些规定，可以在民法典的默示意思表示的框架下来为专利默示许可抗辩确定法律依据。

02、判定专利默示许可抗辩成立所需要考量的因素

在“印象嘉陵江”案件之前，中国过往的司法实践中已经有少量认定专利默示许可抗辩成立的案例。这些案例主要集中在标准专利以及产品销售这两种特定的情形中。直到近期上海市高级人民法院作出的判决中，除了在一般性情形下认定专利默示许可抗辩成立以外，还给出了框架性的裁判标准，其裁判理念和思路对于今后在判定专利默示许可是否成立相关的司法实践方面具有重要的借鉴和指导意义。我们以下将结合这些案例来探讨专利默示许可抗辩成立所需要具备的条件。

1. 特定情形1：标准专利相关的默示许可

在2007年的季强、刘辉与朝阳市兴诺建筑工程有限公司之间的专利权纠纷案中，原告为一方法专利的独占许可的被许可人，该施工方法经专利权人同意被纳入建设部版发的行业标准《复合载体夯扩桩设计规程》，被告因此认为其按相关规程施工的行为不侵犯相关专利权。在此案审理过程中，辽宁省高级人民法院向最高人民法院请示，最高人民法院回复认为，“专利权人参与了标准的制定或者经其同意，将专利纳入国家、行业或者地方标准的，视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利，他人的有关实施行为不属于专利法第十一条所规定的侵犯专利权的行为。专利权人可以要求实施人支付一定的使用费，但支付的数额应明显低于正常的许可使用费；专利权人承诺放弃专利使用费的，依其承诺处理。”[2]可见，在此案中，最高人民法院认为，在专利权人参与了标准制定或经其同意将专利纳入标准的情况下，可以认为其默示地向实施该标准的主体授予了针对该专利的许可。但最高人民法院同时指出，这样的许可并非当然免费的，只是数额应低于正常的许可使用费。

基于最高人民法院的上述复函的精神，在江苏优凝舒布洛克建材有限公司诉江苏河海科技集团有限公司等侵犯专利权纠纷案中，江苏省高级人民法院也认定了参与标准制定并将其专利纳入标准的专利权人对实施人给予了默示许可。[3]

然而，在后续的案件中，最高人民法院却改变了对于标准专利默示许可抗辩的态度。在衡水子牙河建筑工程有限公司与张晶廷、衡水华泽工程勘测设计咨询有限公司侵害发明专利权纠纷上诉案中，基于最高人民法院的上述复函的精神，二审法院以涉案专利被纳入了河北省地方标准且专利权人参与了该标准的制定即意味着默示许可他人使用该技术为由，认定被告的行为不构成侵权。[4]然而，最高人民法院在该案的再审中却推翻了二审法院判决，认为最高人民法院的上述复函是针对个案的答复，不应作为裁判案件的直接依据予以援引，并认为在专利权人履行了专利披露义务、被告能够识别专利且能够与原告进行联系的情况下未经原告许可使用涉案专利技术的行为构成侵权。[5]此外，在河南中西恒大仪器仪表有限公司、河南农大迅捷测试技术有限公司测试合同纠纷案中，最高人民法院也认定，在行业标准的起草、制定发生在专利的授权审查过程中，专利权人未明示标准必要专利的相关信息的，尚不足以构成标准必要专利默示许可的充分理由。[6]

通过以上案件可以看出，在对待标准必要专利的默示许可的问题上，最高人民法院的态度发生过较大的转变。目前仅仅依据专利权人参与标准制定或者经其同意将其专利纳入标准而主张专利默示许可抗辩，被法院接受的难度较大。当然，对于标准必要专利的专利权人而言，尽管其被法院认定构成专利默示许可的可能性较小，但在许可专利时仍应注意遵循公平、合理、无歧视（“FRAND”）原则。否则，标准必要专利的专利权人可能被认定为滥用市场支配地位，并导致禁令请求权受限。

2. 特定情形2：产品销售相关的默示许可

在2012年的江苏省微生物研究所有限责任公司与福州海王福药制药有限公司、辽宁省知识产权局、辽宁民生中一药业有限公司、常州方圆制药有限公司专利侵权纠纷处理决定再审案中，被告从经专利权人许可的主体处购买了用于制造受专利保护的药品的原料，并使用该原料制造了相关专利药品。[7]对此，最高人民法院认为，专利实施许可并不只有书面许可一种方式，默示许可亦是专利实施许可的方式之一。如果某种物品的唯一合理的商业用途就是用于实施某项专利，专利权人或者经专利权人许可的第三人将该物品销售给他人的行为本身就意味着默示许可购买人实施该项专利。

上述案件中涉及到的是销售专用于制造专利产品的部件的情况，而销售专用于实施某种专利方法的产品也可能会引发专利的默示许可。对此，《北京市高级人民法院专利侵权判定指南（2017）》（“《侵权判定指南》”）中亦有涉及。具体而言，《侵权判定指南》第131条规定“专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不视为侵犯专利权，包括：……（3）专利权人或者其被许可人售出其专利产品的专用部件后，使用、许诺销售、销售该部件或将其组装制造专利产品；（4）方法专利的专利权人或者其被许可人售出专门用于实施其专利方法的设备后，使用该设备实施该方法专利。”

此外，值得一提的是，国家知识产权局发布的《专利侵权行为认定指南（试行）》（“《指南》”）中明确地将专利默示许可作为专利权人许可的一种形式。《指南》是用于指导各级知识产权局的行政执法行为的部门规章，对于专利侵权诉讼当然也具有一定的参考意义。《指南》第二章第1节规定“专利权人许可分为明示许可和默示许可。……专利权人默示许可是指虽然不存在明确表示，但专利权人存在语言或行为暗示，使得他人认为其可以实施专利而不会被控侵权。”。接下来，在第2.1.2.1节中，《指南》详细规定了“基于产品销售产生的专利默示许可”，具体来说“对于产品专利，如果专利权人或其被许可人并非销售专利产品本身，而是销售专利产品的相关零部件，这些零部件只能用于制造该专利产品，不能用于其他任何用途，同时专利权人或其被许可人在销售这些零部件时没有明确提出限制性条件，此时应当认为购买者获得了利用这些零部件制造、组装专利产品的默认许可，其制造、组装行为不构成专利侵权行为。对于方法专利，如果专利权人或其被许可人销售的设备或产品只能专用于实施其专利方法，同时专利权人或其被许可人在销售这些专利设备或产品时没有明确提出限制性条件，此时应当认为购买者获得了实施专利方法的默示许可。”

可见，在产品销售相关的专利侵权案件中，专利默示许可抗辩成立所考量的最主要的因素是“专用”的证明，即，被销售的产品专用于制造专利产品或专用于实施专利方法，不能用于其他任何用途。

3. 一般性情形下的专利默示许可

近日，上海市高级人民法院发布了针对“印象嘉陵江”浮桥侵害外观设计专利权纠纷案的二审判决，认定上诉人（原审原告）广州德立游艇码头工程有限公司（“德立公司”）通过关联公司收取设计费、交付设计图等行为构成专利默示许可，四被上诉人（原审被告）在浮桥项目的浮桥板上使用与案涉外观设计专利一致的设计，不构成侵权。该案件显然不属于上述两类特定情形，而是一种更为一般性的情形，即原告专利权人通过语言或行为暗示，使得被告合理地认为其已经获得了实施专利的许可。对于这种更一般的情形，上海市高级人民法院结合民法意思表示理论以及信赖利益保护原则，为今后判定一般性情形下的专利默示许可抗辩的成立提供了框架性的裁判思路。

就案情来说，在该案件中，原告德立公司系名称为“浮桥护栏”的外观设计专利的专利权人。案涉外观设计专利的设计人为原告法定代表人刘洪辉。2018年6月至8月，刘洪辉多次代表案外人清远德普浮桥有限公司参加被告一南充市园林管理处、被告二和被告三浮桥项目社会投资人中建三局集团有限公司和中建投资基金管理（北京）有限公司分别组织的关于南充“印象嘉陵江”浮桥项目的设计讨论会。之后刘洪辉又代表案外人广州中土文旅规划设计有限公司（“中土文旅公司”）参与浮桥方案设计评选及相关会议。2018年9月起，中土文旅公司向浮桥项目提供了初步设计图、施工图和设备清单等资料。同年11月，在收到被告一支付的36万元设计费后，中土文旅公司向其交付了全套设计和施工文件。原告为中土文旅公司的法人股东，其与中土文旅公司在主要负责人、部分核心员工、办公场所及经营业务上有一定的混同。原告在其官网上也刊有多篇文章介绍了涉案浮桥项目的浮桥栏杆。原告最后未中标“印象嘉陵江”浮桥工程施工项目，遂向法院提起专利侵权诉讼，主张上述三被告以及实际施工方上海旗华水上工程建设股份有限公司未经许可实施其外观设计专利，侵害了其专利权。

经过审判，一审法院和二审法院均认定三被告在南充印象嘉陵江浮桥工程中的浮桥板上使用与涉案专利权外观一致的设计得到了原告及其关联公司的许可并支付了合理的对价，因此，三被告并未侵犯原告享有的涉案外观设计专利权。二审法院在本案中特别强调了专利许可行为作为民事法律行为存在默示情形，进而给出了专利默示许可的成立要件，即：

在主观状态方面，刘洪辉及其所代表的德立公司对德立公司作为申请人、刘洪辉作为设计人申请的涉案外观设计与中土文旅公司提交给南充市园林管理处的涉案浮桥设计实质系同一设计是明知的；
在客观行为方面，德立公司已通过相关先前行为默示许可南充市园林管理处在南充“印象嘉陵江”浮桥项目上使用涉案外观设计；
在合理对价方面，南充市园林管理处与刘洪辉所代表的公司对涉案浮桥设计在南充“印象嘉陵江”浮桥项目上的使用费用已达成一致并履行完毕。

（1）关于主观状态

二审法院首先分析了原告专利权人德立公司的主观状态：德立公司的法定代表人刘洪辉是涉案专利的设计人，并参与了涉案浮桥项目的讨论、设计、招标全过程；德立公司是中土文旅公司股东，且与其在主要负责人、部分核心员工、办公场所及经营业务上存在混同，因而德立公司对于中土文旅依据与被告的口头协议提交的浮桥设计、以及该浮桥设计与涉案专利实质为同一设计，在主观上是明知的。

值得注意的是，法院上述针对原告主观状态的分析并非旨在探究原告专利权人是否真实存在将涉案专利许可给实施方实施的主观意图。专利权人在做出相关行为当时的真实意图可能是非常复杂的。例如，专利权人可能主观上确实希望向实施主体授予相关专利许可；专利权人也可能主观上其实并不希望授予专利许可，但未能正确认识自己作出行为的法律后果；专利权人还可能故意作出相关行为以误导专利实施方，并计划未来再向实施方主张专利侵权。可见，由于真实意图的复杂性，事后很难再探知专利权人当时的主观心理状态。

并且，我们也认为，法院在对是否存在专利默示许可时也无需探究专利权人作出行为时的真实意图。如前所述，专利默示许可的核心在于站在相对方的角度通过专利权人的行为推断其意思表示，这一推断结果取决于正常理性人对专利权人行为的理解和推测，而不应取决于专利权人的真实意图。依据专利权人行为时的真实意图来确定专利默示许可的成立对于相对方也就是专利实施方来说是显然不公平的，这不仅损害了专利实施方已建立的信赖，也不利于建立稳定可预期的市场关系。

由于法院无法得知也无需知晓专利权人行为当时的真实意图，其针对专利权人主观状态的分析关注点其实只在于，证据能否证明，对于被告已经发生的或将要发生的实施专利的行为，专利权人有着“明知”的主观状态。我们推测，法院通过考虑专利权人的主观明知与否，是期望更好地平衡专利权人和专利实施方之间的利益。如果专利权人完全不知晓也不可能知晓实施方实施相关专利的行为，其也不具备以明示的方式表达不愿授予专利许可的可能，在此情形下，让专利权人毫不知情地承受失去向专利实施方主张专利侵权的权利的后果，似乎又对专利权人方有失公平。

（2）关于客观行为

对于专利权人的客观行为方面，法院认为，德立公司的法定代表人刘某分别代表了三家公司参与了涉案浮桥项目，并且结合设备清单落款、网站宣传文章和现场照片等事实可以合理地解释和推知，德立公司已通过相关行为默许被告在涉案浮桥项目上使用涉案外观设计。

如前所述，通过专利权人的相关行为推断其意思表示时使用的依据可以是法律规定、当事人约定、交易习惯、常识常理等。在“印象嘉陵江”案件中，法律法规、当事人约定、相关交易习惯都是缺失的，因而法院站在了被告即专利实施方的角度，依据常识和正常人的理性对专利权人的客观行为背后所代表的意思表示进行推断，并得出了被告能够合理地认为专利权人已给予其实施涉案专利的许可之结论。

事实上，专利默示许可的判定过程是十分依赖于价值判断和价值导向的。英美法系或大陆法系各国关于专利默示许可的案例虽然情况千差万别，涉及的领域也各不相同，但其遵循的原则和价值都无外乎是对于相对人信赖利益的保护，这同时也是我国民法中诚信原则的应有之义。本案中法院对于专利权人的客观行为的分析中也特别强调了对于信赖的保护，即法院强调了由于原告专利权人的相关行为，被告专利实施者产生了合理的信赖，而这种合理信赖应当得到保护。

（3）关于合理对价

此外，法院还特别关注了被告已向原告的关联公司中土文旅公司支付36万元设计费的事实，并据此认定，双方已就设计费达成一致并履行完毕，原告为使用涉案外观设计支付了合理的对价。

在过往的案例包括最高人民法院针对标准专利默示许可问题的函中，我们可以看出专利实施方已支付合理的对价似乎并非是专利默示许可抗辩成立的必要条件。特别地，在涉及标准专利的默示许可认定时，法院至多只会将专利实施方向专利权人支付使用费作为许可成立后的结果，其不会影响专利默示许可本身的成立。

在本案中，我们推测法院对于合理对价的关注更多是建立在对个案情形分析的基础上的。一方面，基于被告已就涉案外观设计支付了对价这一事实，法院可能认为其进一步印证了被告已对许可的成立建立了合理的信赖。另一方面，在原告已通过其关联公司收取了合理对价的情况下，如仍然判定侵权成立，对于被告而言也会造成更为明显的不公平。

综上，我们理解，在一般性情形的案件中，判定专利默示许可抗辩成立所需要考量的方面主要是：