导语：本案为侵权警告函构成商业诋毁的典型案例，可以指引我们如何更好地撰写和发送侵权警告函，从而在达到商业目的同时，避免构成商业诋毁，导致伤敌八百，自损一千。一、基本案情 2019 年 10 月 30 日，江苏星徽公司经 THK 株式会社许可，成为该公司名为“伸缩装置、 抽屉装置和滑门装置（专利号：ZL20041003XXXX.4，授权公告号 CN100438803C）”发明专利的排他许可人，许可期限至 2024 年 3 月 30 日，该专利申请日为 2004 年 3 月 31 日，专利权人为 THK 株式会社，专利目前维持有效状态。 2019 年 12 月 6 日，江苏星徽公司依据上述专利认为晶美公司涉嫌侵权，遂委托北京智汇 东方知识产权代理事务所对星徽滑轨自关闭机构（用于冰箱）B 方案-200410031963.4 作出侵权比对分析，北京智汇事务所于同月9日出具侵权比对分析报告， 认为晶美公司生产的涉案冰箱滑轨可能会落入THK株式 会社拥有的专利号为ZL20041003XXXX.4 的发明专利权的权利要求 1 和权利要求 3 的保护范围，可能会引发侵权纠纷。 2020年1月15日，江苏星徽公司与北京中济纬天专利代理有限公司佛山分公司（以下简称北京中济纬天佛山分公司）签订委托服务合同，委托后者出具专利侵权警示函。2020年3月20日，北京中济纬天佛山分公司分别向松下公司、美的公司、海信公司、海尔公司发送内容相同的《专利侵权警示函》。该警示函载明北京中济纬天佛山分公司系广东星徽公司及江苏星徽公司知识产权事务代理人，警示函指出晶美公司生产的冰箱抽屉滑轨涉嫌侵害了THK株式会社专利号为ＺＬ20041003XXXX.4的发明专利权，收函企业生产、销售的冰箱中使用晶美公司生产的冰箱抽屉滑轨的行为，亦涉嫌构成专利侵权且影响了江苏星徽公司的正常经营；上述警示函要求收函企业立即停止生产、销售、许诺销售侵害其专利权的产品，并对使用的滑轨进行侵权排查，自收函之日起一个月内，自行在互联网上及线下门店检查并清除所展示的侵害其专利的产品图片及链接；并表示希望收函企业能按照上述要求实施并及时联系江苏星徽公司代理人。警示函尾部留有北京中济纬天佛山分公司联系人杨文钊的联系电话及邮箱。《专利侵权警示函》附有晶美公司生产的滑轨产品模块号、权利证明、THK株式会社专利授权公告文本、北京智汇事务所出具的侵权评估报告等四份附件。 后晶美公司起诉星徽公司上述发函行为构成不正当竞争。 二、裁判要旨 一审法院认为：本案中，江苏星徽公司和广东星徽公司向特定客户发送《专利侵权警示函》的行为构成商业诋毁，并非正当维权，具体从以下几个方面分析认定： 首先，晶美公司与江苏星徽公司在冰箱滑轨产品的生产经营领域构成竞争关系。从二者的经营范围来看，晶美公司主要从事家用电器（冰箱、洗衣机、洗碗机等）、工业设备和汽车滑轨、铰链等的研发、生产和销售，而江苏星徽公司的经营范围也包括滑轨及铰链的研发、生产、销售及技术服务等，二者在注册经营范围领域有重合，均包含了冰箱滑轨产品的生产经营；从二者的经营实际情况来看，晶美公司与江苏星徽公司近年来均一直与包含海尔公司、松下公司、美的公司和海信公司在内的国内著名冰箱厂商有合作关系，且二者均系海尔公司冰箱滑轨产品的主要供货商，因此可以认定晶美公司与江苏星徽公司在冰箱滑轨产品的生产经营领域属于同业经营者，构成竞争关系。 其次，江苏星徽公司的维权行为已超出合理的范围。江苏星徽公司认为晶美公司的产品和涉案专利侵犯其被许可的专利权，可通过合法途径主张权利、维护其自身合法权益，是其行使民事权利的应有之义，但作为同业竞争者，江苏星徽公司对晶美公司的商誉应尽到合理的注意义务，其行使权利的行为应当在合理的范围内。本案中，江苏星徽公司于2019年10月30日经THK株式会社许可，成为该公司授权公告号CN100438803C发明专利的排他许可人，后江苏星徽公司依据上述专利认为晶美公司涉嫌侵权，遂委托北京智汇事务所作出侵权比对分析，并委托北京中济纬天佛山分公司直接分别向松下公司、美的公司、海信公司、海尔公司发送《专利侵权警示函》，声称晶美公司生产的冰箱抽屉滑轨涉嫌构成专利侵权且影响了江苏星徽公司的正常经营，要求上述四大公司立即停止生产、销售、许诺销售晶美公司生产的侵权产品。作为同业竞争者，江苏星徽公司在采取上述发函行为时对晶美公司的商业信誉明显未尽到合理的注意义务，超出了合理的范围，其在晶美公司的涉案专利和产品尚未有有权机关予以认定构成侵权且未向晶美公司直接提出主张的情形下，迳行选择向其与晶美公司的共同合作对象即海尔公司等四大冰箱厂商发送《专利侵权警示函》，明确声称晶美公司涉嫌专利侵权的行为，属于在竞争市场上传播虚假信息或者误导性信息，目的为诋毁、贬低晶美公司的商业信誉和商品声誉，削弱晶美公司的市场竞争力，损害了正常的市场竞争秩序，应认定构成商业诋毁。 江苏星徽公司抗辩认为其系委托专业机构作出侵权比对分析报告后才发函，已尽到谨慎注意义务，系正当维权行为，对此，一审法院认为，专利侵权的分析和认定具有较强的专业性，江苏星徽公司虽在发函前委托北京智汇事务所出具了侵权比对分析报告，但该分析报告与晶美公司其后委托其他相关机构出具的比对意见所持结论恰恰相反，该三份比对意见均为专业性较强的技术文件，系江苏星徽公司和晶美公司分别单方委托专业机构出具而成，并非有权机关作出的生效法律文件，并不足以证明晶美公司侵权的事实。在未经有权机关依法作出认定前，江苏星徽公司依据上述比对意见主张晶美公司存在专利侵权的判断属于单方主观判断，其在未与晶美公司协商，直接函告晶美公司的合作客户知晓的行为系传播涉嫌虚假或者误导性信息的行为，不属于正当维权行为，故对其该项抗辩意见不予采信。 最后，江苏星徽公司发函的行为客观上对晶美公司的商誉造成了损害。晶美公司与江苏星徽公司近年来均一直与海尔公司等国内著名冰箱厂商有合作关系，在海尔公司使用的部分冰箱滑轨产品领域，二者系非此即彼的供货商关系，共同承担着向海尔公司提供均等配额比例的滑轨产品的义务。海尔公司在收到江苏星徽公司发送的上述《专利侵权警示函》后，随即要求晶美公司排查风险，并作出说明，后海尔公司客观上亦调整了两公司相关滑轨产品供货配额比例。晶美公司应海尔公司要求先后委托相关专业机构出具了不侵权的比对意见，并同时函告江苏星徽公司和广东星徽公司，要求其发函撤回《专利侵权警示函》，发布道歉声明、消除影响，并同时建议江苏星徽公司和广东星徽公司如坚持认为晶美公司涉嫌侵权，应及时提起诉讼，但江苏星徽公司和广东星徽公司直至晶美公司提起本案商业诋毁之诉前，均未予回应，亦未提起诉讼。江苏星徽公司的发函行为客观上已经造成晶美公司在相关市场上的商业信誉和商品声誉的降低，损害了晶美公司的相关合法权益，亦损害了相关市场的竞争秩序。江苏星徽公司和广东星徽公司认为其定向发函的行为客观上未损害晶美公司利益的抗辩意见，与事实不符，亦不予采信。 二审法院认为：本案中，江苏星徽公司向晶美公司的客户发送专利侵权警示函属于专利侵权警告行为。根据《中华人民共和国专利法》及相关司法解释的规定，专利侵权警告是权利人为自行保护专利权，与涉嫌侵权人协商解决纠纷的重要途径和环节，此种方式解决争议有利于降低维权成本、提高纠纷解决效率和节约司法资源，为法律所鼓励与认可。但是，权利人发送侵权警告应适当，不能滥用侵权警告损害他人合法权益、扰乱市场竞争秩序。如果权利人为谋求市场竞争优势或者破坏竞争对手的竞争优势，以不正当方式滥用侵权警告，损害竞争对手合法权益，则超出权利行使的范围，可能构成商业诋毁或其他不正当竞争行为。《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条规定，经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。发送专利侵权警示函属于正当专利维权行为还是构成商业诋毁的不正当竞争行为，需要根据权利人的权利状况、侵权警告的具体内容、发送对象及方式等多种因素，综合判断权利人在发送侵权警告时是否尽到必要的谨慎注意义务，依据的涉嫌侵权事实是否具有较高程度的确定性。如果发送侵权警告时未善尽谨慎注意义务，以编造、传播虚假或误导性信息的方式损害竞争对手的商誉，则构成商业诋毁行为。基于以下因素的考量，本院认为江苏星徽公司向晶美公司的客户发送专利侵权警示函的行为构成商业诋毁。 首先，江苏星徽公司发送专利侵权警示函时未尽到谨慎注意义务，主要表现在以下几个方面： 其一，江苏星徽公司并非涉案专利的权利人，虽然其具备该领域一定的专业技术知识，但对涉案专利技术及专利权稳定性状况的掌握程度均相对有限。一旦其主张的专利权利要求存在无效的情形，则丧失指控他人专利侵权的权利基础。因此，作为专利的排他被许可人，在发送侵权警告时负有更高的注意义务。江苏星徽公司在专利被许可一个多月便委托侵权比对分析，不到半年的时间即向晶美公司的客户发送涉案专利侵权警示函，显然缺乏足够的谨慎度。而江苏星徽公司主张的专利权利要求1、3被宣告无效，其在侵害发明专利权纠纷诉讼中撤回对晶美公司的起诉，恰恰说明江苏星徽公司在对涉案专利的有效性未作出合理预判的情况下，发送专利侵权警示函欠缺充分的考虑。 其二，专利侵权判断具有较强的专业性，被控侵权产品落入专利权保护范围仅仅是判断侵权是否成立的一个方面，还需要结合各种不侵权抗辩事由，如使用的是现有技术，存在先用权等情形进行综合认定。江苏星徽公司发送专利侵权警示函依据的是其自行委托的知识产权代理公司出具的侵权评估报告，该报告得出的结论也只是晶美公司生产的涉案冰箱滑轨可能会落入涉案专利权利要求1和3的保护范围，可能会引发侵权纠纷，并非确定性的侵权判定结论。而江苏星徽公司二审提供的证据1～3、5并未提及晶美公司生产的具体产品，无法证明警示函涉及的被控侵权产品落入涉案专利权利要求1的范围。由此可见，江苏星徽公司在发送侵权警示函时对晶美公司涉嫌侵权的事实判断并不具有较高的准确性，尚未达到较高的审慎注意程度。 其三，江苏星徽公司发送警示函的对象并非涉嫌侵权产品的制造商晶美公司，而是该产品的使用者。虽然相关法律规定并未限制警示函的发送对象和顺序，但产品的使用者对专利侵权问题的判断能力相对于制造者而言，明显偏弱，而其避险意识又较强，更容易受到侵权警告的影响。因此在具备上述两个因素的情形下，江苏星徽公司未与涉嫌侵权产品的制造者晶美公司求证沟通，而是径行向产品使用单位——晶美公司的四大合作客户发送警示函，难谓善尽谨慎注意义务。 综合以上因素，江苏星徽公司在不熟知专利权状况，对涉嫌侵权事实的判断并不具有较高程度确定性的情况下，贸然向竞争对手晶美公司的核心客户发送专利侵权警示函，足以认定其未尽到审慎注意义务。 其次，江苏星徽公司发送的专利侵权警示函存在误导性信息，损害了晶美公司的商誉，主要理由： 其一，涉案专利侵权警示函在“结论与诉求”部分明确晶美公司生产的涉案冰箱滑轨的具体结构与专利权利要求1、3的描述完全一致，落入专利的保护范围，使用涉案产品的行为已涉嫌构成专利侵权且影响了江苏星徽公司的正常经营。同时明确“维权要求”为收函企业立即停止生产、销售、许诺销售侵害其专利权的产品，并对使用的滑轨进行侵权排查。虽然警示函及附件中多处使用“可能”“涉嫌”等措辞，但在警示函最重要且最引人关注的结论部分，以肯定的语气给出涉案产品构成专利侵权的结论，“维权要求”的具体内容使用加黑、下划线的方式进行标注，足以使收函企业误认为晶美公司生产的涉案冰箱滑轨构成专利侵权，对其商品声誉和商业信誉造成损害。江苏星徽公司上诉认为收函企业海尔公司收到警示函后，并未直接认为晶美公司的产品侵权，而是开展侵权评估工作，且继续保持与其合作，证明警示函没有对发函对象造成误导。对此本院认为，海尔公司收到警示函后，虽然没有直接确认晶美公司生产的产品构成专利侵权，从而停止与其的合作关系，但要求晶美公司开展专利侵权风险排查，恰恰说明海尔公司已经对晶美公司提供的产品存在专利侵权产生了误解。因此，不能由于海尔公司具有较为完善的知识产权法律评估体系，对警示函的处理采取谨慎的态度，即认为其并未受到警示函相关内容的误导。江苏星徽公司对此的上诉理由不能成立，本院不予支持。至于海尔公司对滑轨供货配额比例的调整即使与江苏星徽公司发送的专利侵权警示函无关，也不影响警示函对海尔公司产生误导的认定，故江苏星徽公司为此提交的二审新证据6～10不能达到相应的证明目的。 其二，涉案专利侵权警示函的发函对象虽然只是针对晶美公司的四大合作客户，但该些客户同时也是江苏星徽公司的合作对象。在冰箱滑轨产品的竞争市场上，涉案四大冰箱企业的地位举足轻重，涉及的地域范围亦较广，江苏星徽公司向四家企业发函，足以对该市场产生一定的影响，构成对警示函相关信息的“传播”。江苏星徽公司仅以发函对象明确且特定，即认为未对函告信息在竞争市场上进行“传播”的理由不能成立，本院不予采纳。 基于以上分析，本院认为江苏星徽公司与晶美公司系同业竞争者，有时二者之间甚至处于非此即彼的竞争关系。江苏星徽公司向晶美公司与其共同的核心客户发送专利侵权结论明确的警示函，未尽到谨慎注意义务，具有谋求市场竞争优势的主观意愿，造成晶美公司商品声誉及商业信誉的受损，构成商业诋毁。 本案属于侵权警告构成商业诋毁的典型案例。《反不正当竞争法》第十一条规定，经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。最高人民法院关于适用《中华人民共和国反不正当竞争法》若干问题的解释第二十条规定，经营者传播他人编造的虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉的，人民法院应当依照反不正当竞争法第十一条予以认定。根据上述法律及司法解释的规定，商业诋毁的构成要件一般为：1、行为主体为经营者；2、行为人具有诋毁、贬损竞争对手商业信誉、商品声誉的主观故意；3、诋毁行为的客观表现为编造、传播虚假信息或者误导性信息，对竞争对手进行诋毁、贬低；4、诋毁行为造成或可能造成损害竞争对手商业信誉、商品声誉的后果。 笔者也检索到了警告函不构成商业诋毁的案件：例如，在潍坊市路通机械电子有限公司与许昌德通振动搅拌技术有限公司商业诋毁纠纷再审案件【案号：最高人民法院（2021）最高法民申91号】该案中，许昌德通公司向潍坊路通公司客户发送《风险告知函》，最高人民法院再审认定，（一）《风险告知函》中载明许昌德通公司自2002年至今申请了多项振动搅拌技术专利。在案证据显示，2018年7月10日第一次发函之前，许昌德通公司已经拥有了与振动搅拌技术相关的多项专利，因此，上述描述与该公司所拥有的专利情况基本一致，难谓虚假信息。（二）《风险告知函》中载明许昌德通公司系振动搅拌技术的发明者。在案证据显示，许昌德通公司就振动搅拌技术申请了多项专利，表明其在振动搅拌技术领域进行了持续的发明创造，确实为振动搅拌技术的发明者，因此，上述描述亦非虚假信息。（三）《风险告知函》中载明潍坊路通公司生产销售的振动搅拌机产品涉嫌侵害许昌德通公司的多项专利技术，郑州市中级人民法院于2018年7月9日受理了许昌德通公司诉潍坊路通公司的专利侵权纠纷案件。上述信息系对相关事实的客观描述，其目的是提醒潍坊路通公司客户，其如使用涉嫌侵害他人专利权的产品可能会承担相应法律责任，以及应防范专利侵权风险，既非主观恶意，也非传播虚假或者误导性信息，不属于侵害潍坊路通公司商业信誉、商品声誉的行为。尽管许昌德通公司未在告知函中详细载明相关专利权的具体信息，但所披露的相关信息足以达到了提醒警告的作用，即提醒相关用户防范可能的专利侵权风险。在我国有关法律法规对于此类告知函的信息披露尚无具体规定的情况下，许昌德通公司的《风险告知函》已经明确了涉嫌侵权的产品范围、向法院起诉的事实及可能产生的后果，因此，可以认定许昌德通公司的披露基本是充分的。综上所述，许昌德通公司向潍坊路通公司客户发送的《风险告知函》不符合上述商业诋毁行为的标准。 从上述案件可以发现，对于警告函而言并非都会构成商业诋毁，一般而言对于竞争对手的客户发出警告函需要更为谨慎，在时间上，在对竞争对手的行为提起诉讼之前，直接对竞争对手的客户发出警告函，需要更为谨慎；其次在内容上，警告的形式可以通过告知竞争对手的涉诉情况，而提醒对方相应的风险，如果直接根据评估结论直接告知对方可能侵权，需要更为谨慎； 最后在警告函的措辞上，不要直接使用肯定侵权的语气及措辞，例如在本案中涉案专利侵权警示函在“结论与诉求”部分明确晶美公司生产的涉案冰箱滑轨的具体结构与专利权利要求1、3的描述完全一致，落入专利的保护范围，使用涉案产品的行为已涉嫌构成专利侵权且影响了江苏星徽公司的正常经营。同时明确“维权要求”为收函企业立即停止生产、销售、许诺销售侵害其专利权的产品，并对使用的滑轨进行侵权排查。法院认为，虽然警示函及附件中多处使用“可能”“涉嫌”等措辞，但在警示函最重要且最引人关注的结论部分，以肯定的语气给出涉案产品构成专利侵权的结论，“维权要求”的具体内容使用加黑、下划线的方式进行标注，足以使收函企业误认为晶美公司生产的涉案冰箱滑轨构成专利侵权，对其商品声誉和商业信誉造成损害。 而在不构成商业诋毁的案件中，《风险告知函》中载明潍坊路通公司生产销售的振动搅拌机产品涉嫌侵害许昌德通公司的多项专利技术，郑州市中级人民法院于2018年7月9日受理了许昌德通公司诉潍坊路通公司的专利侵权纠纷案件。法院则认为上述信息系对相关事实的客观描述，其目的是提醒潍坊路通公司客户，其如使用涉嫌侵害他人专利权的产品可能会承担相应法律责任，以及应防范专利侵权风险，既非主观恶意，也非传播虚假或者误导性信息，不属于侵害潍坊路通公司商业信誉、商品声誉的行为。 综上，发送侵权警告函需要仔细分析发送的时间、内容、措辞，避免构成商业诋毁，导致伤敌一千，自损八百。 编辑|云知队 |
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