|
第三章 商标法笔记 一.概述 商标，是商业主体在其提供的商品或服务上使用的，能够将其商品或服务与其他市场主提供的商品或服务区别开来的标志。 1.注册商标的概念 注册商标，是指经商标局核准注册的商标。商标注册人享有商标专用权。我国商标法采取自愿注册为原则，强制注册为例外的原则，只有烟草制品，包括卷烟/雪茄烟和有包装的烟商标必须注册。 2.注册商标的分类：根据商标的不同作用，可以将商标作如下分类: ⑴商品商标：商品的生产者或经营者为了使自己生产或经营的商品与他人生产或经营的商品区别开来，而使用的文字/图形/字母/数字/三维标志/颜色组合/声音等，以及上述要素组合的标志 ⑵服务商标：提供服务的经营者为了将自己提供的服务与他人提供的服务区别开来 ⑶集体商标：以团体/协会或者其他组织名义注册，供该组织成员在商事活动中使用，以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。如沙县小吃。 ⑷证明商标：由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制，而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务，用以证明该商品或者服务的原产地/原料/制造方法/质量或者其他特定品质的标志。如绿色食品。 3.注册商标的构成条件 ①任何能够将自然人/法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字/图形/字母/数字/三维标志/颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。 ②申请注册的商标应当有显著特征，便于识别。 ③商标注册人有权标明“注册商标”或者注册标记®。 ④不得与他人取得的在先权利相冲突。 二.不予注册的情形 1.不予注册的绝对理由-损害公共利害（不能使用） ⑴标志内容违法(《商标法)第10条) ①同中国的国家名称/国旗/国徽/国歌/军旗/军徽/军歌/勋章等相同或者近似的，以及同中央国家机关的名称/标志/所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称/图形相同的； +同外国的国家名称/国旗/国徽/军旗等相同或者近似的，但该国政府同意的除外； +同政府间国际组织的名称/旗帜/徽记等相同或者近似的，但经该组织同意或者不易误导公众的除外； +同“红十字”“红新月”的名称/标志相同或者近似的； +县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。例外： a地名具有其他含义：指地名作为词汇具有确定含义且该含义强于作为地名的含义，不会误导公众。如“凤凰”作为自行车商标 b作为集体商标/证明商标组成部分 c已经注册的使用地名的商标继续有效 ②与表明实施控制/予以保证的官方标志/检验印记相同或者近似的，但经授权的除外 ③带有民族歧视性的 ④带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的 ⑤有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的 ⑵标志不具有显著性(可以使用)《商标法》第11/12 条) ①仅有本商品的通用名称/图形/型号的； +仅直接表示商品的质量/主要原料/功能/用途/重量/数量及其他特点的； +其他缺乏显著特征的； 但标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册 ⑶三维标志不得注册（可以使用） 以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状/为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册(《商标法》第12条) ⑷申请注册范围、方式和目的违法 ①商标代理机构申请注册代理服务之外的其他商标 ②不以使用为目的 的恶意注册（应当予以驳回，连续3年不使用任何单位和个人可以申请撤销） 恶意认定：囤积、抢注商标等行为（防御商标属于善意0 ③采用欺骗或其他不正当手段进行注册 2.不予注册的相对理由-损害他人利益 ⑴与在先注册或相同或近似初步审定的商标：同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的 ⑵与他人驰名商标相同或近似 ①未注册：就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的 ②注册：就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的 未注册驰名商标的特殊保护：不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标 ①有一定影响：指在一定地域内被一定的人群所知晓的商标，这种商标不同于驰名商标，其知名度远弱于驰名商标 ②救济：“他人”可以在抢注者申请注册过程中，提出异议；或者在抢注者获得注册之日起5年内【驰名商标不受5年限制】申请宣告该注册商标无效 ⑵抢注行为： ①代理人、代表人抢注：未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行 ①未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用 ②行为认定：商标代理人/代表人或者经销/代理等销售代理关系意义上的代理人/代表人未经授权，以自己的名义将被代理人或者被代表人商标进行注册的。法院应当认定属于代理人/代表人抢注被代理人/被代表人商标的行为 ②其他关系人抢注：就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有代理或代表以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册 ③非关系抢注：以不正当手段抢注他人已有一定影响的未注册商标： ①不正当手段抢注：知道已有一定影响的在先商标，进行抢注 ②被抢注的商标：有一定影响 ⑶误导使用地理标志：商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的。 滥用地理标志的行为： ①地理标志：指标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量/信誉或者其他特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。 ②不得滥用地理标志：商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的，但是已经善意取得注册的继续有效。 注册主体：地理标志只能由符合法定条件的团体/协会或具有监督能力的组织作为集体商标或证明商标予以注册，并根据公平/合理的条件，允许所有来自该特定地理区域的商标提供者使用。 ⑹侵犯在先权利：申请商标注册损害他人现有的在先权利 三.商标注册的申请 《商标法》第4条第1款：自然人/法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。 1.自愿注册原则 ⑴概念：指商标使用人是否申请商标注册取决于自己的意愿。商标注册人对其注册商标享有专用权，受法律保护。 在我国，获得商标专用权的原则为自愿注册制度为主，强制注册制度为辅。 《商标法》第6条:法律/行政法规规定必须使用注册商标的商品，必须申请商标注册，未经核准注册的，不得在市场销售。 如只有卷烟/雪茄烟和有包装的烟丝必须申请商标注册。 ⑵未经注册的商标的效力：未经注册的商标可以在生产服务中使用，但其使用人不享有专用权，无权禁止他人在同种或类似商品上使用与其商标相同或近似的商标，但驰名商标除外。 ⑶驰名商标：其中未注册的仍然受到商标法和不正当竞争法的住保护 2.申请在先原则：在我国，获得注册商标专用权的原则为以申请在先为原则，以使用在先为补充。 ⑴优先权：申请注册商标不得损害他人现有的在先权利(包括:外观设计专利权/著作权/姓名权/肖像权/商号权/特殊标志专用权/奥林匹克标志专有权/知名商品特有的名称/包装/装潢专用权等）。 ①提出书面声明：商标注册申请人自其商标在外国第一次提出商标注册申请之日起6个月内，又在中国相同商品以同一商标提出商标注册申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者按照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。 ②提交申请文件副本：商标注册申请人要求优先权的，应当在提出商标注册申请的时候提出书面声明，并且在3个月内提交第一次提出的商标注册申请文件的副本； 未提出书面声明或者逾期未提交商标注册申请文件副本的，视为未要求优先权。 优先权日视为申请日【商标专用权保护期：自申请日开始，但并不从优先权开始】 ⑵临时保护 ①提出书面声明：商标在中国政府主办的或者承认的国际展览会展出的商品上首次使用的，自该商品展出之日起6个月内，该商标的注册申请人可以享有优先权。 ②提交证明：商标注册申请入要求优先权的，应当在提出商标注册申请的时候提出书面声明，并且3月内提览会名在展出商品上使用该商标的证据/展出日期等证明件； 未提出书面声明或者逾期未提交证明文件的，视为未要求优先权。 ②同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标。驳回其他人的申请，不予公告。 ⑶多人申请注册： ①两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标。 3.禁止恶意注册：《商标法》第4条：不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。 ⑴立法意义 ①在商标实践中出现了为转让牟利而大量囤积商标等问题，严重扰乱了市场经济秩序和商标管理秩序 ②这一规定增强了商标使用义务，首先在审查阶段予以适用，实现打击恶意注册的关口前移 ⑵使用：指将商标用于商品/商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传/展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为 ⑶恶意： ①属于“恶意的”：不以使用为目的囤积/抢注商标等行为： ②属于“善意的”，不以使用为目的防御商标： 4.申请的方式 ⑴分类填报：商标注册申请人应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称，提出注册申请 根据2019年1月1日执行的《商标注册用商品和服务国际分类》第11版的规定，前，商标注册用商品和服务共分45类，其中商品34类，服务项目11类，共包含一万多个商品和服务项目。 ⑵一标多类：商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标。 允许通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标，不仅可以进一步减少当事人办理手续的时间，还能节约当事人申请商标的经济成本。 ⑶商标注册申请等有关文件，可以以书面方式或者数据电文方式提出 数据电文是指以电子/光学/磁或者类似手段生成/发送/接收或者存储的信息。常见的电子邮件/电子文档等都属于数据电文。 ⑷另行提出/重新提出 情形∥处理方式 ①注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的∥应当另行提出注册申请 ②注册商标需要改变其标志的∥应当重新提出注册申 ③注册商标需要变更注册人的名义，地址或者其他注册事项的∥应当提出变更申请 5.商标代理 ⑴办理方式： ①中国人或中国企业：申请商标注册或者办理其他商标事宜，可以自行办理，也可以委托依法设立的商标代理机构办理 ②外国人或者外国企 a在中国申请商标注册的，应当按其所属国和我国签订的协议或者共同参加的国际条约办理，或者按对等原则办理 b外国人或者外国企业在中国申请商标注册的，应当委托依法设立的商标代理机构办理 ⑵义务： ①对理程中悉的被理人的商业秘密，负有保密义务 ②委托人申请注册的商标可能存在不得注册情形【绝对+相对事由】的，商标代理机构当明确告知委托人 ③商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标有下列情形的，不得接受： a不以使用为目的的恶意注册(《商标法》第4条) b代理人或合同/业务往来关系或者其他关系人抢注的(《商标法》第15条) c损害他人现有的在先权利/抢注他人在先使用且有一定影响力商标(《商标法》第32条) ④标代理机构除对其代理务申请商标注册外，不得申请注册其商标 ⑶责任 ①商标代理机构有下列行为之一的，由工商行政管理部门责令限期改正，给予警告，处1万元以上10万元以下罚款； 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处5千元以上5万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 a办理商标事宜过程中，伪造/变造或者使用伪造/变造的法律文件/印章/签名的 b以诋毁其他商标代理机构等手段招来商标代理业务或者以其他不正当手段扰乱商标代理市场秩序的 c违反《商标法》第4条(不以使用为目的恶意注册商标)/第19条第3款(不应当接受委托事项)和第4款(不得申请注册其他商标)规定的 ②商标代理机构有上述行为的，由工商行政管理部门记人信用档案；情节严重的，商标局/国家知产局可以决定停止受理其办理商标代理业务，并予以公告 ③商标代理机构违反实信用原则，侵害委托人合法利益的，应当依法承担民事责任，并由商标代理行业组织按照章程规定予以惩戒 四.商标注册的审查/公告【9+3个月】： 1.审查与公告期限 ⑴审查（9个月）：标局收到商标申请文件之后进行审查，经过形式审查未发现问题的，即决定受理，并发给《受理通知书》，同时进入实质审查阶段。 对申请注册的商标，商标局应当自收到商标注册申请文件之日起9个月内审查完毕， ⑵初步审定后公告（3个月=异议期）:审查符合商标法有关规定的，予以初步审定公告(公告期3个月=异议期）。 2.初步审定后驳回申请情形：包括以下不予注册的情形, 由商标局驳回申请，不予公告 ⑴绝对理由：不符合商标法的有关规定(9种不得作为商标使用+4种不得注册的情形) ⑵相对理由 ①同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的 ②同在先申请或使用商标的冲突 a.初步审定并公告申请在先的商标，驳回申请在后的商标 b.同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告 五.商标异议/核准 1.异议提出：“初步审定并公告”并不意味着商标已经获得注册，相关主体自公告之日起3个月内，可以向商标局提出异议。具体包括: ⑴不予注册的绝对理由：任何人○○○○○○○∥认为商标注册损害公共利益 ①不以使用为目的的恶意注册(《商标法》第4条) ②9 种不得作为商标使用的情形(《商标法》第10条) ③4 种不得作为商标注册的情形(《商标法》第11条/第12条) ④商标代理机构在其代理服务申请商标注册外，申请注册其他商标的(《商标法》第19条第44款) (2)不予注册的相对理由：在先权利人和利害关系∥认为商标注册损害自己的民事权利 。以下不予注册的相对情形∥异议主体 ①侵犯未注册驰名商标：就相同或者类似商品申请注册的商标是复制/摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的(《商标法》第13条第2款)∥未注册的驰名商标所有人 ②侵犯注册驰名商标：就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制/摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的(《商标法》第13条第3款)∥注册的驰名商标所有人 ⑤商标含有虚假地理标志：商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的(《商标法》第16条第1款)∥地理标志商标主体 ⑦违反在先申请原则(以在先使用为补充)：两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的(《商标法》第31条)∥在先申请人或在先使用者 ③抢注被代理人商标：未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册(《商标法》第15条第1款)∥被代理人或被代表人 ④因业务关系抢注未注册商标：就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有代理或代表以外的合同/业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在(《商标法》第15条第2款)∥该他人 ⑥与在先注册或初步审定的商标相同或近似：同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的(《商标法》第30条)∥“该他人” ⑧侵犯在先权利/抢注他人有一定影响的商标： 申请商标注册损害他人现有的在先权利，以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标(《商标法》第32条)∥“该他人” 2.异议的处理程序：【12/18】 ⑴商标局听取陈述，调查核实 初步审定公告的商标提出异议的，商标局应当听取异议人和被异议人陈述事实和理由，经调查核实后，自公告期满之日起12个月内作出是否准予注册的决定，并书面通知异议人和被异议人。 有特殊情况需姿延长的，经国家知产局批准，可以延长6个月。 ⑵异议成立→被异议人不服：复议前置 ①商标局作出不予注册决定的，被议人不服的，可以自收到通知之日起15日内国家知产局申请复审； ②国家知产局应当自收到申请之日起12月内作出复审决定，并书面通知异议人和被异议人。特殊情况需要延长的，经批准，可以延长6个月 ③被异议人对国家知产局的决定不服的，可以自收到通知之日起30日内向法院起诉 ④法院应当通知异议人作为第三人参加诉讼 ⑶异议不成立→异议人不服 ①视为3个月期满：经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告3个月期满之日起计算。 ②期满之日-准予之日保护（恶意：不侵权要赔偿）：自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使月与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力； 但是因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿(注：不侵权/要赔偿）。 各种异议小结： 审查(9个月）→驳回+初步审定公告(3个月/异议期）→ ①异议成立○(被异议人不服→15日内知产局申请复审/9个月→被异议人不服→30日到法院起诉） ②异议不成立(准予注册+异议人不服→知产局/宣告注册商标无效） ③宣告撤销或无效 a商标局作出准予注册决定的，发给商标注册证，并予公告； b异议人不服的，可以向国家知产局请求宣告该注册商标无效。 ⑷复审程序的中止 ①国家知产局在依照前述规定进行复审的过程中，所涉及的在先权利的确定，必须以法院正在审理者行政机关正在处理的另一案件的结果为依据的，可以中止审查。 ②中止原因消除后，应当恢复审查程 3.公告期满无异议的：予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。 四.注册商标的续展/转让/使用许可 1.有效期限：10年(自核准注册之日起计算）。每次续展注册的有效期为10年，自该商标上一届有效期满次日起计算。 2.续展 ①办理续展手续期：需继续使的，商标注册人应当在期满前12月内按照规定办理续展手续。 ②宽展期：在此期间未能办理的，可以给予6个月的宽展期。 3.转让 ①转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。 ②商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。 ③转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。 ④对容易致混淆或者有其他不良影响的转让，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由。 ⑤注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外。 4.许可使用 ①商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标(注：非注册商标不存在许可）。 ②许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。 ③许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。 ④商标许可方式：普通/排他和独占。 4.注销：期满未办理续展手续的，注销其注册商标。 六.注册商标的无效宣告 无效宣告：指已经注册的商标，在商标权存续期间出现法定事由，由商标局或者国家知产局宣告该注册商标无效，这是弥补商标注册工作失误的一种重要制度。 1.商标无效的分类 ⑴存在不予注册的绝对理由 A情形 ①不以使用为目的的恶意注册(《商标法》第4条) ②9 种不得作为商标使用的情形(《商标法》第10条) ③4种不得作为商标注册的情形(《商标法》第11条/第12条) ④商标代理机构在其代理服务申请商标注册外，申请注册其他商标的(《商标法》第19条第4款) ⑤以欺骗手段或其他不正当手段取得注册的。 B处理 ①由“商标局”宣告该注册商标无效 ②其他单位/个人可以请求“国家知产局”宣告该注册商标无效 ③不受时间限制。 ⑵存在不予注册相对理由 A情形： ①侵犯未注册驰名商标：就相同或者类似商品申请注册的商标是复制/摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的(《商标法》第13 条第 2款) ②侵犯注册驰名商标：就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制/摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标 注册人的利益可能受到损害的(《商标法》第13条第3款) ③抢注被代理人商标：未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册(《商标法》第15条第1款) ④因业务关系抢注商标：就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有代理或代表以外的合同/业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在(《商标法》第15条第2款) ⑤商标含有虚假地理标志：商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的(《商标法》第 16 条第1款) ⑥与在先注册或初步审定的商标相同或近似：同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的(《商标法》第30条) ⑦违反在先申请原则(以在先使用为补充)：两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的(《商标法》第31条) ⑧侵犯在先权利/抢注他人有一定影响的商标：申请商标注册损害他人现有的在先权利，以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标((商标法》第32条) B处理 ①自商标注册之日起5 年内，在先权利人或利害关系人可以请求国家知产局宣告该注册商标无效 ②对恶意注册的，驰名商标所有人不受5年的时间限制 2.商标无效的救济 ⑴注册不当商标的无效宣告 ①商标局做出宣告注册商标无效的决定，应当书面通知当事人。 A当事人对商标局的决定不服的，可以自收到通知之日起15日内向国家知产局申请复审。 B国家知产局应当自收到申请之日起9个月内做出决定，并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的，经批准，可以延长3个月。 C当事人对国家知产局的决定不服的，可以自收到通知之日起30日内向法院起诉。 小结：任何主体→当事人不服/申请宣告无效→国家知产局→当事人不服→行政诉讼/法院 ②他人请求宣告无效： A其他单位或者个人请求国家知产局宣告注册商标无效的，国家知产局收到申请后，应当书面通知有关当事人，并限期提出答辩。 B国家知产局应当自收到申请之日起9个月内做出维持注册商标或者宣告注册商标无效的裁定，并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的，经批准，可以延长3个月。 C当事人对国家知产局的裁定不服的，可以自收到通知之日起30日内向法院起诉。法院应当通知商标裁定程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。 小结：任何主体→认为存在不得注册的绝对事由/申请宣告无效→国家知产局/宣告商标无效→当事人不服→行政诉讼/法院 ⑵违法损害他人合法权益注册商标的无效宣告： ①国家知产局收到宣告注册商标无效的申请后，应当书面通知有关当事人，并限期提出答辩。 ②国家知产局应当自收到申请之日起12月内维持注册商标或者宣告注册商标无效的裁定，并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的，经批准，可以延长6个月。 国家知产局在依照上述规定对无效宣告请求进行审查的过程中，所涉及的在先权利的确定必须以法院正在审理或者行政机关正在处理的另一案件的结果为依据的，可以中止查。 中止原因消除后，应当恢复审查程序。 ③当事人对国家知产局的裁定不服的，可以自收到通知之日起30日内向法院起诉。法院应当通知商标裁定程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。 小结： 在先权利人利害关系人：认为存在不得注册的相对事由(申请宣告无效）→国家知产局→宣告商标无效→当事人不服(30日内）→法院 3.注册商标无效宣告的法律后果 ⑴自始不存在 ：被宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在 ⑵例外：宣告注册商标无效的决定或者裁定对下列对象不具有追溯 ①宣告无效前法院做出并已执行的商标侵权案件的判决/裁定/调解书 ②工商行管理部门做并已执行的商标侵权案件的处理决定 ③已经履行的商标转让或者使用许可合同。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿 ⑶费用返还：依照上述规定不返还商标侵权赔偿金/商标转让费/商标使用费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还 六.商标使用的管理 1.商标的使用：是指将商标用于商品/商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传/展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。 2.商标撤销【主体：商标局+任何单位和个人】 ⑴商标注册人自行改变注册事项的【依职权撤销】 商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标/注册人名义/地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。 ⑵丧失显著性或连续3年不使用的【依申请撤销】 注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续3年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。 商标局应当自收到申请之日起9个月内做出决定。 有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长3个月。 ⑶被撤销的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权自公告之日起终止。 3.注册商标的续展转让许可 ⑴有效期限：10年，自核准注册之日起计算。 ⑵续展： ①办理期限：期满前12个月内办理续民手续； ②在此期间未能办理，可以给予6个月的宽展期。 ③期满未办理的，注销其注册商标。 ④续展期限：10年，自该商标上一届有效期满次日起计算。 ⑶转让： ①共同申请：转让注册商标的，转让人和受让人共同向商标局提出申请 ②一并转让：商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让 ③公告生效：转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权 【注意】公告是商标专用权转让的生效要件，而非商标转让合同的生效要件 ④不予核准情形：对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让，商标局不予核准 ⑤不影响许可合同效力：不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外 ⑷许可 ①质量监督：许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量(产品:生产地址/生产厂家) ②备案 a许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商 标局公告 b商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人 ③许可方式：普通/排他/独占许可 4.对被撤销/宣告无效/注销商标的管理 商标被撤销/被宣告无效或者期满不再续展的，自撤销/宣告无效或者注销之日起1年内商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请，不予核准。 七.商标侵权 1.注册商标专用权的保护范围：注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。 2.商标侵权行为：有下列行为之一的，均属侵引注册商标专用权: ⑴假冒：未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的； ⑵仿冒： ①商品：未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品【有限有跨类保护】上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混湖的 ②装潢：在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的 ⑶造假商标：伪造/擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造/擅自制造的注册商标标识的； ⑷销售侵权商品： ①侵权：只要实施了销售侵犯注册商标专用权的商品的行为，都构成侵权 ②善意侵权：但销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任（仍要停止销售） ⑸反向假冒：未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的侵权行为络商品交易平台等) ⑹帮助实施侵权行为：故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的(为侵犯他人商标专用权提供仓储/运输/邮寄/印制/隐匿/经营场所/网上突出使用，容易使相关公众产生误认的 ⑺给他人注册商标专用权造成其他损害： ①将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品 ②将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的 ③复制/摹仿/翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的 3.驰名商标：为公众所熟知的商标。驰名商标的判断标准为是否为相关公众所熟知，既可以是注册商标，也可以是未注册商标。 ⑴认定驰名商标应当考虑的因素： ①相关公众对该商标的知晓程度 ②该商标使用的持续时间 ③该商标的任何宜传工作的持续时间/程度和地理范围 ④该商标作为驰名商标受保护的记录 ⑤该商标驰名的其他因素 ⑵驰名商标的认定 A被动认定 ①驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定 ②在涉及驰名商标保护的民事纠纷案件中，法院对于商标驰名的认定，仅作为案件事实和判决理由，不写入判决主文。 ③以调解方式审结的，在调解书中对商标驰名的事实不予认定 B认定方式 ①在商标注册审查/工商行政管理部门查处商标违法案件过程中，当事人主张驰名商标相关权利的，商标局根据审查/处理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定 ②在商标争议处理过程中，当事人主张驰名商标相关权利的，国家知产局根据处理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定 ③在商标民事/行政案件审理过程中，当事人主张驰名商标权利的，最高法院指定的法院根据审理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定 ⑶驰名商标的使用：生产/经营者不得将“驰名商标”字样用于商品/商品包装或者容器上，或者用于广告宣传/展览以及其他商业活动中 ⑷驰名商标的保护： A对未注册的驰名商标： ①就相同或者类似商品申请注册的商标是复制/摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用 ②因为“未注册驰名商标”的持有人没有获得商标专用权，因面不享有损害赔偿请求权。所以，对其保护措施只包括“不于注册并禁止使用”，而没有赔偿 B对已经注册的驰名商标的保护： ①就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制/摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用 ②范围扩大到不相同或不相类似商品上，即跨类别保护 C对恶意注册的：驰名商标所有人申请宣告无效，不受5年的时间限制 D不正当竞争：将他人注册商标/未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《反不正当竞争法》处理。 归纳总结： ①不正当竞争：将他人注册商标/未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众 ②其他侵犯注册商标专用权的行为：将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的 。 5.不侵犯商标权的行为： 商标的使用：指将商标用于商品/商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传/展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为以下行为，并非商标法意义上对“商标”的使用，故并不侵权 ⑴描述性使用：虽然使用了商标中的文字或图形，但并非用其指示商品或服务的特定来源，而是对商品或服务本身进行描述 【案例】有主体在纸中上注册了“薰衣草”文字商标，但在创造纸巾过程中可以加入不同香料，使其具有不同的香味。在纸巾上标注“薰衣草”，是为了描述纸巾的香型，供消费者在购物时加以取舍，这强于对纸巾本身特点的合理描述，不会带能消费者任何该纸巾来源的区别信息，故不构成侵权 ⑵说明商品或服务的用途：使用他人商标中的文字或图形，为了说明所提供的商品或服务能够与适用该商标的商品或服务配套；或指示自己提供的商品/服务对象和真实来源。 【案例】生产打印机墨水的厂商，在其墨水上标注“本墨水适用于惠普墨盒”；汽车修理厂标明“专修宝马车” ⑶商标权用尽：指对于经商标权人许可或以其他方式合法投放市场的商品，他人在购买之后无须经过商标权人许可，就可将该带有商标的商品再次售出或以其他方式提供给公众，包括在为此目的进行的广告宣传中使用商标。 ⑷注册商标中通用元素的正当使用： ①注册商标中含有的本商品的通用名称/图形/型号，或者直接表示商品的质量/主要原料/功能/用途/重量/数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。 ②三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状/为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。 ⑸先用权:商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内【=原生产地点+规模/原产品类型】继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。 先用权的救济途径： ①在原范围内继承使用 ②相对禁止事由：一般5年（恶意不抢注不受限）内申请宣告无效，恶意抢注的不受五年限制； 绝对禁止事由：任何人均可申请宣告无效。 6.商标侵权纠纷中的免责情形 ⑴未使用注册商标：注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，法院可以要求注册商标专用权人提供此前3年内实际使用该注册商标的证据【任何单位和个人均可申请撤销】。 注册商标专用权人不能证明此前3年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。 ⑵善意侵权：销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。工商行政管理部门责令停止销售，无罚款。 7.诉讼措施 ⑴诉前禁令和财产保全：商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以依法在起诉前向法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。 ⑵证据保全 为制止侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，商标注册人或者利害关人可以依法在起诉前向法院申请保全证据。 8.各种侵权行为的法律后果 ⑴侵犯注册商标的行为认定思路： ①使用：不侵权（与外观专利侵权相似制造/进口/许诺销售或销售侵权）【侵权=反向假冒；不侵权=说明商品或服务的用途】 区别是否违法： A违法 驰名商标不管注册与否，禁止使用在产品本身上或用于广告宣告、展览或其他商业活动中。 B不违法的行为： a产品上加贴服务或销售商标； b将产品上商标撕去后再出售； c使用两个以上注册商标； ②是否可以宣告无效：绝对事由+相对事由 ③是否可以撤销: A侵犯连续未3年未使用的商标：侵权但不赔偿。 ④是否驰名商标： ⑤是否善意：仅指侵权商品，是侵权但不赔偿/罚款，必须停止销售。 ⑥是否在先使用。 ⑵侵犯未注册商标行为思路： ①一般：没有侵权（不赔偿不停止不罚款）。能够救济的手段：一是宣告无效【相对理由5年内（恶意抢注则不受5年限制），绝对理由任何时候】；二是申请撤销（仅限于连续3年未使用）；三是能否认定为驰名商标；四是在先使用规则 ②驰名商标：仍然没有商标专用权，但提供以下保护手段： a保护手段=不予注册+禁止使用 b不受5年限制，宣告无效。 ③不正当竞争法提供的保护：将他人注册或未注册商标作为企业字号使用，误导公众。 区别注册商标的侵权：将与他人注册商标相同或相近似的文字： a作为企业字号； b在相同或类似商品上 c突出使用，容易使相关公众产生误认的。 9.侵犯商标专用权赔偿数额的计算 ⑴损失确定： ①侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定； ②实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定； ③权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。 对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，以在按照上述方法确定数额的1倍以上5倍以下确定赔偿数客。 ④赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。 法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿/资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿/资料；侵权人不提供可者提供虚假的账簿/资料的，法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。 小结：权利人因被侵权所受到的实际损失/侵权人因侵权所获得的利益/注册商标许可使用费以确定的，由法院根据侵权行为的情节判决给予500万元以下的赔偿。 被侵权方损失→侵权方获利 →参照该商标许可使用费的倍数合理确定 →500万元以下裁量 (著=5-500/专3-500） ⑵销毁责任：法院审理商标纠纷案件，应权利人请求 ①对属于假冒注册商标的商品，除特殊情况外，责令销毁； ②制造注册商标的商品的材料/工具，责令销毁，且不予补偿； 或者在特殊情况下，责令禁止前述材料/工具进入商业渠道，且不予补偿。 ⑶禁止行为：假冒注册商标的商品不得在仅去除假冒注册商标后进入商业渠道。 |
|
|
