【原】魏征 | “同日申请两专利权衔接保护”是个伪命题——兼评湖南五新公司与北京新能正源公司侵害专利权纠纷案

目次

    

一、“湖南五新案”的基本信息

二、被控侵权行为的法律属性分析

三、对二审判决逻辑混乱的分析

（一）关于“侵害专利权纠纷”的案由问题

（二）关于“同日申请”的申请人权益

（三）关于“公力救济途径”

四、讨论

（一）二审判决对“同日申请”制度的误解

（二）关于“两专利权衔接保护”的问题

五、结语

引言

禁止重复授权原则是各国专利法奉行的基本原则，我国专利法也规定“同样的发明创造只能授予一项专利权”。但在我国司法实践中，对禁止重复授权原则的理解与适用是走过一段曲折的道路的。

早在20年前，由著名的舒学章案^[1]引发了禁止重复授权原则的大讨论。对于何谓“重复授权”，有“状态说”和“行为说”两种对立的观点。“状态说”认为，对于同样的发明创造，只要两项专利权没有同时存在的“状态”，就不属于重复授权；“行为说”则认为，只要有两次或以上的授权行为，就认为是重复授权。专利法第第三次修改的过程中，如何理解适用禁止重复授权原则更是重点关注的问题。现行专利法并没有严格奉行禁止重复授权原则，给重复授权现象留下了一丝丝喘息的空间。

最高人民法院知识产权法庭最近在其公众号“每周一案”中，披露的湖南五新隧道智能装备股份有限公司与北京新能正源智能装备有限公司侵害专利权纠纷^[2]（以下称“湖南五新案”），就是重复授权的典型案例。该案的裁判要旨严重误读了禁止重复授权原则，以“同日申请的发明专利与实用新型专利的衔接保护”为名，变相为重复授权背书，这是关乎到专利法基本理论的“大事”，有必要认真剖析该案观点的错误根源，消除业内对禁止重复授权原则的种种误解。

一、“湖南五新案”的基本信息

“湖南五新案”的一审原告为北京新能正源智能装备有限公司（以下称“新能正源公司”），其拥有专利号为ZL201710078689.3、专利申请日为2017年2月14日、申请公布日为2017年4月26日，授权公告日为2018年8月28日的发明专利（授权公告号CN106586817B）；该专利授权公告时包括11项权利要求。上述几个时间点与专利法原理相关，非常重要。

下面的小插曲也非常重要，根据二审判决书的记载：

“2018年8月2日，新能正源公司以侵害涉案实用新型专利权^[3]为由将五新公司等诉至原审法院（即西安中院）。

2018年8月27日，针对新能正源公司的证据保全申请，原审法院在陕西省宝鸡市凤县××路××段，以拍照、录像等方式对被诉侵权产品拱架安装车和所包含的吊装夹具、抓手机构等部件及使用场地进行了证据保全。拱架安装车上显示有“WUXIN五新隧装”图文商标及“WUXIN”商标，施工场地标牌显示“中铁十二局集团有限公司宝坪高速LJ-12合同段”字样。后新能正源公司撤诉。”

这段话是说，原告先是“以侵害涉案实用新型专利权为由”去西安中院立案，在该院于2018年8月27日完成证据保全之后，原告新能正源公司便撤诉了。这种诉讼技巧是不是值得提倡，此话题先按下不表。但为什么原告要在此节点上撤诉，值得认真思考。

原来，2018年8月28日是原告发明专利的授权公告日，从此公告日起，原告有权向未经其许可实施其专利的“任何单位或者个人”发起专利侵权诉讼。我们从二审判决书记载的“2018年10月9日，五新公司向原国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求，请求宣告涉案发明专利权利要求1-11全部无效”的事实可以推出，至少在该发明专利授权日之日起到2018年10月9日之间，原告又以其发明专利作为权利基础，二次向西安中院起诉五新公司等。五新公司在收到西安中院的立案通知书后，应该在十五天之内向原专利复审委员会提出无效请求。这说明，案由已经变成了“侵害涉案发明专利权”了。

原专利复审委员会的办事效率非常高，2019年2月28日作出第39092号无效宣告请求审查决定，宣告涉案发明专利权部分无效，在新能正源公司于2018年11月26日提交的权利要求1-8项的基础上继续维持专利权有效。

另外根据二审判决书的记载，新能正源公司还在2018年7月23日对五新公司官网上的宣传内容做了证据保全，“按照新能正源公司的保全证据申请，北京市方圆公证处公证人员与新能正源公司的代理人登录五新公司的官网“www.wuxinsuizhuang.com”，该官网中对被诉侵权产品以及该产品在内蒙古、陕西、山西等多个省区的隧道建设工程中进行使用的情况进行了宣传介绍。北京市方圆公证处为上述公证过程出具了（2018）京方圆内经证字第21712号公证书。”

从上面的信息可以看出，原告以2018年8月28日授权的发明专利作为权利基础，但是，原告举证的被控侵权行为均发生2018年8月28日之前，也即原告尚未获得发明专利未授权之前。这说明，原告的代理律师以为发明专利获得保护的日期中“申请日”起算，按此逻辑，原告之前的取证均发生在涉案专利的申请日（即2017年2月14日）之后，当然就没有啥毛病，这种罕见“诉讼技巧”不但误导了一审法院，也给二审法院平添了审理难度，当然，该案也为本文带来了值得关注的研究价值。

二、被控侵权行为的法律属性分析

由于涉案专利为发明专利，发明专利的“生命全周期”十分丰满，我们先用下图来展示：

这个图在业内被戏称为“祖国在我心中”，意思是说，专利界的从业人员（包括律师、法官或专利行政执法人员）必须要牢记于心的。

根据“祖国在我心中”这张图，发明专利的“生命全周期”可分为三大阶段：申请前阶段（以申请日为界限）、专利审查阶段、专利保护阶段。其中，专利审查阶段又分为两个小阶段：初审阶段和实质审查阶段；两个阶段以“申请公布日”分界，从申请公布日到专利授权日之间，就是本案中不能回避的“发明专利申请临时保护期”。

具体到本案，我们前面已经知道，涉案发明专利的申请日为2017年2月14日，公布日为2017年4月26日（世界知识产权日），授权公告日为2018年8月28日。对照“祖国在我心中”，可见该专利进行保护阶段的起点是2018年8月28日。其法律意义在于，只有在此日期之后，才可能出现被控侵权行为。如果有读者一时还不能接受，请查阅专利法第三十九条（关于发明）和第四十条（关于实用新型和外观设计）的规定。

根据专利法第十一条的规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利^[4]。其中的“不得实施其专利”的时间内起点为“发明和实用新型专利权被授予后”，因为在此之前，还不存在专利权，侵权无从谈起。涉案发明专利的重要时点如下图所示：

毕竟，涉案发明专利申请在2017年的世界知识产权日那天已经公布，社会公众可以方便检索到该发明专利申请文件的全部内容。那么，从2017年4月26日（世界知识产权日）到2018年8月28日这16个月的“临时保护”时间段内，如果有人实施该发明的方案，其行为如何定性呢？

专利法第十三条规定：“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”这个规定被称为发明专利申请公布后的“临时保护”制度，从公布日到授权日这段时间，就称为“临时保护期”。对于处在临时保护期内的实施发明的行为，专利法的措辞非常谨慎，并没有规定“不得实施”，而是申请人可以要求实施人“支付适当的费用”。为什么要这样规定，其实是为了暗合专利法“鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展”的立法宗旨。由于两者属于不同的法律性质，对临时保护期内的实施行为的“临时保护”与专利授权之后的正常保护要区别对待。前者由于发明申请尚未授权，不属于侵权行为，则不具备法律意义上的“可责难性”，后者属于专利侵权行为，正是专利权人行使排他权的对象，带有法律上的可责性，一旦认定侵权成立，损害赔偿在所难免。

本案中，一审法院不重视上述专利法原理，而是在原告诉讼请求误导下，不再区分上述两种不同性质的行为属性，便以被告在涉案发明专利临时保护期的“实施其专利”行为当作侵权行为，判赔被告支付原告100万元。一审法院的判决，混淆了两类不同行为的法律关系和性质，被告当然不服，遂“飞跃”上诉至最高人民法院，期待二审法院能够纠正一审法院的错误。二审法院又是如何处理的，请继续看本文下面的分析。

三、对二审判决逻辑混乱的分析

本案二审的裁判观点逻辑混乱，现分别评述。

（一）关于“侵害专利权纠纷”的案由问题

“民事案件案由是民事案件名称的重要组成部分，反映案件所涉及的民事法律关系的性质，是对当事人诉争的法律关系性质进行的概括，是人民法院进行民事案件管理的重要手段。”^[5]

二审判决在此处引入实用新型专利，在案由上节外生枝。二审程序是一审的上诉审，案由已经由一审确定，即“侵害发明专利权纠纷”，由于一审对该案由的定性错误，上诉人的上诉请求之一就是请二审法院纠正该错误，而且，一审判决支持原告判其所请，原告基本如愿以偿，并没有提出上诉，故无论怎样二审程序的审理范围都与实用新型专利无关。

对于该案的案由，二审判决将该案的案由确定为“侵害专利权纠纷”，这不符合最高人民法院发布的《民事案件案由规定》精神。在《民事案件案由规定》中，涉及知识产权纠纷的二级案由为“十四、知识产权权属、侵权纠纷”，其中，有三个三级案由与侵犯专利权相关：即“（3）侵害发明专利权纠纷、（4）侵害实用新型专利权纠纷、（5）侵害外观设计专利权纠纷”；这其中并没有“侵害专利权纠纷”这个更加上位的案由。实务中的惯例是，如果涉及两个三级案由，则可以将两个三级案由“联立”成复合案由，这是有先例的。例如，发明专利临时保护期使用费纠纷及侵害发明专利权纠纷。法院不宜另行新创案由。

本案中，由于一审原告误认为专利保护期的起算点是“专利申请日”而不是“专利授权日”，并因此认为其在涉案发明专利“临时保护期”内的取得的证据均属于侵权证据，故一审法院将案由认定为“侵害发明专利权纠纷”虽定性不够严谨准确，但也事出有因，难谓“未对上述问题（指案由问题）予以明确”。

二审法院即便对案由进行精准定位，则根据新能正源公司在一审提出的诉讼请求，勉强可以定位为“发明专利临时保护期使用费纠纷及侵害发明专利权纠纷”。根本不存在“如果权利人基于发明专利权主张权利，且主张的侵权损害赔偿范围及于实用新型专利权有效期间，人民法院可以一并处理，属于诉的客体合并的”的情况。更主要的是，新能正源公司在提起本案诉讼之前，已经将“侵害是实用新型专利权纠纷”一案撤诉，在本案中，始终没有明确主张在将该实用新型专利作为权利基础。

这些做法，是新能正源的自己选择，符合《民事诉讼法》第13条第二款规定的“处分原则”，即：“当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。”因此，就算二审法院考虑到“新能正源公司在二审中主张其侵权损害赔偿诉请涵盖五新公司等在涉案实用新型专利授权日至涉案发明专利授权日期间的专利实施行为”，也只能向新能正源公司释明，对有关“实用新型专利授权日至涉案发明专利授权日期间的专利实施行为”可以另案起诉。而非本案二审判决认为属于“诉的合并”，因为一审原告的诉讼请求中并没有将实用新型专利作为其权利基础，一审法院的审理范围也未涉及该实用新型，在只有一项发明专利作为权利基础的诉讼中，何来“涉案实用新型专利授权日”之说？何来“诉的合并”？二审法院置“不告不理”原则于不顾，显然是在主动一审原告增加新的诉讼请求，既于法无据，又在逻辑上不能自洽。

（二）关于“同日申请”的申请人权益

（1）二审法院认为：“专利法允许申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，是为了全面保障发明创造申请人的权益，故不能因为发明专利申请获得授权而否定申请人此前依据实用新型专利申请所获得的利益。”

该观点严重曲解了专利法关于“同日申请”的相关规定。

首先，“专利法允许申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利”，与“全面保障发明创造申请人的权益”无关，这是因为，专利制度鼓励发明人专利申请公开其技术方案，以公开为代价换取专利法的保护。我国专利法第七条规定，对发明人或者设计人的非职务发明创造专利申请，任何单位或者个人不得压制。举轻明重，对职务发明，更不能压制。因此，是否申请专利，申请那种类型的专利，何时申请专利，属于申请人的权利，故不存在“专利法允许”与否的问题。

其次，我国专利法“允许申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利”是有限制条件的，即对于同日申请的两个专利，要受到禁止重复授权原则的制约。因此，有可能出现“因为发明专利申请获得授权而否定申请人此前依据实用新型专利申请所获得的利益”的现象。本案中就是明显的例子，容后分析。

（2）二审法院认为：

“申请人就同样的发明创造于同日申请实用新型专利和发明专利，在获得实用新型专利授权后为取得发明专利授权而声明放弃实用新型专利权，此种情形下，就他人在实用新型专利授权日至发明专利授权日期间未经许可实施专利技术方案的行为，专利权人可循以下途径请求公力救济：

一是对于实用新型专利授权日至发明专利申请公布日期间未经许可实施专利技术方案的行为，可以侵害实用新型专利权为由请求救济；

二是对于发明专利申请公布日至授权日期间未经许可实施专利技术方案的行为，可以支付发明专利临时保护期使用费为由请求救济，亦可以侵害实用新型专利权为由请求救济。”

本文为了对上述观点进行反驳，特做出如下两个专利的对照示意图：

二审判决中的上述论述，出现了严重的逻辑混乱。

首先，本案根本不存在“在获得实用新型专利授权后为取得发明专利授权而声明放弃实用新型专利权”的情况。

从上图可以看出。实用新型专利早于发明专利申请获得授权，但在发明专利授权日，原告的实用新型专利的法律状态仍然是有效的，即客观事实已经表明该实用新型专利在发明专利授权日之际并没有被放弃。这一点，二审判决中也有明确记载，不必赘述。

对于“在获得实用新型专利授权后为取得发明专利授权而声明放弃实用新型专利权”的情况，《专利审查指南》在第二部分第三章中第6.2.2节给出了“对一件专利申请和一项专利权的处理”方式：

“对于同一申请人同日(仅指申请日) 对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止，并且申请人在申请时分别做出说明的，除通过修改发明专利申请外，还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权。”

根据这个规定，申请人是可以“通过放弃实用新型专利权避免重复授权”而换取到发明专利申请的授权。《专利审查指南》继续给出的具体做法是：

“在对上述发明专利申请进行审查的过程中，如果该发明专利申请符合授予专利权的其他条件，应当通知申请人进行选择或者修改，申请人选择放弃已经授予的实用新型专利权的，应当在答复审查意见通知书时附交放弃实用新型专利权的书面声明。此时，对那件符合授权条件、尚未授权的发明专利申请，应当发出授权通知书，并将放弃上述实用新型专利权的书面声明转至有关审查部门，由专利局予以登记和公告，公告上注明上述实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。” 

因此，如果申请人“通过放弃实用新型专利权避免重复授权”，那么实用新型专利的放弃时点为“授予发明专利权之日”。且这个时点还需要专利局在公告上注明，向社会公众进行公示。

其次，专利法中并没有“在实用新型专利授权日至发明专利授权日期间”的概念。发明专利有其授权日，实用新型专利也有自己的授权日，两个授权日分属于不同的发明创造，各自有各自的法律意义。“实用新型专利授权日至发明专利授权日期间”没有任何法律意义。因此，二审判决引入“在实用新型专利授权日至发明专利授权日期间”概念既没有事实依据，也没有法律依据。故没有任何讨论的必要。

（三）关于“公力救济途径”

二审判决给出的两种可选的“公力救济途径”，其法律逻辑更加混乱。

先说第一条途径：“对于实用新型专利授权日至发明专利申请公布日期间未经许可实施专利技术方案的行为，可以侵害实用新型专利权为由请求救济”。

这个途径中，“实用新型专利授权日至发明专利申请公布日”从天而降，法院将分别隶属于两个不同专利的时点用来新组成一个“期间”，不伦不类的，根本找不到法律依据。从上面的两个专利的对照示意图可以看出，发明专利的临时保护期为A线段，实用新型专利的授权日到发明专利授权日为B线段，（A-B）这段是“从发明专利申请公布日到实用新型专利的授权日”，这仅仅是发明专利临时保护期中的一小段。从时间轴的方向看，发明专利申请公布早于实用新型专利的授权日，故只有“从发明专利申请公布日到实用新型专利的授权日”这段，而不能倒过来说“实用新型专利授权日至发明专利申请公布日”。这说明，这一小段期间是有“方向”的。

如果专利权人选择二审给出的第一条途径，那笑话就闹大了。由于发明专利申请公布日到实用新型专利的授权日之间，该实用新型专利尚未授权，何来“可以侵害实用新型专利权为由请求救济”？没有授权的专利，何来救济？所以说，这条途径根本就不存在。

再说第二条途径：“对于发明专利申请公布日至授权日期间未经许可实施专利技术方案的行为，可以支付发明专利临时保护期使用费为由请求救济，亦可以侵害实用新型专利权为由请求救济。”

该途径又出现两个分支：

第一条分支为“对于发明专利申请公布日至授权日期间未经许可实施专利技术方案的行为，可以支付发明专利临时保护期使用费为由请求救济”，这只是专利法第十三条关于“临时保护”救济的应有之义。而本案中，一审原告北京新能正源并没有此项诉讼请求，也就没有选择这一分支。

第二条分支为“对于发明专利申请公布日至授权日期间未经许可实施专利技术方案的行为，亦可以侵害实用新型专利权为由请求救济。”

参见对照图，这段“发明专利申请公布日至授权日期间”属于发明专利申请“临时保护期”，在图上用线段A表示，由于实用新型专利的授权日介于“发明专利申请公布日”和授权日之间，在图上用线段B表示，故线段B比线段A要短。在两者之差（A-B）这一段内，实用新型还没有被授权，无权“以侵害实用新型专利权为由请求救济”。因此，二审判决给出的这一分支，相当于A-B=0，即人为地将实用新型专利的授权日“提前”到“发明专利申请公布日”了。

四、讨论

（一）二审判决对“同日申请”制度的误解

所谓“同日申请”，是指申请人在同一日就同样的发明创造既申请发明又申请实用新型的申请策略。本案中，新能正源公司就采用这种申请策略，这在是实用新型专利授权文本的首页已经有明确的记载。

我国专利法第九条第一款规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”

如何理解该条的立法旨趣，二审法院认为“专利法允许申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，是为了全面保障发明创造申请人的权益。”

对该条规定的理解，要采取整体解释和系统解释的方法。采用整体解释，就是考察该条的全部内容。该条规定形式上是两句话，第一句“同样的发明创造只能授予一项专利权”，即表明我国专利法将禁止重复授权原则作为一项基本原则对待，该原则是作为专利制度基石的“先申请原则”的具体体现。处在两句话中间的“但是”，则表示我国专利法在奉行禁止授权原则的同时，还规定了一个变通的“后门”。原专利法中并没有这个“后门”，在专利法的第三次修改中，对专利法第九条做了重大调整。由于“同样的发明创造只能授予一项专利权”这一体现“禁止重复授权”的专利法“基石”条款，当时是放在专利法实施细则中，即源自专利法实施细则第十三条第一款。从立法技术上，将体现专利法基本原理的重要规定放在实施细则中，是一种不成熟的表现。故借助第三次专利法修改之际，将原专利法实施细则第十三条第一款“升级”到专利法中，是符合立法原理的正确做法。

至于顺便增加该第一款中的但书部分，就更加值得仔细研究讨论了。

表面上看，将“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利”的行为放在专利法第九条中，给不少人（包括二审法院）的错觉是专利法“提倡”申请人的这种申请策略，其实不然。该款规定中的“但书”部分，恰恰表现出这种申请策略与前一句话“同样的发明创造只能授予一项专利权”是矛盾的。只不过作为一种权宜之计罢了，是“不得不”为这种申请策略网开一面，因为原中国专利局为了解决发明专利申请审查周期长的问题，给出的“药方”是建议申请人就同样的发明创造“既申请实用新型又申请发明”（也叫“一案两请”，还不限于是否同日提出申请），这个做法是否违反禁止重复授权原则，还被国家知识产权局列为重要研究课题。最后的结论是不能将“一案两请”一棍子打死，便特地为本案中的“同日申请”了下“后门”。这个“后门”不同于大多数国家的专利制度，属于专利制度中的“中国特色”，本文无暇深入评论。即便是给“同日申请”开了“后门”，但对这个“后门”的开启程度是有严格限制的。“但书”写入该第九条中，就是为了限制这个“后门”：“先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”

专利法实施细则第四十一条又补充了限制措施：

该条第二款规定：

“同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。”

该条第三款规定：

“国务院专利行政部门公告授予实用新型专利权，应当公告申请人已依照本条第二款的规定同时申请了发明专利的说明。”　

该第五款规定：“实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。”^[6]

之所以规定这些限制措施，是因为国家知识产权局已经明知这种“同时申请”的策略与禁止重复授权原则发生了龃龉，理应对这种申请策略明确表示反对。但为了兼顾该申请策略已经在专利申请的实务中采用的客观现实^[7]，特意规定对“同时申请”策略加以各种形式上的限制。因此，如果申请人没有在申请时做出同时申请的声明，如果先获得的实用新型专利权由于各种原因已经终止，如果申请人在发明专利申请即将授权之时不愿放弃实用新型专利，就会将该“后门”关闭。

本文囿于篇幅，只能先论证“同时申请”策略是如何违反禁止重复授权原则的。还是先作图分析：

该图表示申请人同日申请发明与实用新型，其中的红色区段，表示专利“保护期”。需要注意的是，专利法第四十二条中的期限，不是专利保护的期限。专利保护期的起点是从授权日开始起算。但保护期的终点，是参照申请日，将申请日作为起算点的。因此，专利保护期要短于专利权期限。顺便指出的是，关于专利权的期限与保护期限的区别，本案一审原告的代理律师，可能至今也没有搞明白，否则，就不会在二审中还固执己见了。

回到上图，申请人把某个“技术成果”在同一天向国家知识产权局申请发明和实用新型。由于实用新型不进行实质审查，通常授权比较快，而发明则经过先公开在实审，授权相对就慢。

图中， 实用新型专利的保护期为“保护期1”，发明专利的保护期为“保护期2”，由于发明专利的期限为20年，实用新型专利的期限为10年，因此，大部分情况下，“保护期2”大于“保护期1”。也就是说，如果申请人只申请发明或实用新型中的一种类型，最长的保护期为“保护期2”，最短的为“保护期1”，因此，无论如何，都不会超过“保护期1”的长度。但是，如果采用“同日申请”策略，申请人最终可能得到的总保护期=“保护期1”+“保护期2”。这实际上是两种类型的专利保护期“接力”的结果。

从总保护期 = “保护期1”+“保护期2”这个公式，可以得到：

总保护期 ﹥“保护期1” （1）

总保护期 ﹥“保护期2” （2）

由此可见，通过“同日申请”策略，申请人实际上获得的总保护期就大过任何一个单独申请所获得的保护期，这个事实，是没有人可以否认的。

问题是，专利权的期限属于法定期限，没有法律明确的规定，不得延长。就同一个“技术成果”，通过同日申请策略，申请人获得的“额外”保护期，本质上是延长了专利保护期^[8]，法理何在？

（二）关于“两专利权衔接保护”的问题

二审判决认为：

“涉案实用新型专利和涉案发明专利修改后存在保护范围相同的权利要求，构成同样的发明创造。因此，本案实质上仍然涉及两专利权衔接保护的问题，可以参照适用上述规则。”

首先，如果二审判决关于“涉案实用新型专利和涉案发明专利修改后存在保护范围相同的权利要求，构成同样的发明创造”的认定属实，则触发了禁止重复授权原则。

所谓“涉案实用新型专利和涉案发明专利”权利要求的修改是在专利授权之后的无效宣告程序进行的。正如二审判决正确指出的那样，修改后的权利要求自始有效，这其中的“始”，是指专利的授权日。对于实用新型专利而言，其专利授权日早于发明专利的授权日。也就是说，按照《专利审查指南》第二部分第三章6.2.2节给出了“对一件专利申请和一项专利权的处理”方式，申请人“放弃与发明专利权相同的权利要求”是发明专利申请授权的前提条件，否则就无法对发明专利申请授权。

而本案中，二审法院已经明确承认“从涉案发明专利授权日至涉案实用新型专利因未缴纳年费而终止这段期间（即2018年8月28日到2019年2月14日），有两项保护范围相同的专利权利要求同时处于有效状态^[9]。”因此，按照“状态说”，这属于专利法明确反对的典型重复授权。对于“重复授权”，权利人就只能选择其中一项专利权能够“存活”下来。但是，本案的专利权人已经错过专利法第九条规定的“但书”中提供的时机，严格意义上，两专利权都应被无效。就算对此网开一面，也只是根据本案的具体情况进行处理。如果在二审程序中仍然给专利权人一个选择的机会，则本案作为一审原告的专利权人已经选择了发明专利，其基于实用新型专利提起的诉讼被撤回就是明证。而该实用新型专利因不交年费而终止的效力只发生在2019年2月14日之后，即放弃的效力是面向未来的，而放弃之前仍具有效力，与专利审查指南规定的为避免重复授权在发明专利授权日放弃的效力完全不同。

换言之，本案中二审法院只能“迁就”本案具体情况，视为实用新型专利已经在发明专利授权日被“放弃”，故只有将涉案发明专利作为权利基础，而所谓的“两专利权衔接保护的问题”只是一个伪命题，是一种根本不存在的“幻觉”而已。

在上面分析基础上，我们可以清晰看到，二审判决中“此种情形下，权利人无需再另行主张发明专利临时保护期使用费，有利于纠纷的实质解决和减轻当事人的讼累”的说法不但不成立，反而是“权利人只能另行主张发明专利临时保护期使用费”，因为在案证据都是之前西安中院在发明专利授权日（2018年8月28日）之前所做的证据保全取得的。当然，不排除新能正源公司补充发明专利授权日之后的证据，但这种补充证据是否超过证据期限姑且不论，仅从二审中新能正源公司的答辩意见观之，其代理律师仍坚持一审中的错误认识，可推断出他们没有补充证据的意识。

五、结语

禁止重复授权原则是专利制度运行的重要原则，不仅适用于专利申请和审查阶段，也适用于专利保护阶段。本文所研究的案例，涉及的是专利法中的基本问题，并非疑难杂症。但案件的处理结果出乎业内的正常预期，竟然成为一个十分有趣的案例。

一审原告出于对专利法基本概念的误解，一审判决受到原告的误导而没有识别出被控侵权行为发生在临时保护期，且其并没有超出原告诉讼请求进行审理，这些都有情可原。二审程序如果循规蹈矩围绕（一审被告提出的）上诉请求确定审理范围及焦点，本可以避免法律适用上的偏差。但其以“有利于纠纷的实质解决和减轻当事人的讼累”的名义节外生枝地引入实用新型专利，导致法律适用上的混乱，其根源在于对专利法中“同日申请”制度的理解出现严重偏差。在本案一审原告由于误解专利法关于期限规定，甚至在二审中仍固执已见，并没有将实用新型专利作为其请求权基础，二审就贸然尝试进行规则创新，令人难以苟同。

本文并不期待以一己之力扭转此类创新尝试，而是希望业内各有关部门，在对待专利法中的基本原理和问题上，保持足够的审慎态度，处理好专利权合法权益与公众利益的平衡。

注释（上下滑动阅览）

【1】魏征，从舒学章案谈禁止重复授权原则的适用，《中国专利与商标，2009年第1期。

【2】参见最高人民法院(2020)最高法知民终1738号民事判决书。该案合议庭组成人员为：审判长何鹏、审判员崔宁、审查员欧宏伟，法官助理张楠、杨莹，书记员翟羽晶。

【3】该实用新型专利的申请号为201720132080.5，授权公告日为2017年9月8日，授权公告号为CN 20647665 U。申请日与涉案发明专利为同一天，即2017年2月14日。

【4】专利法第六十五条也规定：“未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权……。”

【5】引自 最高人民法院关于印发修改后的《民事案件案由规定》的通知，法〔2020〕347号。

【6】二审判决已经注意到关于“发明授权日放弃”实用新型专利的问题。

【7】原中国专利局于1995年9月28日发布《审查指南公报》第6号，允许同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，但在后授权时，申请人须放弃在前授权的专利。这个规定即包括“同日申请”，也包括不同日的先后两申请。

【8】如何应对一方案两次申请的申请策略，《审查指南》2006版的制定者也曾设想过其他方案：包括：“方案一，保留原指南方案不变，其主要好处是能够很好地保持政策连贯性，但是也有其很大的弊端，就是，当申请日不同的时候会导致保护期限延长。方案二，建议自最早的申请日起计算保护期，其好处是解决了保护期限延长的问题，但是其弊端也是很显然的，其一就是这样的方案修改了另外一项专利的申请日，其与专利法的基本规定相违背，其二就是导致在实际操作上的困难，比如如何进行公告，是否必须将其申请日的改变等均予以公告，专利权人已取得的专利证书是否需要更换等问题。” 《审查指南修订导读(2006)(第2版) 》，国家知识产权局专利局审查业务管理部编，知识产权出版社，2006年12月版。

【9】二审判决的具体认定如下：“本院在上述分析的基础上，认定被诉侵权技术方案落入涉案发明专利权利要求1、7、8的保护范围。因涉案实用新型专利修改后的权利要求1与涉案发明专利修改后的权利要求1的技术方案相同，涉案实用新型专利修改后的权利要求5、6引用权利要求1的技术方案与涉案发明专利修改后的权利要求7、8引用权利要求1的技术方案亦相同，故被诉侵权技术方案亦落入涉案实用新型专利权利要求1、5、6的保护范围。”

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作者：魏征

编辑：Eleven