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白酒经销商擅自换外包装箱仍使用厂家商标是否构成商标侵权 作者‖黄璞琳 主要内容首发‖《中国工商报》2011年11月3日 个体户王某，是A注册商标白酒经销商，2011年8月以每箱150元的价格（每箱10瓶），从A酒厂购进100箱共计1000瓶A品牌白酒。该10瓶装的白酒，一般是拆箱零售。为开展中秋节市场促销，王某自行委托印刷厂印制4瓶装的特制外包装箱，将A酒厂10瓶装的白酒拆箱后，4瓶一箱装入自制外包装箱，以每箱120元（折合每瓶30元）对外销售，瓶装酒的包装及标签则未作改变。 王某自制外包装箱上，按A酒厂原包装箱所载信息，标注了A注册商标、A厂名厂址、联系方式，以及依法应当标注的执行标准号、酒精度、原料、生产许可证编号等信息；新包装箱的材质、大小、装潢、式样，与A酒厂原包装箱有明显差异，增加了节日促销元素，但材质档次、装潢美感不低于原包装箱，增加的装潢和标识内容未发现违法之处。王某在促销中，未说明新包装箱是其委托他人印制的。有消费者误认为是A酒厂新推出的礼品装，甚至有经销商向A酒厂订购此类4瓶装的A品牌白酒。A酒厂认为王某侵犯其A注册商标专用权，向工商部门举报。 工商部门接举报后，在王某店铺和仓库，查获王某换包装的A品牌白酒。A酒厂鉴别确认箱内白酒是真品，王某承认外包装箱是其委托他人印制。 对王某的行为，存在五种不同意见。 第一种意见认为：王某实施了两个行为，其一是擅自委托他人印制附载A注册商标的外包装箱行为，其二是擅自使用该外包装箱装入真品A品牌白酒行为。王某未经A酒厂许可，擅自委托印刷厂印制附载A注册商标的外包装箱，与印刷厂一道构成《商标法》第五十二条第（三）项所述的伪造他人注册商标标识的商标侵权行为。但王某使用该外包装箱装入真品A品牌白酒，并对外销售的行为，并不侵犯A注册商标专用权。因此，王某商标侵权行为所指向的对象，仅限于其擅自托人印制的外包装箱，而不包括装入的真品白酒，其商标侵权非法经营额，按侵权包装箱的价值计算，即其印制涉案外包装箱应付款项。 第二种意见认为：《商标法》第五十二条第（三）项所述的“伪造他人注册商标标识”，是指不经他人许可而仿照他人注册商标的图样及物质实体，制造出与该注册商标标识相同的商标标识；“擅自制造他人注册商标标识”，是指未经他人许可在商标印制合同规定的印数之外，又私自加印商标标识的行为。伪造或擅自制造的他人注册商标标识，不仅所载的商标与他人的注册商标相同，而且标识本身的式样、图文、颜色、质地等，也与他人的注册商标标识相同。王某擅自委托印刷厂印制的包装箱，虽然附载了A注册商标，但材质、大小、装潢、式样，与A酒厂原包装箱有明显差异，不属于《商标法》第五十二条第（三）项所述的伪造或擅自制造的他人注册商标标识。 不过，根据国家工商总局《商标印制管理办法》第十三条，涉案印刷厂未尽核查责任，在王某不能提供A商标注册证明或许可使用证明的情况下，为王某印制附载A注册商标的涉案外包装箱，属于《商标法实施条例》第五十条第（二）项所述的故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供便利条件的商标侵权行为。相应地，王某擅自委托印刷厂印制涉案外包装箱，属于《商标法》第五十二条第（五）项所述的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”商标侵权行为；王某使用该外包装箱装入真品A品牌白酒对外销售，则未侵犯A注册商标专用权。因此，王某商标侵权行为的非法经营额，按侵权包装箱的价值计算。 第三种意见认为：王某擅自委托印刷厂印制的新包装箱，其材质、大小、装潢、式样，与A酒厂原包装箱有明显差异。同时，装入真品A品牌白酒促销时，王某未说明新包装箱是其委托他人印制的，以致消费者将换包装箱后的A品牌白酒，误认为A酒厂新推出的礼品装。王某如此自行更换包装箱，会妨碍A酒厂借助原包装箱塑造自己的品牌形象和品牌价值的自主权，甚至可能导致消费者质疑A酒厂的诚信和商誉。实际上，已有消费者误认为换包装箱后的白酒，是A酒厂新礼品装，A酒厂也认为王某换包装箱行为侵害自己权益。因此，应当根据《商标法》第五十二条第（五）项，认定王某的行为，构成对A注册商标专用权造成其他损害的商标侵权行为，其非法经营额按换包装箱后白酒的价值计算，即，按每瓶30元的销价乘以1000瓶共计3万元。 第四种意见认为：新包装箱的材质、大小、装潢、式样，与A酒厂原包装箱有明显差异，甚至有消费者误认为换包装箱后的白酒，是A酒厂新推出的礼品装。因此，王某换包装箱后的白酒，应视为一种新产品。王某未经A酒厂许可，擅自在换包装箱后的白酒上使用A注册商标，属于擅自在同一种商品上使用与A注册商标相同的商标，构成《商标法》第五十二条第（一）项所述的商标侵权行为，其非法经营额按换包装箱后白酒的价值计算，共计3万元。 第五种意见认为：王某的行为，属对A注册商标的合理使用，不构成商标侵权。理由是： 其一，新包装箱的材质、大小、装潢、式样，虽与A酒厂原包装箱有明显差异，但内装的仍是真品瓶装A品牌白酒，瓶装酒的包装和标签也未作任何改变，且瓶装酒仍是独立消费单位。因此，王某将A酒厂每箱10瓶装的批发件外包装箱，改为每箱4瓶装的零售礼品装，并未对A品牌白酒作实质性改变。即使有消费者误认为是A酒厂新推出的礼品装，王某更换外包装箱行为，也不属于制造一种新产品，其在更换的外包装箱上仍标注A注册商标，不构成《商标法》第五十二条第（一）项所述的商标侵权行为。 其二，王某更换A品牌白酒外包装箱，不属实质性改变，继续使用A注册商标进行促销，是将该白酒的生产者信息如实告知消费者，不会导致消费者对该白酒的来源产生混淆，也不会造成对A注册商标的淡化。因为换箱后装入的，仍是包装和标签未作任何改变的瓶装A品牌白酒，且瓶装白酒才是终端消费者直接面对的，终端消费者一般不会直接接触A酒厂原10瓶装的批发件外包装箱。 其三，根据《商标法》第五十二条第（四）项有关禁止反向假冒商标侵权行为的规定，在商品未发生实质性改变的情况下，转售者不得更换该商品原有的注册商标。王某更换A品牌白酒外包装箱促销时，若不继续使用A注册商标，而是换上其他商标或者不使用任何商标，反而切断了涉案白酒与A酒厂及其A注册商标之间的联系，造成对A注册商标的淡化，构成《商标法》第五十二条第（四）项所述的反向假冒商标侵权行为。 其四，新包装箱增加了节日促销元素，且材质档次、装潢美感不低于原包装箱，增加的装潢和标识内容也无违法之处。也就是说，王某换上新包装箱进行促销，并未减损A品牌白酒的任何价值；相反，还在装潢美感和促销功能上提升了A品牌白酒的价值，A注册商标的知名度和美誉度也得到了一定提升。因此，王某换外包装箱促销行为，并未侵害A酒厂对A注册商标享有的任何现实合法权益。 其五，为了促进商品流通，保障贸易活动正常进行，防止对商标权的过度保护和滥用，在各国商标司法或执法实务中，一般都认可商标权国内权利用尽原则或权利穷竭原则。即，商标权人或其许可使用人，将合法地附有商标的商品首次投入市场后，商标权人意图通过该商品及所附商标获取经济利益的目的便已实现，商品物权已转移，商标权人在该商品上的商标权利（主要是禁止权）即告穷竭，丧失对附有该商标的商品再销售、转卖、处置等行为的控制权，无权禁止或阻碍他人在未实质性改变该商品及所附商标的情况下，在本国内使用该商标对该商品进行转售或作其他商业处置。王某更换A品牌白酒外包装箱进行促销，并未实质性改变A品牌白酒，新包装箱上的A注册商标也无实质性变化，根据商标权国内权利用尽原则，A酒厂无权禁止王某使用A注册商标转售涉案白酒。 其六，除叙述性合理使用外，在商标司法或执法实务中，各国还允许对商标的指示性合理使用。商标指示性合理使用，指经营者在商业活动中善意合理地使用他人注册商标，客观地说明自己商品或服务源于他人的商品或服务，或客观地指示自己商品用途、服务对象以及其他特性，与他人的商品或服务有关。指示性使用他人注册商标，所直接指向的是商标权人的商品或服务，但最终目的仍是为了说明指示性使用人自己的商品或服务，要求使用者同时具备三项条件：（1）若不使用该商标将无法表示；（2）在合理必要的限度内使用；（3）该使用不得暗示其与注册商标权人存在赞助或者许可关系。 北京市高级人民法院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发【2006】68号）第26条、第27条第（3）项，就认可商标指示性合理使用。即，在销售商品时，为说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标识，且满足以下3项必要条件的，属于正当使用商标标识：（1）使用出于善意；（2）不是作为自己商品的商标使用；（3）使用只是为了说明或者描述自己的商品。 商业经营中，在确保商品质量安全和消费安全的前提下，经销商基于促销需要，对所经销商品进行分装、配装，或者重新包装，是很常见的，也具有合理性。经销商分装或重新包装的商品，并无实质性改变的，转售时应当标注该商品原附载的注册商标，否则，构成反向假冒商标侵权；另一方面，经销商也有权使用该商品原附载的注册商标，指示性说明自己所经销商品的来源。经销商分装、配装或重新包装的商品，已有实质性改变的，未经原商品附载的注册商标权利人许可，不得将原商品附载的注册商标，作为分装、配装或重新包装后的新商品的商标；若新商品与原商品相比，并无价值或声誉减损的，该经销商有权在确保原商品所附注册商标声誉不受减损的前提下，在合理必要的限度内，使用原商品所附注册商标，指示性说明新商品是利用何品牌商品进行分装、配装或重新包装的。 其七，区分商品或服务来源的识别功能，是商标的基本功能。“不损害商标识别功能的使用行为，通常并不构成商标侵权行为。”（见孔祥俊著《商标与不正当竞争法原理和判例》，法律出版社2009年出版，第45页第16行。）美国最高法院大法官霍姆斯也曾说过：“一件商标给予其所有人的排他权只能用来保护其产品的声誉，以防止他人的产品利用该商标。在一件标志的使用方式并没有欺骗公众的情况下，该标志还达不到不许别人用来出售真实产品的神圣地步。”（见陈昌柏编著《国际知识产权贸易》，东南大学出版社1994年出版，第327页。） 王某使用A注册商标，转售更换外包装箱但未作实质性改变的A品牌白酒，未减损或淡化A注册商标的声誉和价值，也未导致消费者对白酒来源产生混淆，未损害A注册商标的识别功能，属于对A注册商标的指示性合理使用，不构成商标侵权行为。消费者将换箱后的A品牌白酒，误认为是A酒厂新推出的礼品装，仅是对涉案A品牌白酒的装箱者产生误会，并非对白酒来源产生混淆。王某未如实说明或以某种方式表明，更换的外包装箱是其自行印制的，导致消费者对涉案A品牌白酒的装箱者产生误会，确有不规范之处，但不足以导致侵犯A注册商标专用权。 其八，在本案换包装箱促销活动中，王某基于指示性合理使用A注册商标之正当目的、客观后果，委托印刷厂印制附载A注册商标外包装箱的行为，即使未经A酒厂许可，也应认定为合理使用，不构成《商标法》第五十二条第（三）项或第（五）项所述的商标侵权行为。皮之不存，毛将焉附？由于王某的行为未侵犯A注册商标专用权，因此，印刷厂为王某印制附载A注册商标的涉案外包装箱，也不构成《商标印制管理办法》第十三条、《商标法实施条例》第五十条第（二）项所述的故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供便利条件的商标侵权行为。 笔者赞同第五种意见。 |
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