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涉外定牌加工行为是否构成商标侵权，是近10年来我国知识产权理论和实务界的讨论热点及难点。围绕这一问题，实践中产生了不少法律纠纷和诉讼。然而，各地法院的司法判决结果并不一致，立法和司法解释没有给出明确答案，这不仅给行政执法领域的执法者带来困惑，也给承揽加工企业、境内外商标注册人带来诸多困扰。
日前，最高人民法院对一起历时5年的涉外定牌加工商标侵权纠纷案件作出终审判决，首次表态涉外定牌加工行为不构成侵权，引发了业内对此问题的新一轮热议，本报曾于2015年12月15日和今年1月19日对此予以报道。而就在最高人民法院判决后不久，江苏省高院审结了另一起涉外定牌加工案件，其结果却认定构成侵权。同是涉外定牌加工问题而判决结果不同，江苏省高院绝不是“打脸”最高人民法院的观点，只因具体问题还需具体分析。不论个案判决结果如何，可以肯定地是，我国法律定不会纵容不诚信行为大行其道，在衡量各方利益时，法律的天平必然不会向涉嫌抢注一方倾斜。
最高人民法院：强调商标的识别功能
案 情
莱斯公司是第3071808号PRETUL及椭圆图形商标权人，该商标核定使用的商品为第6类，包括家具用金属附件、五金锁具等。
2010年，亚环公司受墨西哥储伯公司委托，为其定牌加工挂锁产品，并全部返销回墨西哥。2010年12月31日、2011年1月6日，宁波海关分别查获亚环公司自该海关出口至墨西哥的被控侵权挂锁若干箱。该两批挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上均带有PRETUL商标，而挂锁包装盒上均标有PRETUL及椭圆图形商标。该产品包装盒及产品说明书还用西班牙文特别标明：“进口商：储伯公司”和“中国制造”以及储伯公司的地址、电话、传真等内容，相关的包装盒及产品说明书上并未标注亚环公司的名称、地址、电话等信息。
储伯公司系设立于墨西哥的一家公司。该公司在墨西哥等多个国家和地区在第6、8等类别上注册了PRETUL或PRETUL及椭圆图形商标，其中注册号为770611、注册类别为第6类的PRETUL商标于2002年11月27日在墨西哥注册。该公司申明亚环公司生产的标有PRETUL商标的所有型号的挂锁均是根据该公司的授权而生产，并全部出口至墨西哥。
2011年1月30日，莱斯公司以亚环公司未经许可擅自生产、销售带有PRETUL商标挂锁的行为侵害其注册商标专用权为由，诉至法院。
法院观点
案件的争议问题是亚环公司之行为是否构成侵犯莱斯公司PRETUL商标专用权，以及亚环公司之行为是否属于《商标法》意义上的商标使用行为。
最高人民法院认为，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为《商标法》意义上的使用行为。
法院认为，《商标法》保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。也就是说，是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非《商标法》意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。
判决的意义
最高人民法院的态度十分明确，也就是认为定牌加工中贴附的标志并不能起到商标的识别作用，不能被认定为《商标法》意义上的使用，即定牌加工行为并不侵犯商标权人的商标专用权。业内人士认为，这是最高人民法院对涉外定牌加工商标侵权问题的首次正式表态，必将对同类案件的裁判产生重大、深远影响。尽管我国不是判例法国家，但最高人民法院的判决具有一定的指导意义，下级法院或多或少地会遵照最高人民法院判决中的规则进行审判。
当然，即使是判例法国家的类比推理，前提也必须是两个案件的事实具有一定程度的相似性。因此，最高人民法院的这一判决并不意味着可以运用到所有定牌加工案件的审判中，不应一味地认定定牌加工行为并不侵犯商标专用权。“PRETUL”案将并不代表最高人民法院对涉外定牌加工最终的全部意见，关于涉外定牌加工的法律问题，仍有很大的探讨空间。
江苏省高院：强调必要审查和注意义务
案 情
原告上海柴油机股份有限公司（简称上柴公司）在柴油机等商品上注册了东风图文组合商标，2000年被认定为驰名商标。
2013年10月1日，印尼PT ADI公司以DONG FENG（东风）商标持有人的身份委托江苏常佳金峰动力机械有限公司（简称常佳公司）以该商标生产柴油机及柴油机组件，出口至印尼销售。印尼PT ADI公司是一家在印尼注册成立的公司，1987年1月在印尼注册东风DONG FENG商标，核定用于柴油发动机等商品上。
2013年10月8日，常佳公司向常州海关申报出口柴油机配件，运抵国印尼，该批货物上的标识与上柴公司涉案商标相同。上柴公司主张常佳公司未经其许可，在柴油机等同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，构成商标侵权，遂向法院提起诉讼。
法院观点
常州中院一审认为，常佳公司依照委托人提供的印尼商标证书生产制造涉案柴油机配件且全部出口印尼，其在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为，在我国境内不具有识别商品来源的功能，不构成《商标法》意义上的商标使用行为，故常佳公司的行为不构成商标侵权。遂判决驳回上柴公司的诉讼请求。
上柴公司不服一审判决，上诉至江苏省高院。二审法院采用了“必要审查注意义务”的裁判标准，即虽然常佳公司的行为属于涉外定牌加工行为，但常佳公司系明知上柴公司涉案东风商标为驰名商标且印尼商标持有人有抢注嫌疑，仍受托定牌生产，未尽到合理注意与避让义务，实质性损害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司的注册商标专用权。考虑到常佳公司所获取的利润仅仅是加工费，且被控侵权产品全部出口至印尼未在我国市场上销售，对上柴公司的国内市场份额未产生影响等因素，二审法院最终判决常佳公司停止侵权、赔偿损失。
与最高人民法院PRETUL案的不同
本案与最高人民法院PRETUL案的事实部分存在明显差异，也正是这一区别导致了两个案件的结果大相径庭。上柴公司的涉案东风商标1962年注册，东风牌柴油机自上世纪60年代起就出口印尼等多个国家和地区，印尼PT ADI公司1987年注册与上柴公司商标相同的中文东风商标。上柴公司与印尼PT ADI公司曾就东风商标权属在印尼法院进行过长期诉讼，最终印尼最高法院认定东风商标归印尼PT ADI公司所有。此外，常佳公司曾就其擅自使用东风商标生产柴油机报关出口至印尼，涉嫌侵犯上柴公司东风商标权的行为与上柴公司达成过补偿协议，常佳公司保证不再发生此类侵权行为。从以上事实可以看出，上柴公司东风商标早于印尼PT ADI公司注册，印尼PT ADI公司涉嫌在海外抢注东风商标且在印尼与上柴公司有诉讼历史，常佳公司明知上述事实并曾承诺不再继续侵权。
为此，江苏省高院在判决中强调了必要的审查和注意义务，即国内受托企业须对委托方的商标注册情况进行确认，若外方是使用权人，还须审查授权链条是否完整、有效。同时，查询商标是否与国内权利存在冲突，如有则需与国内权利人沟通协商等。本案中印尼PT ADI公司抢注东风商标的恶意十分明显，而印尼当地法院也许出于保护本地企业的目的而最终判决东风商标归于印尼企业。此种情况下，如果允许恶意抢注我国驰名商标的印尼企业以定牌加工之名委托我国企业为其加工生产大量产品运往印尼销售，必将严重损害我国企业的合法利益。因此，我国受委托加工企业的审查和注意义务必然要相应地提高。
本案中，从常佳公司曾经作出保证的这一事实可以推定其明知印尼PT ADI公司有恶意抢注国内驰名商标的嫌疑，明知为印尼公司加工产品并出口印尼销售会损害我国企业在海外的利益，仍然继续进行定牌加工，应属于没有尽到合理的注意和避让的义务。因此，江苏省高院最终认定这种情况下的定牌加工行为已构成商标侵权。
实际上，最高人民法院在PRETUL案的判决中也考虑了必要的审查义务。与“东风”案不同的是，“PRETUL”案中，国内受托加工企业已经审查了储伯公司的商标权证和商标注册文件等，尽到了合理审查义务。
我国司法实践对涉外定牌加工的不同态度认定涉外定牌加工行为侵权
早期司法判决倾向于认定贴牌加工行为为商标侵权行为。比较典型的案例有：美国耐克公司诉西班牙赛得体育公司、嘉兴银兴制衣厂、浙江省畜产进出口公司案，广州泓信诉广州海关案，瑞宝公司诉永胜公司案等。
除此之外，部分法院在审判时会考虑当事人是否履行了必要的审查和注意义务，也即国内受委托加工方需要尽到一定的注意义务，去审查国外委托方是否确实拥有注册商标权或者取得合法授权许可。江苏省高院在审理拉科斯特公司与宏鑫公司商标侵权纠纷一案时便考虑了这一因素。
认定涉外定牌加工行为不侵权 认为定牌加工行为不构成侵权的理由主要是，定牌加工的商品没有在国内销售，所贴商标并不在国内市场发挥识别商品来源的功能，不可能导致相关公众混淆，也不会损害国内商标持有人的利益，因此不侵犯中国境内商标权人的权利。这种观点得到不少权威人士的认可，也越来越多地在司法判决中体现出来。
学理争论
认为侵权
有观点认为，涉外定牌加工中使用他人注册商标的行为原则上属于侵犯商标专用权的行为。涉外定牌加工的产品不在我国境内销售，虽然不会导致相关公众混淆，但“混淆可能”并不是构成商标侵权的必要条件。且在相同商品上使用相同商标的情况下，所谓的“推定混淆”是绝对推定，不能通过相关证据来推翻。涉外定牌加工产品虽然用于出口且不在本国销售，但不属于过境货物，因此定牌加工仍属于具有营利性质的商业活动的范畴。
认为不侵权
定牌加工行为并不侵犯中国境内商标权人的权利，因为加工货物不在国内销售，不会在国内发挥识别商品来源的功能，不可能导致相关公众混淆。
（1）定牌加工行为不会造成市场的混淆，在这些案件中，所涉商品并不在中国销售，也即定牌产品和国内商标持有人的产品在不同的国家销售，面对不同的消费者，不可能造成混淆或误认。
（2）不会对国内商标持有人造成损害。定牌商标只在制造加工过程中出现，并未进入消费流通领域。
（3）定牌加工并非《商标法》意义上的商标使用。商标的基本功能在于识别性，即区别不同商品和服务的来源，因此商标只有在商品的流通环节才能发挥其功能。定牌加工商品的目标市场是国外市场，在中国该商标并没有真正使用，因而不构成侵权。出口环节查获的定牌加工商品，并未真正进入流通领域，尚未面对消费者，因此并非《商标法》意义上的使用行为，不构成侵权。相关的司法判决可见上海柴油机股份有限公司诉江苏洋马柴油机有限公司侵犯商标专用权案。类似观点在2012年最高人民法院（2012）行提字第2号判决中亦有体现。
我国对定牌加工行为的规定
北京市高法2006年《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》
2006年3月7日，北京市高级人民法院颁布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》废止了京高法发（2004）48号解答。对于承揽加工带有他人注册商标的商品是否构成商标侵权，2006版解答称：承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查；未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任；承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的，不承担损害赔偿责任。
《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》
2009年，最高人民法院颁发了司法指导意见，要求完善有关加工贸易的司法政策，促进加工贸易健康发展。认真研究加工贸易中的知识产权保护问题，抓紧总结涉及加工贸易的知识产权案件的审判经验，解决其中存在的突出问题，完善司法保护政策，促进加工贸易的转型升级。妥善处理当前外贸“贴牌加工”中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。《意见》指出，对涉外定牌加工纠纷的裁判，不能都认定为商标侵权；应结合个案，视加工方是否尽到必要的审查和注意义务等具体情况，合理认定加工方的侵权责任。
最高人民法院办公厅《关于对〈“贴牌加工”出口产品是否构成侵权问题〉的复函》
2010年7月1日，最高人民法院办公厅在回复海关总署《关于对〈“贴牌加工”出口产品是否构成侵权问题〉的复函》中明确指出，（涉外定牌）产品所贴商标只在我国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能，我国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆误认，此种情形不属于《商标法》规定的侵犯注册商标专用权的行为。
我国台湾地区的相关规定
我国台湾地区上世纪七八十年代存在大量定牌加工贸易，台湾地区称之为“回销行为”。直到现在，台湾地区的定牌加工产业规模仍然领先亚洲，这在很大程度上归功于台湾地区的政策支持和各部门的通力配合。台湾地区相关部门对定牌加工行为的态度都是一致且明确的，即认为定牌加工中对标识的使用不会对台湾地区的商标专用权造成侵犯。
为进一步研究“回销行为”是否侵犯台湾地区的注册商标专用权，台湾地区相关部门分别于1983年和1993年两次专门召开研讨会进行论证，两次研讨的结果都认为不侵权，认定这是一种贸易形态，不应受到相关规定的约束，“自无庸负侵害商标之责任。”国际定牌加工是将加工成品销往委托商拥有商标专用权的国家，并不对内销售，也没有流入台湾地区市场的可能。为了有利于本地区企业接单，“回销行为”不应该视为相关商标规定中的使用行为。 □华东政法大学 苏 粲 来源：中国工商报
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