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判决要点：商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权使用相关“PRETUL”标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。 亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。 案情简介：再审申请人（一审被告、二审上诉人）：浦江亚环锁业有限公司；被申请人（一审原告、二审上诉人）：莱斯防盗产品国际有限公司 储伯公司设立于墨西哥，在墨西哥等多个国家和地区在第6类、第8类等类别上注册了“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”商标，其中注册号为770611、注册类别为第6类的“PRETUL”商标于2002年11月27日在墨西哥注册。 2003年5月21日，许浩荣在中国获准注册第3071808号“PRETUL及椭圆图形”商标，核定使用商品为第6类的家具用金属附件、五金锁具、挂锁、金属锁（非电）等。2010年3月27日，该商标转让给莱斯公司。 2010年8月，储伯公司与亚环公司签订了两份售货确认书，分别约定亚环公司供给储伯公司挂锁684打、10233打，总金额为3069.79美元及61339.03美元。经储伯公司授权，两批挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上均带有“PRETUL”商标，而挂锁包装盒上则均标有“PRETUL及椭圆图形”商标。货物在出口至墨西哥时，因涉嫌侵犯莱斯公司的商标专用权被宁波海关扣留。 原告莱斯公司认为亚环公司生产并销售带有“PRETUL”商标的挂锁，侵犯了其商标权，将亚环公司诉至法院。本案经宁波市中级人民法院一审、浙江省高级人民法院二审及最高人民法院提审，最终认定亚环公司涉外贴牌加工的行为不构成对莱斯公司的商标侵权。 法院认为：本案争议的焦点主要是：一、亚环公司与储伯公司是否存在涉外定牌加工合同关系；二、亚环公司的行为是否构成侵权。 一审法院认为，所谓涉外定牌加工，一般指国内加工方接受境外委托方的委托，按境外委托方指定的商标生产产品，并将产品全部交付境外委托方并由其在境外销售，境外委托方向境内加工方支付加工费的一种贸易方式，其性质实为承揽合同关系。就本案而言，虽然储伯公司与亚环公司签订的售货确认书载明储伯公司为买方，亚环公司为卖方，被控侵权挂锁包装盒及产品说明书还用西班牙文特别标明“进口商：储伯公司”，但因莱斯公司并未提供涉案产品在中国大陆境内销售的证据，亚环公司也已提供了储伯公司在墨西哥注册的第770611号“PRETUL”商标证书，亚环公司加工生产的挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上均带有“PRETUL”商标，储伯公司对亚环公司按其要求定牌生产涉案产品也予以认可，故可认定亚环公司与储伯公司存在涉外定牌加工合同关系。 关于亚环公司的行为是否构成侵权，亚环公司认为其仅仅实施了定牌加工行为，且所有加工的产品均出口至储伯公司享有商标权的墨西哥市场，未在中国境内市场流通，其定牌加工行为不属于商标法意义上的使用行为，既不会造成相关公众对商品来源产生混淆的可能性，也不会对莱斯公司注册商标的识别功能造成损害，故亚环公司的行为不构成侵权。莱斯公司认为亚环公司的行为完全符合《商标法实施条例》第三条关于商标使用行为的规定，构成商标法第五十二条第（一）项规定的商标侵权行为。 一审法院认为，根据《商标法实施条例》第三条的规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其它商业活动中”。亚环公司在其加工的挂锁锁体、钥匙及所附的产品说明书上标注“PRETUL”商标，在挂锁包装盒上标注“PRETUL及椭圆图形”商标，属于商标法意义上的商标使用行为。 因莱斯公司“PRETUL及椭圆图形”注册商标系文字加图形组合商标，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条之规定，亚环公司在其加工的挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上标注的“PRETUL”商标，因该商标与莱斯公司的该注册商标不相同，且定牌产品均出口至墨西哥，不在中国境内销售，中国境内的消费者也没有发生混淆的可能，故应认定该“PRETUL”商标与莱斯公司的该注册商标不构成近似，其行为不构成侵权。亚环公司在其加工的挂锁包装盒上标注的“PRETUL及椭圆图形”商标，与莱斯公司的该注册商标构成相同，构成对莱斯公司商标专用权的侵犯，故此，判决亚环公司停止侵权并赔偿莱斯公司损失5万元。 最高院认为：2001年商标法第八条规定，任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开来的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。2013年商标法第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。虽然前述商标法四十八条规定之“用以识别商品来源的行为”系2013年商标法修改时新增加，但并不意味着商标法对商标法关于商标的使用有了本质的变化，而是对商标的使用进行的进一步的澄清，避免将不属于识别商品来源的使用行为纳入商标使用范畴，进而导致商标法第五十二条的扩大适用。因此，虽然本案应当适用2001年商标法，但前述2013年商标法第四十八条关于商标的使用之规定对于理解《商标法实施条例》（2002年修订）第三条之规定具有重要参照意义。 本案中，根据原审法院查明的事实，储伯公司系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”注册商标权利人（第6类、第8类）。亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用“PRETUL”相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，上述使用相关“PRETUL”标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。 因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。 商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。也就是说是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。本案中，一、二审法院以是否相同或者近似作为判断是否构成侵犯商标权的要件，忽略了本案诉争行为是否构成商标法意义上的商标使用之前提，适用法律错误。 综上，亚环公司根据储伯公司委托，在其生产的挂锁上使用“PRETUL”相关标识的行为，不属于商标法意义上的商标使用，不构成对莱斯公司“PRETUL及椭圆图形”商标权的侵犯， 案例来源：最高人民法院（2014）民提字第38号民事判决书 |
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