等同侵权中基本相同的技术效果的判断

专利实务第51期

作者：大岭

一、问题的提出

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条第2款规定，等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。可见，等同侵权判定时，需要判断权利要求中的等同特征与被诉侵权技术方案中的对应特征是否具有基本相同的手段、功能和效果，以及本领域普通技术人员是否无需经过创造性劳动就能够联想到，通常被称为等同侵权判定的“三基本、一普通”。

由于等同特征的技术手段是权利要求中明确记载的，较为容易确定，但是，等同特征的功能和效果，有时在说明书中没有明确记载，或者，一个特征具有多个功能或效果，说明书仅记载了部分功能或效果。此时，该如何认定等同特征的功能和效果，是实务中的难点。还有一种情形，说明书中明确记载了等同特征的技术功能或效果，此时，是否应该仅依据说明书的记载来认定其技术功能或效果？

本文基于最高人民法院最新指导案例，予以说明。

二、案例阐释

案例：在再审申请人肖勇与被申请人深圳市森诺照明有限公司侵害发明专利权纠纷案【（2019）最高法民申365号】

裁判要旨：判断权利要求有关技术特征是否应当受到说明书记载的技术效果的限定，应当综合考量技术效果是否确因该技术特征产生，以及技术效果的显著程度等因素。在此基础上，对于说明书中已经明确记载且本领域技术人员能够确定的技术效果，在适用等同原则时，应当予以考虑。

案情简介：

涉案专利系名称为“一种LED照明灯”、专利号为ＺL200810026022.Ｘ的发明专利。

权利要求1：一种LED照明灯，其特征在于：包括有 灯头(7)，该灯头(7)与外电源电连接；多根LED灯条(2)，该LED灯条(2)上设置有驱动LED的电路，所述LED 灯条(2)上布设有多颗LED灯珠(21)，该LED灯条(2)相互拼接组成圆柱形 灯体，其LED灯珠(21)均朝外设置，该圆柱形灯体的一端与所述灯头(7)固 定电连接；还包括有固定所述圆柱形灯体的灯芯支架(3)，该灯芯支架(3)包 括有固定LED灯条(2)两端的固定架，支撑固定架的主体支架(35)，与LED 灯条(2)插拔电连接的环形插槽。

本案争议特征就为上述标黄的特征，说明书附图如下，其中附图标记2为LED灯条，附图标记33、34为环形插槽。

涉案专利说明书记载：

本发明的LED照明灯与现有技术相比，具有如下的优点：……另一方面，由于采用LED灯条与插槽插拔 电连接的结构，这样，对LED照明灯的维修和排除故障提供了便利，当 某颗或数颗LED灯珠损毁时，只需将其相应所在的LED灯条抽出，即可 维修更换灯珠，而不影响其他LED灯条的使用，因此最大程度的降低了 维护和使用成本。

裁判文书摘录：

本院经审查认为，涉案“一种LED照明灯'发明专利处于合法有效状态，应受法律保护。双方当事人就被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权的保护范围产生争议，具体涉及到对涉案专利权利要求1中“与LED灯条（2）插拔电连接的环形插槽'的技术特征的认定，以及被诉侵权技术方案是否具有与之相同或者等同的技术特征的问题。
专利侵权纠纷中，专利权保护范围的确定是侵权判定的前提。《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第五十九条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。'即，权利要求是确定专利权保护范围的依据，但是，说明书及附图的相关内容对权利要求具有解释作用。肖勇主张涉案专利中争议技术特征含义清楚，二审判决引入说明书中技术效果的记载对其进行解释，适用法律错误。对此，本院认为，《最高人民法院关于审理专利侵权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条规定：“人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容。'首先，关于权利要求解释的必要性。权利要求以文字和数字记载技术特征的形式描述专利技术方案，基于语言文字的多义性和局限性，如果不结合具体的语境对权利要求进行解释，将难以准确界定其所要表达的技术方案。因此，在确定专利权保护范围的过程中，不论权利要求的用语从表面上看是否清楚，都不应当仅仅基于权利要求本身就确定其含义。其次，关于引入说明书及附图解释权利要求的时机。专利法第二十六条规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。由此可见，权利要求书的内容是对说明书的抽象和概括，说明书的内容是对权利要求书的进一步解释和说明，即，说明书构成权利要求适用的具体语境。因此，在对权利要求进行解读的过程中，应当从说明书出发，系统的、全面的理解专利所要保护的技术方案，以此为基础，对权利要求所记载的技术特征作出准确认定。最后，关于说明书中技术效果的记载对权利要求相关技术特征的解释作用及对等同原则适用的影响。一般而言，权利要求中记载的是技术特征所限定的技术方案，也就是发明的构成，而发明的目的及相关技术效果则记载于说明书中。说明书中关于技术效果的记载，其体现的有益效果通常就是专利相较于现有技术所具有的进步。由于专利权人对现有技术认识的有限性，以及专利审查部门对现有技术检索的局限性，说明书中记载的技术效果对于权利要求的解释只能起到参考作用。对于说明书中关于权利要求特定技术特征的技术效果的记载，需要考虑该技术效果是否确实由该技术特征所导致，该技术效果的显著程度等因素，综合判断权利要求中的该技术特征是否应当受到说明书中该技术效果记载的限定。在侵权诉讼中适用等同原则时，对于说明书中明确记载并且本领域技术人员能够确定的技术效果，应当予以考虑。
本案中，双方当事人就涉案专利权利要求1中“与LED灯条（2）插拔电连接的环形插槽'的技术特征的认定产生争议。对此，本院认为，对于争议技术特征，权利要求中只限定了灯条和环形插槽两者的连接关系是插拔电连接，并未对如何插拔电连接未进行具体限定。但是，涉案专利说明书在技术效果部分明确记载：“本发明的LED照明灯与现有技术相比，具有如下的优点：……由于采用LED灯条与插槽插拔电连接的结构，这样，对LED照明灯的维修和排除故障提供便利，当某颗或数颗LED灯珠损毁时，只需将其相应所在的LED灯条抽出，即可维修更换灯珠，而不影响其他LED灯条的使用，因此最大程度的降低了维护和使用成本'，以本领域技术人员的通常理解来说，涉案专利的“插拔电连接'确实能实现上述技术效果。因此，在争议技术特征的解释过程中，应当考虑上述技术效果。在本院组织的询问程序中，经双方当事人确认，被诉侵权技术方案相应的技术特征为，LED灯条与环形插槽在插拔的过程中并不接触，而是通过焊锡形成电连接和实现固定。由此带来的技术效果是，当灯条发生故障时，需要先破坏焊锡结构，才能实现灯条的更换和维修。因此，被诉侵权技术方案LED灯条与环形插槽通过焊锡固定电连接的技术特征与涉案专利争议技术特征不相同也不等同，被诉侵权技术方案未落入涉案专利权的保护范围。肖勇的相关再审申请理由不能成立，本院不予支持。

本案简评：

本案对权利要求解释方法进行了完整的论述，特别是对等同特征技术效果的认定进行了明确，非常具有指导意义。说明书中记载的技术效果对于权利要求的解释只能起到参考作用，但是，在侵权诉讼中适用等同原则时，对于说明书中明确记载并且本领域技术人员能够确定的技术效果，应当予以考虑。

本案争议焦点实际上为：涉案专利中灯条和环形插槽之间插拔电连接，与被诉侵权产品中灯条和环形插槽之间焊接电连接，是否构成等同技术特征？

由于涉案专利中明确记载了插拔电连接的技术效果，而且本领域技术人员也可以确认该技术效果，因此，在等同侵权判定时，就应当考虑说明书记载的技术效果。被诉侵权产品对应的“焊接电连接”不具备说明书中记载的技术效果，因而，两者之间不具有基本相同的技术效果，不符合“三基本、一普通”的等同侵权判定标准，不构成等同的特征。

小结

权利要求中技术特征的技术功能、效果，不可能在说明书中全部具有明确记载。因此，判断技术特征的功能、效果，应当站位在本领域技术人员的角度，综合考量技术效果是否确因该技术特征产生，以及技术效果的显著程度等因素，确认该特征在权利要求技术方案中可以取得的技术功能和效果。

即便当说明书中明确记载了技术特征的技术功能、效果时，这样的记载仅是专利权人的主观认识和单方面的陈述，仅可以作为权利要求解释的参考，此时仍然需要以本领域技术人员的视角来客观判断技术特征的技术效果。

但是，如果可以确认特定技术特征可以取得说明书中记载的技术功能或效果，此时，在等同侵权判定时，就需要以此为依据，判断被诉侵权技术方案中的对应特征，是否具有基本相同的功能或效果。

此外，本案也提示我们，在专利撰写时，应当准确认定本发明的技术效果，既要明确本发明的技术效果，突出本专利的技术贡献和非显而易见性，也要注意不要引入过于琐碎的技术效果或不恰当的技术效果，从而对权利要求解释产生不利影响。

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