【原】商标法第五十九条第三款能否激活知名而特有商品名称保护？

商标法第五十九条第三款能否激活知名而特有商品名称保护？

作者‖黄璞琳

原载‖《中华商标》2016年第1期

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        2013年8月30日修正的《商标法》第五十九条第三款，规定了在先商标继续使用抗辩制度：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”也就是说，在某件注册商标核定使用的商品范围内，可能会有他人在先善意使用的相同或近似的未注册商标在一定范围内与其合法共存，但注册商标专用权人有权要求该未注册商标持有人附加适当区别标识。当然，此类在先未注册商标以“双先”使用为前提：先于注册商标的申请日，先于该商标注册人的使用日。

        《反不正当竞争法》第五条第（二）项保护的“知名而特有的商品名称包装装潢”，实质上是知名的未注册商标。那么，新《商标法》第五十九条第三款确立的在先商标继续使用抗辩制度，能否进一步激活前述“知名而特有的商品名称包装装潢”之保护规定？最高人民法院知识产权审判庭2013年7月11日给工商总局商标局《关于“荣华月饼”是否为知名商品特有名称等有关问题的复函》中的相关观点，是否需要修正？

        最高人民法院知识产权审判庭在该复函中认为：“根据我国的商标注册制度，商标一旦获准注册即具有专用权，排斥他人在相同类似商品上使用相同近似商标。反不正当竞争法对于知名商品特有名称的保护本质上是对未注册商标的保护，相对于商标法对注册商标的保护而言具有补充性。商标核准注册后，在其核定使用的商品范围内，与其相同或者近似的标识，不能再通过实际使用行为而产生未注册商标权或者知名商品特有名称权，否则将损害商标注册制度的基本价值。    第533357号‘荣华’商标于1990年11月10日即在‘糖果、糕点’商品上获得注册。在他人已有注册商标专用权存在的情况下，香港荣华公司不能依据其在后对‘榮華月饼’的使用行为，以相同或者近似标识在‘月饼’这一类似商品上再取得一个知名商品特有名称权。”

        最高人民法院就香港荣华公司与商评委、苏氏荣华商行第1255171号“榮華月”商标争议行政纠纷再审审查案，所作的（2012）知行字第18号行政裁定书认为，香港荣华公司称其“榮華月饼”早在1980年就为中国大陆地区消费者所认知的新证据，不属于会对该案裁判产生重大影响的新证据。显然，最高人民法院知识产权审判庭在前述复函中持以下观点：在一件注册商标有效期内，他人在相同类似商品上实际使用相同或近似的未注册商标或者商品名称，即使是在先使用，也不能取得未注册商标权或者知名商品特有名称权。

        不过，最高人民法院知识产权审判庭在前述复函中，对于在后注册商标申请日之前，他人已经在相同类似商品上在先善意使用并在先知名的相同或近似的特有名称包装装潢，能否与该在后注册商标善意共存，观点仍不够明确。从孔祥俊法官在其2009年出版的《商标与不正当竞争法原理和判例》第362-367页所持观点来看，他是倾向于“以牺牲在先善意使用人的利益为代价，实现维护注册商标的强保护、维护市场的统一性等价值”，“在先的善意使用不能构成不侵权的抗辩事由”。孔祥俊法官在2012年9月出版的《商标法适用的基本问题》（中国法制出版社）第46页，则对善意在先使用的未注册商标能否对抗在后注册商标权的问题，调整观点为“该问题最好留给立法去解决”。

        在先商标继续使用抗辩制度，实质上是承认了在先使用并有一定影响的未注册商标，可与他人在相同类似商品上在后注册的相同近似商标善意共存。个人认为，最高人民法院知识产权审判庭前述复函中的观点，应根据新《商标法》予以修正，即：在后注册商标申请日之前，他人已经在相同类似商品上先于该商标注册人善意使用的相同或近似的商品名称包装装潢，若具有较高市场知名度（包括在后注册商标申请日之前已经在先知名，也包括在后注册商标申请日之前在先使用但该日之后才知名）的，应认定为《反不正当竞争法》第五条第（二）项保护的“知名而特有的商品名称包装装潢”，承认该在先使用人取得知名而特有的商品名称包装装潢权益，承认其可与在后注册商标善意共存，尊重并保护双方已形成的市场格局。

        另外，在已有在先注册商标情况下，他人在后使用的商标一定不能构成知名而特有的商品名称包装装潢吗？实务中也得个案评析。在工商总局商标评审委员会、香港荣华公司与苏国荣因第3865608号“榮華”商标异议复审行政纠纷上诉案中，在案证据虽然未能证明香港荣华公司在中国大陆地区使用“榮華月饼”名称的时间早于苏国荣第533357号“荣华及图”商标申请日，但北京市高级人民法院于2014年12月19日作出的（2014）高行终字第2010号行政判决，仍然认定香港荣华公司在后实际使用的“榮華月饼”构成知名商品的特有名称。其理由是：1、商标的价值主要在于使用，商标通过使用才能发挥其揭示商品或服务来源的基本作用。凡是不以实际使用为目的且取得注册后无正当理由未能实际使用或者在较长时期未能实际使用的已注册商标，均不应当受到商标法的过多保护。2、在先商标获准注册后在较长期限内并未进行合法有效的实际使用，其注册人明知应知他人在相同类似商品上有一定正当性地使用相同或近似商标，却在较长期限内无意或者怠于追究该使用行为，则在后商标使用人对其商标的使用会形成相对稳定的市场秩序，应当给予一定程度的关注和保护。

        个人觉得，新《商标法》第五十九条第三款确立在先商标继续使用抗辩制度，有可能具有更为深层次的意义，即：进一步表明《商标法》以促进商标的实际使用为价值选择，进一步激活《反不正当竞争法》第五条第（二）项有关“知名而特有的商品名称包装装潢”的保护规定，对善意使用并获得相对稳定市场地位的未注册商标给予更多的尊重和保护。当然，这一切有待商业实践和司法实务逐步验证、逐步明晰边界。