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全文9783字｜阅读约需29分钟 导语 专利侵权惩罚性赔偿的立法过程 2013年修订的《中华人民共和国商标法》（简称“商标法”）首次规定了商标侵权的惩罚性赔偿条款，宣告了我国正式引入了知识产权惩罚性制度。2015年12月，国务院法制办将国家知识产权局报请国务院审议的《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》（简称“《专利法修订草案》”）向社会征求意见，该草案的第六十八条规定了“对于故意侵犯专利权的行为，人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害后果等因素，在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额”，这是第一次在专利法的语境下引入“惩罚性赔偿”条款，该新增条款从一定程度上表明了司法实践中对于惩罚性赔偿机制的迫切需求。2018年12月，国务院常务会议通过并向全国人大常委会送审的《中华人民共和国专利法修正案（草案）》（简称“《专利法修正案草案》”）在第七十二条保留和修正了惩罚性条款，将赔偿倍数提高到“一倍以上五倍以下”并明晰了适用条件为“故意+情节严重”，《专利法修正案草案》的惩罚性条款在后续的修法过程中没有再被改动，第二次审议稿和最终生效的版本均采用了相同的表述。
由于专利法修改历经多年，惩罚性条款虽然较早了引入了修法程序，但迟迟未能在实践中正式予以应用。不过，专利侵权相关的司法解释中较早地引入了与惩罚性赔偿机制相类似的“约定赔偿”：2016年颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（简称“《专利权纠纷解释（二）》”）第二十八条规定：“权利人、侵权人依法约定专利侵权的赔偿数额或者赔偿计算方法，并在专利侵权诉讼中主张依据该约定确定赔偿数额的，人民法院应予支持”。该条规定的立法目的是基于举证困难、诉讼耗时费力等因素的考虑，允许当事人在私法自治的范畴内对侵权赔偿数额作出约定，即使这种约定后的赔偿数额超出了“填平原则”所确定的数额（超出部分即带有“惩罚性”的性质），人民法院也应当依据该司法解释予以认可，这从一定程度上表明了司法机关在法律层面并不局限于通过“填平原则”来确定赔偿数额，而是允许特定情形下“惩罚性赔偿”的存在事实。
随着商标法领域惩罚性赔偿条款在实践中的良好运用，2019年修订的《中华人民共和国反不正当竞争法》（简称“反不正当竞争法”）也适时引入了侵犯商业秘密的惩罚性赔偿条款。2020年5月颁布的《中华人民共和国民法典》（简称“民法典”）宣告了知识产权惩罚性赔偿制度的全面确立，而2020年10月修改的《中华人民共和国专利法》（简称“专利法”）则正式将专利侵权的惩罚性赔偿条款落实下来。
根据上述的立法过程可以看出，专利侵权领域的惩罚性赔偿制度的确定历经波折，并最终落地生根，表明了我国对于制止故意、重复侵权和净化知识产权市场的决心。
专利侵权惩罚性赔偿的适用条件 作为引入专利侵权惩罚性赔偿较早的国家，美国的联邦巡回上诉法院曾经在Read案[1]中总结了专利惩罚性赔偿需要考虑的如下9个情节因素：1. 侵权人是否故意抄袭他人的思想或者设计；2. 当知晓他人的专利保护时，侵权人是否调查过该专利的保护范围并善意相信该专利应属无效或者未被侵犯；3. 侵权人作为诉讼一方的行为表现；4. 侵权人的规模及财务状况；5. 案件事实的接近程度及由此决定的侵权可能性；6. 侵权行为的持续期间；7. 侵权人采取的补救措施；8. 侵权人的损害动机；以及9. 侵权人是否试图掩盖其不法行为。
总结上述因素，可以发现这些因素大致可以分为如下方面：
第一类（因素1、2、8）：侵权行为的主观情节，例如故意抄袭仿冒、反复侵权、多次侵权、明显侵权等； 第二类（因素4、5、6）：侵权行为的客观影响：侵权规模大、持续时间长、对创新动力的损害严重等； 第三类（因素3、9）：诉讼行为的诚信程度，是否有掩盖侵权行为、逃脱责任的举动，例如故意抗拒证据保全、拒不执行文书提供命令、毁灭证据等； 第四类（因素7）：需要考虑的其他因素。
我国民法典第一千一百八十五条和专利法第七十一条均规定了“故意”和“情节严重”作为惩罚性赔偿的适用条件，即从主观和客观两个方面考量了惩罚性赔偿对应的侵权行为具备的条件和特点。特别地，2021年3月2日公布的《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（简称“《知识产权惩罚性赔偿解释》”）第三条和第四条分别规定了“故意”和“情节严重”的具体情形，试图为司法裁判提供判断的具体标准。从上述法条的对比可知，我国的相关法律规定中的“故意”对应于美国实践中的第一类因素，而“情节严重”对应于美国实践中的第二类+第三类因素。鉴于中美两国的立法传统和司法实践存在较大差异，因此我国在判断惩罚性赔偿时所具体采用的标准和方法也应当有所区别。在本文中，笔者将对“故意”和“情节严重”的法律规定出发，并结合司法实践中的具体情况，阐述对相关问题的理解。
对“故意”的理解 民法法律意义上的故意包括“意思主义”和“观念主义”两种学说，“意思主义”是指行为人对于侵权结果的发生具有充分地认识并希望或放任侵权结果的发生，而“观念主义”是指行为人认识或预见到侵权结果就构成故意，不必考查行为人主观上是希望还是放任的动机。可见，“意思主义”下的故意包括了直接故意（希望发生）和间接故意（放任发生）两种情况，而“观念主义”下的故意除了直接故意和间接故意外，还包括了过于自信的过失的情况。对于惩罚性赔偿中“故意”的理解，有学者认为应当采用“意思主义”下的理解，排除过于自信的过失这一情况。例如，有学者提到，“过于自信的过失这一过错状态在道德上的应受谴责性相对较弱，且该类行为相对于惩罚措施的供给弹性相对更小，惩罚性赔偿对其的阻吓效果不明显，不宜适用惩罚性赔偿”[2]。还有学者提到，“对惩罚性赔偿语境下'故意’的理解采'意思主义’，将之解释为包括直接故意和间接故意两种情形，此种理解在法律解释上更为自洽”[3]。
笔者对此不持异议，从立法体系上来看，惩罚性赔偿的“故意”应当对应于直接故意和间接故意两种情形。然而，从司法实践出发，对于过于自信的过失应当以严格的标准予以审查，进行实质上的判断而非形式上的判断，避免将表面上“过于自信”、实际上“直接故意”或“间接故意”的侵权人排除在惩罚性赔偿的制裁范围之外。在笔者过往代表权利人的维权经历中，曾代表权利人向侵权人发送过《侵权告示函》，某些侵权人在收到函件后并未停止侵权，而是在几轮的往来邮件中通过引用多篇的现有技术来否认涉案专利的有效性，并通过指出某些“区别”来进行不侵权抗辩，提出了“不侵权”和“专利应当无效”等理由。如果本案最终在法院程序审理，由于侵权人具备积极回应和抗辩的“外在表现”，侵权人的行为很可能会被认为是“过于自信的过失”，然而从专利从业者的角度来看，本案中侵权人的所谓“不侵权”和“专利应当无效”等理由是完全站不住脚的，偏离了本领域技术人员的普遍认知，明显是为了继续侵权而编造出的抗辩理由，因此侵权人在本案中被认定为“故意侵权”更加符合事实。与商标侵权的判断不同，专利案件判断侵权的难度较大，特别是当涉及到专业性强的技术领域时，只有通过深入地研究和调查才能够获得最终的结论。为了制止上文中提到的情况，司法机关应当在案件审理中实质性地审查侵权人的“过于自信”是否具备事实基础，如果是为了避免为认定为故意侵权而进行地“信口雌黄”式的抗辩，则应当直接认定为“间接故意”或“直接故意”，判定其应当承担惩罚性赔偿。
《知识产权惩罚性赔偿解释》第三条第一款规定了认定“故意”所应当考虑的几个原则性因素，包括“知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素”。上述原则对于专利侵权具备参考性，例如：对于涉及复杂技术方案的专利，某些行业内的专利产品知名度是非常高的，如果同行业的竞争者生产、制造了侵犯专利权的同类产品，依据第一款的判断原则，可以作为构成“故意”的考虑因素之一。《知识产权惩罚性赔偿解释》第三条第二款进一步归纳了可以初步判定为存在“故意”的一些情形，具体包括：（一）被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的；（二）被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的；（三）被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的；（四）被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的知识产权的；（五）被告实施盗版、假冒注册商标行为的；（六）其他可以认定为故意的情形。其中，第（二）和（三）种情形涉及侵权人和权利人的特定关系，判断起来较为容易；而第（五）种情形涉及商标领域，第（六）种情形是兜底条款。实践中争议较大的是第（一）种情形和第（四）种情形，笔者将分别予以分析和论述。
第（一）种情形：收到通知后的继续侵权行为
从文义来看，第一种情形表明了权利人进行了适格的“通知或警告”，而被控侵权人在没有合理理由的情况下选择了“继续侵权”。
对于何为适格的“通知或警告”，有学者认为应当满足三个方面：“侵权警告信应当载明发出者所享有的权利；侵权警告信应当载明侵权人的侵权行为；侵权警告信应当载明对涉嫌侵权人的主张”[4]。笔者对此表示认同，上述三个要素基本上涵盖了一封侵权警告信所应当承载的基础性内容。然而，对于警告函的不同接收对象，警告函的内容应当有所区别：对于接受对象是被控产品的制造商而言，包括上述三个要素已足以适格；对于接受对象是被控产品的经销商或销售商（即制造商的下游客户）而言，还应当包括初步的侵权分析。这是因为，下游客户往往会在与制造商合作前收到过制造商关于不侵犯第三方知识产权的承诺，因此对相关产品的知识产权状况的关注程度不如制造商，对相关技术的理解也不如制造商，甚至在收到警告函后没有技术能力和成本进行“侵权分析”。在向下游客户直接发送警告函时，只有附上侵权分析，下游客户才能够与制造商积极沟通并合理地、有效地评估风险，以决定是否销售涉嫌侵权的产品。在笔者代理过制造商的案件中，有的权利人刻意回避被控产品的制造商，而直接向诸多经销商发送警告信，这些警告信中并未记载侵权比对，导致制造商在收到经销商转送的警告函后无法立即给出不侵权意见，导致某些经销商为了规避风险立即放弃了和制造商的合作，虽然后续的不侵权事实得到了司法机关的确认，但制造商因此而产生的损失确是难以弥补的损失。最高人民法院在“本田双环”案中指出了“向被警告者的销售商发送侵权警告时，对确定被警告行为构成侵权而产生的注意义务要高于向制造者发送侵权警告的情形”。因此，从公平原则考虑，当权利人向被控产品的经销商发送警告信时，应当附上初步的侵权分析，如果经销商在与制造商沟通后仍然选择继续销售，则可以初步被认定为故意侵权。
对于权利人的适格通知或警告，被控侵权人可以通过提供积极反馈的方式来阻却“故意侵权”的存在。积极反馈的方式分为两种，一种是提供不侵权抗辩的法律意见，另一种是积极进行规避设计。
对于不侵权抗辩的法律意见，如上文所述，这种法律意见需要有合理的理由和依据，而不能是为了逃避故意侵权而编造出的不符合技术事实的抗辩。在这种情况下，专利律师的法律意见通常会具备更高的参考价值。在美国的司法实践中，曾经的Underwater Devices案中要求被控侵权人必须提供称职的法律意见来证明不构成故意侵权，后来这一严格的标准被废除，但相关法律意见依然可以作为不构成故意的重要参考依据。依据美国的司法实践，判断法律意见是否称职需要考虑以下三个因素：（1）适格性，法律咨询意见是否由精通专利法知识的专业人士作出；（2）专业性，作出咨询意见时是否尽到了勤勉义务并体现了专业水准，将其咨询意见结论建立在扎实的事实基础和法律基础上。例如，是否正确审查了专利权利要求书、说明书及审查档案，是否注意到被诉侵权行为的全部相关事实，是否考虑了等同侵权的可能性等；（3）及时性，法律咨询意见的作出时间，被诉侵权人在得知侵权可能性之后立即寻求法律咨询意见，还是在诉讼之后才寻求法律咨询意见等[5]。结合中国的司法实践，上述的第（1）点是重要前提。在笔者代理的案件中，曾出现过对方聘请的没有任何法律背景、专利背景专家在回复意见中大谈“权利要求的开放式与封闭式”、“相同与等同侵权”等专利诉讼中的疑难问题，很难让人去信服这份法律意见的真实性和可靠性。基于专利诉讼的特点，笔者认为上述的第（1）点的专业人士应当是具备专利审查经验、专利代理经验或者专利诉讼经验的人，这些人士出具的意见可以认为满足了第（1）点适格性的要求。此外，由于实践中专利无效的比例在40%-60%之间，因此被控侵权人常常选择在不侵权抗辩中增加对于专利有效性的质疑，然而很多被控侵权人只泛泛地列出现有技术的名称或专利号，而不去进行详细地分析。为保证双方有效率的沟通并及时妥善地解决争议，在这种情况下应当要求被控侵权人提供详细的说明和依据来质疑专利的稳定性，而非泛泛地指出涉案专利应当被无效。
对于规避设计（designaround），是指被控侵权人在收到通知或警告后，积极调整被控产品的技术方案，使得其免于落入涉案专利的保护范围。在这种情况下，即使最终法院仍认定其构成侵权，通常应当认为被控侵权人不构成故意。但是，也应当去具体考查这种规避设计的具体情况，查验被控侵权人的规避是否有充分的事实基础和理论依据，如果被控侵权人仅仅是对产品进行了没有技术差异的微小调整，应当认为其仍具有故意侵权的意图。
如果被控侵权人在收到适格的通知或警告后，不能积极反馈并且继续侵权，那么被控侵权人的行为可能被认为故意侵权，会承担相对较重的损害赔偿责任。在过去的司法实践中，虽然没有惩罚性赔偿的条款，但此种情形下的被控侵权人会在原告的诉讼请求范围内酌定判赔较高的赔偿额。例如，在国立血清研究所诉北京万泰生物药业股份有限公司的侵权发明专利权纠纷一案中[6]，原告早在起诉前一年就已经向被告发出了侵权警告函，但被告并未停止侵权且没有给出积极反馈，最后法院根据专利类别、侵权行为的性质和情节等因素，支持了原告索赔数额人民币100万元中的90万元。
第（四）种情形：由于业务往来或合同磋商而接触过涉案专利
此种情形下的争议主要在于由于标准必要专利（SEP）谈判而导致的专利侵权诉讼，是否可以由于在先许可合同磋商的存在而认定实施人（implementer）存在侵权的“故意”，从而主张惩罚性赔偿？显然，对于标准必要专利，实施人在制造相关产品是无法回避的，符合相关标准的产品必然会落入到与标准对应的标准必要专利的保护范围内。同时，权利人提起此类专利侵权诉讼的主要目的也并非为了追求禁令和损害赔偿，而是为了给实施人施加压力，以期待能够尽快达成许可协议。可见，此类诉讼兼具侵权和合同的特点，合同因素及FRAND原则可能会对惩罚性赔偿的适用构成限制。
然而，现有的法律法规和司法解释并未区分惩罚性赔偿中的专利类别，无论其是否属于标准必要专利，也无论是否基于该专利进行过许可谈判，判断是否应用惩罚性赔偿仍应当基于法律规定，从“故意”和“情节严重”两个维度进行考查。因此，对于那些属于许可合同磋商中的标准必要专利，实施人对于该专利的存在必然是明知的，根据司法解释中的第（四）种情形规定而推定其具备“故意”并不存在适用上的障碍。如果实施人在谈判中曾经对该专利的“有效性”和“标准必要性”进行过质疑，则可以参考第（一）种情形下“法律意见”的审查标准，来判断这种质疑是否具备事实基础和法律依据。如果是实施人为了拖延谈判进程而提出的明显不符合法律实践和技术事实的意见，应当认为这种质疑并不能阻却故意侵权的存在。
笔者认为，在标准必要专利侵权诉讼中证明实施人具备“故意”相对比较容易，但是否可以适用惩罚性赔偿需要个案判断，明晰双方在许可谈判中的过错情况，进而判断这种故意侵权行为是否属于“情节严重”而必须适用惩罚性赔偿的情形。例如，可以参照西电捷通诉索尼案判决[7]中“禁令”的颁发标准来判断是否需要适用惩罚性赔偿：如果权利人在许可谈判中有明显过错，而实施人无明显过错，则一般不适用惩罚性赔偿；如果权利人在许可谈判中无明显过错，而实施人有明显过错，则一般应适用惩罚性赔偿；如果双方在许可谈判中均无明显过错，则不应当适用惩罚性赔偿；如果双方在许可谈判中均有过错，则应基于权利人和实施人的过错大小平衡双方的利益，决定是否支持惩罚性赔偿。通过这种判断方式，可以将禁令和惩罚性赔偿的判断过程融合起来，在法律规定的框架下平衡了各方利益，有利于争议的及时解决。
对“情节严重”的理解 《知识产权惩罚性赔偿解释》第四条规定了“情节严重”的判断标准，其中规定了人民法院应当综合考虑“侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素”。通常而言，侵权手段公开（例如积极参加展会）、侵权次数多（例如多次、重复侵权）、侵权行为持续时间长、地域范围广、规模大、后果严重等均是侵权行为本身情节严重的表现，而侵权人在诉讼中的负面行为是存在诉讼恶意的表现。
《知识产权惩罚性赔偿解释》第四条第二款规定了“可以认定”为情节严重的几种情况，具体包括：（一）因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为；（二）以侵害知识产权为业；（三）伪造、毁坏或者隐匿侵权证据；（四）拒不履行保全裁定；（五）侵权获利或者权利人受损巨大；（六）侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康；（七）其他可以认定为情节严重的情形。值得注意的是，司法解释中使用的是“可以认定”，而非故意情节判断中的“初步认定”，表明了上述情形可以直接与惩罚性赔偿语境下的“情节严重”划上等号。其中，第（三）和第（四）种情形属于侵权人存在诉讼恶意的表现，判断起来较为容易；第（二）种情形涉及侵权行为的性质，第（六）种情形涉及侵权行为的严重后果，判断标准也较为明确。笔者将对第（一）种情形和第（五）种情形进行分析，探讨其适用的具体要求。
第（一）种情形：重复侵权行为
司法解释中对于重复侵权行为的范围局限于侵权人“被行政处罚”或者“法院裁判承担责任”后，再次实施相同或者类似侵权行为。此处存在两个值得探讨的问题：生效处罚或裁判是否为重复侵权的必要条件？相同或者类似侵权行为作何理解？
对于第一个问题，笔者认为司法解释中的“被行政处罚”或者“法院裁判承担责任”是为了证明前案侵权行为的存在，但该两种情形并非是重复侵权的必要条件。在司法实践中，常见的情况是双方在前案的纠纷中自行达成和解，如果侵权人在和解协议中明确承认了侵权行为的存在，那么后续侵权人的再次侵权行为自然也应当被视为重复侵权。在平衡身体公司诉永康一恋运动器材有限公司侵害商标权纠纷一案[8]中，原被告曾经签署过和解协议，被告承诺今后不会从事任何可能侵犯或妨碍原告所拥有的工业产权的活动，但时隔几年之后，被告被再次发现侵犯原告的商标权，法院认为被告“不信守承诺、无视他人知识产权的行为，是对诚实信用原则的违背，侵权恶意极其严重”。专利侵权案件可以参考商标侵权案件，将先前的和解协议也视作参考的因素之一。即使前案的侵权事实可能并未经历行政程序或司法程序的实体审查，但基于意思自治原则，侵权人在和解协议中的自认可以作为认定其存在侵权的初步证据，否则和解协议将不存在实际的意义。但是，侵权人有证据证明该和解协议的签订并非其真实意思表示的情况除外。
对于第二个问题，笔者认为，在专利侵权的语境下，相同侵权行为应当指前后两案的涉案专利相同，而不论被控产品是否相同，只要被控产品在两案中都落入保护范围，则属于实施相同的侵权行为。类似侵权是指涉案专利与前案不同的情况，侵权人在前案已经构成侵权的情况下，疏于履行注意义务，那么后续的侵权行为可以被认为是重复侵权，属于“情节严重”的应有之义。
在过往的司法实践中，法院对于重复侵权的判赔力度较前案通常会更大。深圳市基本生活用品有限公司诉深圳市思派硅胶电子有限公司侵害外观设计专利权一案[9]中，前案中法院判决被告侵权行为成立，并赔偿原告经济损失人民币3万元。在前案判决生效一年半之后，原告发现被告还在销售相同的侵权产品，在诉诸法律程序后，后案法院认定重复侵权成立，并判决被告承担原告的经济损失人民币10万元。
第（五）种情形：侵权获利或者权利人受损巨大
在考虑侵权人获利或者权利人受损时，应当考虑到个案的具体情况，避免将与涉案专利无关的因素纳入到考虑范围中。对于侵权人获利，即使产品整体的获利较高，也不应当直接推定该获利是由涉案专利贡献的，应当重点考察涉案专利的贡献度，合理确定侵权人的实际获利。对于权利人受损，则应当重点考查侵权行为和受损的因果关系，当权利人和侵权人为直接竞争对手且市面上无其他替代品时，则通常可以证明上述因果关系。
同时，无论是侵权人获利还是权利人受损，除了考虑直接的获利或受损，还应当考虑间接的、可期待性的获利或受损。例如，对于产品黏性较高的行业，例如医药企业，由于药物审批的严格程序，一旦使用的原料申报上去，那么通常未来多年内将不再替换其他的原料，否则药企会面临重新申请或者再次审批的程序。如果上述原料是侵权产品，那么在相当长的时间内该侵权产品会被使用，而不会被轻易替换。因此，这种情况下的侵权人具有可期待的获利，而权利人则面临持续性的受损，即使相关的获利/受损尚未实际发生。
综上，专利惩罚性赔偿作为一项刚刚落地的法律制度，在实践中需要综合考虑相关因素，并结合全案的情况判断是否需要予以支持，未来司法实践中的案例将会对适用条件进行更为清晰和明确的阐明。根据惩罚性赔偿的立法目的，其与法定赔偿的功能存在部分重叠，因此原则上不应当以法定赔偿作为基数确定惩罚性赔偿数额，而应当以法律规定中的三种情况（即权利人实际损失、侵权获利或许可费倍数）作为基数确定。如果案件中符合惩罚性赔偿条件的部分产品获利可以确定，而其他产品获利无法确定，则可以参照商标领域的有益经验[10]，对部分产品适用惩罚性赔偿计算赔偿数额，对于其他产品适用法定赔偿计算赔偿数量，将两者相加的数额作为最终的判赔数额。
主办律师 |
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