以专利法为对象探讨中国知识产权侵权案件中惩罚性赔偿的适用

党晓林

北京三友知识产权代理有限公司

总经理

惩罚性赔偿条款在中国知识产权法律中的演进

在中国知识产权法律中，惩罚性赔偿的相关 规 定 首 次 出 现 于2013年 修 改 的《 商 标 法 》，由此拉开了惩罚性赔偿在中国知识产权侵权案件中适用的序幕。经过6年的司法实践后，2019年，《商标法》中的惩罚性赔偿条款又进行了修改，由2013年的1-3倍修改为1-5倍，同期惩罚性赔偿条款也首次引入到《反不正当竞争法》中，赔偿倍数同样采用1-5倍。在《商标法》和《反不正当竞争法》中，惩罚性赔偿的适用要件均为“恶意侵权+情节严重”。2020年，惩罚性赔偿原则引入到中国首部《民法典》中，同年又引入到《专利法》和《著作权法》中，其中规定的惩罚性赔偿倍数都是1-5倍，而关于适用要件的表述与《商标法》有所不同，均为“故意侵权+情节严重”。2021年，最高人民法院出台了《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（本文简称《2021年司法解释》），该司法解释在适用要件上采用了“故意侵权”的表述，同时指出“本解释所称故意，包括商标法第六十三条第一款和反不正当竞争法第十七条第三款规定的恶意”。

至此，中国知识产权领域的主要法律均确定了惩罚性赔偿原则，并且倍数均为1-5倍。不同知识产权法律中关于惩罚性赔偿适用要件差异规定也得到了一定的协调，即司法解释采用“故意侵权”作为适用要件的表述，并且对于依据《商标法》和《反不正当竞争法》条款的案件而言，构成故意侵权要件的情形也包括“恶意”。

惩罚性赔偿条款在中国知识产权法律中的演进如表1所示。

惩罚性赔偿条款的适用要件分析

罚性赔偿条款的适用要件分析以《专利法》为例进行说明。《专利法》第71条规定：“对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。”据此，适用惩罚性条款涉及以下两项规则。

●  规则一：是否适用惩罚性赔偿？

根据《专利法》的规定，若适用惩罚性赔偿，需要满足两个条件，即故意侵权和情节严重。

什么是故意侵权？故意侵权可以理解为是一个主观要件，而直接证明侵权人主观状态是很难的，通常通过客观行为来反推。《2021年司法解释》列举了可以初步认定构成故意侵权的一些情形，例如被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的 ；被告与权利人之间存在商务或合作等关系且接触过知识产权，之后侵害了相应的知识产权等。

在专利领域，目前尚无实际适用惩罚性赔偿的案例，而商标领域的侵权案件则大量适用了惩罚性赔偿，可作为参考案例进行分析。在商标案件的司法实践中，法官根据个案事实和证据等因素对恶意的具体情形加以综合判定。结合《2021年司法解释》的列举情形，并依据大量商标判例中认定构成故意/恶意侵权的情形，笔者认为，要认定构成故意侵权，在针对侵权人主观状态的推定上通常要有一定的认定基础，即根据客观证据来反向认定侵权人的主观状态具有一定的确定性而不仅是可能性。例如，在“FILA”案中，被告曾因其申请的“GFLA”商标与“FILA”近似而被商标局驳回。法院认定，被告仍然在相同商品上使用“GFLA”标识，其主观状态上具有确定性，构成恶意侵权。在“吉尼斯”案中，原告发送律师函要求被告停止侵权，但被告没有尽到合理注意义务，仍继续实施侵权行为，因而被法院认定存在主观恶意。

发送警告函是处理专利侵权纠纷中使用的一种常规手段。例如，企业A收到了专利权人的侵权警告函后，不认为自己的产品构成侵权而继续生产和销售，若企业A最终被判定构成侵权，其在受到警告后继续生产和销售的行为是否会进一步引发惩罚性赔偿的风险？企业若收到警告函后就停止生产和销售行为，对自身经营也会带来非常大的干扰。因此，如何处理警告函，是企业面临的一个风险管理问题。

什么是情节严重？其字面含义看似清楚，但是在适用标准上却存在模糊之处，需要通过司法解释和判例来不断探索其边界。司法实践中，法院对“情节严重”的判断侧重于对侵权后果的考量。“情节严重”从字面上看应该是着眼于侵权后果，因此其也被认为是客观要件。不过，这个客观要件并非不涉及侵权人的主观状态。有些严重情节是基于主观状态，有些严重情节则是单纯基于非主观的结果。《2021年司法解释》中给出的可以认定为构成情节严重的几种情形，也包括了上述两种情形。第一种情形指从行为上能够推定出行为人的主观状态，例如因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后再次实施相同或者类似侵权行为，以侵害知识产权为业，以及伪造、毁坏或者隐匿侵权证据和拒不履行保全裁定等比较恶劣的妨害诉讼的行为。例如，在“阿迪达斯案”中，被告之前曾多次因侵害原告商标权而被当地工商管理局处罚，但仍实施了本案中的侵权行为。第二种情形包括侵权获利或者权利人受损巨大的情形，但不能从行为上推定出行为人的主观状态。

对于能够推定出行为人的主观状态的情形，实际上能够同时满足故意侵权和情节严重两个要件，针对其适用惩罚性赔偿似乎没有多大争议。不过，对于不能推定行为人主观状态的情形，例如单纯的侵权人获利或权利人损失巨大等情形，由此引发的惩罚性赔偿的适用会造成较大争议，也可能给企业带来很大的经营风险。

另外，适用惩罚性赔偿的两个要件在一定程度上是相互关联的。例如，若故意侵权非常明显或者程度非常高，则认定情节严重的门槛就无需设置得过高。不过，仅从情节严重的客观后果上——例如侵权获利或者权利人损失巨大等——不一定能够推定被告具有主观的侵权故意。

就赔偿的基本原则来看，惩罚性赔偿应该基于特定情况才能适用，基本的赔偿原则仍然是填平原则或补偿原则。例如，最高人民法院在2016年发布的《中国法院知识产权司法保护纲要（2016-2020）》中指出，“建立补偿为主、惩罚为辅的侵权损害认定机制，加大侵权赔偿力度”。因此，在适用惩罚性赔偿时，应该采取慎重的态度。

●  规则二：如何计算惩罚性赔偿数额?

计算惩罚性赔偿的数额有三个步骤 ：

步骤1 ：确定惩罚性赔偿的计算基数 ；

步骤2 ：确定惩罚性赔偿的倍数 ；

步骤3：用计算基数乘以倍数，得出惩罚性赔偿数额。

根据《2021年司法解释》，确定计算基数有三种方式，即《专利法》第71条中所列的前三种计算方式：原告因被侵权所受到的实际损失，被告侵权获利，或该权利的许可使用费。其中，法定赔偿方式确定的赔偿额，不能作为惩罚性赔偿的计算基数。实务中，法院判决采用法定赔偿方式的占比非常大。因此，是否能够确定惩罚性赔偿基数，是适用惩罚性赔偿原则所面临的一大挑战。

对此，司法实践中，法院在确定赔偿数额的方式上相较以往采用了更加灵活的做法。例如，将侵权行为区分开确定赔偿额，对于难以确定、不能进行计算的部分，采用法定原则来确定 ；对于可以采用上述三种计算方式计算赔偿数额的部分，则单独计算和确定，并适用惩罚性赔偿，如国威公司诉林芝公司的专利侵权案等。另外，在“阿迪达斯Adidas AG案”中，法院进一步指明，“人民法院在适用该条款时，应准确理解和把握'难以确定’的标准，不宜简单要求精确计算”。

在一些判例中，法院也采用裁量性赔偿数额作为惩罚性赔偿的“基数”，或者在采用法定赔偿时将惩罚因素也考虑在内。换言之，惩罚性赔偿在这些案件中被法定赔偿所替代。例如在(2017)粤0604民初15519号判决中，法院认为，本案侵权行为属恶意侵权，应予以惩罚性赔偿 ；结合案情，法院酌定被告威仪雅器械厂侵犯原告商标权应赔偿的经济损失为6万元。在(2015)惠城法民三初字第15号判决中，法院确定法定赔偿为3万元，其中赔偿部分为1万元，惩罚性赔偿部分酌定为2万元。

在上述步骤2中，法院将综合考虑被告主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素来确定倍数，但已有的司法实践和在先判例尚缺乏确定倍数的明确统一标准。根据商标案件判例，惩罚性赔偿倍数主要取决于法官的主观判断，以2-3倍居多。

惩罚性赔偿条款在专利侵权警告函情形中

适用的分析和展望

设想 ：企业A研发并生产销售某产品，销售量大且利润较高。此后企业A收到了专利权人的侵权警告函。虽然企业A认为其产品与该专利之间存在区别（至少不构成字面侵权）, 但也不能完全确定其在诉讼中能够胜诉 (即可能构成等同侵权) 。此时，企业A应该停止生产销售涉案产品，还是继续生产销售？

上述情形中，企业A不仅要考虑构成侵权的风险，还要考虑面临惩罚性赔偿的风险。根据《2021年司法解释》中列举的可以认定或初步认定为构成故意侵权和情节严重的情形，一旦法院最终认定企业A构成侵权，企业A将面临着很大的惩罚性赔偿风险。

对此，笔者建议企业A委托适格的专利律师，针对涉案产品出具侵权分析报告 ；同时，不可忽视侵权警告函，应注意警告函中提出的时间和协商等要求，与对方保持联络，避免对方因没有反馈而直接采取法律行动，并根据侵权分析报告的内容，回复权利人表明自身不侵权的原因。其中，企业A应注意选择技术背景和诉讼经验合适的专利律师，保证侵权分析报告的分析理由和结论合理，并满足报告的形式要件，如事项明确、律师签字等。

在适格专利律师出具侵权分析报告认为不构成侵权的情形下，即使最终法院认定企业A构成侵权，也不应对其适用惩罚性赔偿。根据《2021年司法解释》，“被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的”属于可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意的情形，但并不是直接和确定的认定依据。此时，证明责任转移到被告，而被告可以依据合理的侵权分析报告作为其没有侵权故意的反证，该反证应该能够抵消上述“初步认定”情形所推定的证明力。在故意侵权要件不成立的情况下，即使侵权人因为高额侵权获利而构成情节严重，也不应该被适用惩罚性赔偿。