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本文作者张正红，清华大学法学院硕士研究生。指导教师刘国伟，清华大学法学院外聘专家，北京乾成律师事务所知识产权部高级顾问。 【摘要】 在专利审查、侵权和无效等实务中,创造性问题往往是争议的核心问题。创造性判断，关键在于判断发明是否具有“突出的实质性特点”和“显著的进步”。对此，在专利审查及司法实践中多采用“三步法”进行判断。然而，“三步法”在实际操作中显得过于复杂，且不恰当地适用“三步法”往往导致创造性的认定结果与实际背离。 针对“三步法”在实务中的异化，要注意到“三步法”并非创造性判断的唯一方法，而“发明构思法”完全能够涵盖“三步法”。因此，应当立足于客观和整体，综合考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，采用“发明构思法”从整体上对创造性进行判断。 【关键词】 创造性判断；发明构思法；三步法 《专利法》第二十二条第三款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步”。而在判断要求保护的发明创造相对于现有技术是否显而易见时，通常依照《专利审查指南》中规定的“三步法”进行[1]，即：第一，确定最接近的现有技术；第二，确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；第三，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。 长期以来，在专利审查实践以及司法实践中，“三步法”一直是认定创造性较为重要的方法。
然而，“三步法”在实务操作中却存在“异化”情况，导致创造性认定的结论出现错误。具体来说，“三步法”步骤一中对最接近的现有技术的确定比较随意，而当作为“三步法”逻辑起点“最接近的现有技术”选取不当时，“三步法”后面两步骤就难以为继；其次，步骤二从发明的“整体”中，“肢解”出“区别特征”，在确定实际问题时也是“见仁见智”；最后，步骤三又将判断权利要求对本领域技术人员而言是否“显而易见”直接“跳跃”到判断区别特征是否能在三种情形下找到。[2]总之，“三步法”在实际操作中显得过于复杂，且实务中机械僵硬适用三步法也总能得出发明不具备创造性的“结论”。[3]因此，在认定发明创造是否显而易见，是否具有创造性时，虽然目前主要通过“三步法” 来进行判断，但也有必要给其他判断方法留出适用和发展的空间。要注意到“三步法”并非判断创造性的唯一方法。在准确、客观、全面地理解权利要求限定的技术方案和现有技术的基础上，不排除对创造性的判断也可以通过“三步法”以外的其他方法来完成。而且，无论采用哪种方法，理应得到相同的结论。2020年6月，《中国知识产权报》发表题为“把握发明构思，客观判断创造性”的文章，作者刘丽伟（国家知识产权局专利复审与无效审理部审查员）提出“发明构思法”可作为一种创造性判断的新方法。[4]首先，我们需要理解“发明”的内涵。“发明”实质上就是发明人为解决现有技术问题的一种技术改进思想或技术构思。在专利申请过程中，通常以利用自然规律的能够解决技术问题的技术方案的形式来呈现。该技术改进思路外化于发明要解决的技术问题、所采用的技术方案和所产生的技术效果，其中，技术问题、技术方案和技术效果统一于“发明”这一有机整体，三者之间密不可分。因此，在确定“发明”的过程中，需要从技术问题、技术方案和技术效果三个方面进行全面的考察，综合判断。其次，“发明构思”一般是指，在发明创造的完成过程中，发明人为解决所面临的技术问题在谋求解决方案的过程中所提出的技术改进思路。发明创造对现有技术作出的贡献不仅体现在技术手段的选取上，而且会蕴含在发明构思的提出中。发现一个技术问题的能力本身也是有创造性的。发明构思一旦提出，就会指引发明人去选取具体的技术手段对现有技术进行改进或创新，以解决其存在的技术问题，实现其技术效果，从而完成发明创造。因此，就专利或专利申请而言，发明构思贯穿于发明所解决的技术问题的提出、技术手段的选取以及技术效果的实现之中。总之，确定发明构思需要以本领域技术人员的视角，客观、整体地了解发明创造的前因后果。在运用“发明构思法”时，具体需要从三个层面进行全面综合的考虑，即：技术问题从何而来；技术改进如何为之；技术效果因何而就。审查员不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待。
下面本文将结合灭蚊灯泡案例，分别分析“发明构思法”在专利审查、专利侵权和无效审查中的运用。“灭蚊灯泡”的权利要求书[5]如下（以下简称 D0）：- 灭蚊灯泡，包括用于连接灯的灯座(1)和发光件(2)；其特征在于所述灯座(1)上设有 连接座(4),所述连接座(4)内设有电连接述灯座(1)的线路板，所述线路板包括照明控制线路 板(51)和灭蚊控制线路板(52)所述发光件(2)连接所述连接座(4)并电连接所述照明控制线路板(51),灭蚊器(3)连接所述连接座(1)并电连接所述灭蚊控制线路板(52)。
- 根据权利要求 1 所述的灭蚊灯泡，其特征在于所述连接座(1)包括第一连接座和第二连接座(42),所述第一连接座(4)和第二连接座(42)通过环状条栅(43)相连接；所述灭蚊器(3)连接在所述第一连接座(41)上并位于所述环状条栅(3)内，所述发光件(2)安装在所述第二连接座(42）上；所述灭蚊控制线路板(52)设置在所述一连接座(1)内，所述照明控制线路板(51)设置在 所述第二连接座(42)内；所述第二连接座(12)与所述第一连接座(11)之问还设有用于容置导线的绝缘(6)，所述 照明控制线路板(51)通过所述导线连接所述灯座(1)。
- 根据权利要求 2 所述的灭蚊灯泡，其特征在于所照明控制线路板(51)和所述灭蚊控制线路板(52)均电连接触发器，所述触发器电连接所述灯座(1)。
- 根据权利要求 2 或 3 所述的灭蚊灯泡，特征在于所述环状条栅(13)与所述第一连接座(41)体成型，所述第二连接座(42)上可拆卸连接有用于扣罩住所述发光件(2)的灯罩(21)。
- 根据权利要求 4 所述的灭蚊灯泡，其特征在于所述蚊器包括高压电网(31)和诱蚊灯(32);其中所述高压电网(31)为镂空的环结构，所述高压电网的上端连接在所述第一连接座(4）上，所述诱蚊灯(32)安装在所述第一连接座(4)上并位于所述高压电网(31)。
- 根据权利要求 5 所述灭蚊灯泡，其特征在于所述高压电网(31)包括第一连接环(11) 和第二连接坏(312),所述第一连接环(31)和所述第二连接环(312)之间间隔设有多根导杆(313)。
- 根据权利要求 6 所述的灭蚊灯泡，其特征在于所述第二连接座(12)为锥状结构，所述绝缘套(6)连接在所述第二连接座的锥顶。
- 根据权利要求 7 所述的灭蚊灯泡，其特征在于所述发光件(2)由为多个 LED 组成。
 接下来，本文根据十六字诀“合理命名、虚实适当、点名连接、加减检验”[6]和布局四意识“方便行使、层次鲜明、单一主角、假设敌人”[7]对 D0 的各权利要求以及整体权利要求书进行分析。首先，从十六字诀角度来看 D0 的权利要求。D0 的权利要求基本符合十六字诀，但是仍存在一些问题。例如：从“合理命名”来看，在编号中，图 2 中的发光件（2）与控制线路板(51)、（52）标注在一处，在编号命名体系上较为混乱，不利于增强权利要求的可读性，不便于审查员进行图文对照。另外，D0 权利要求 3 中提到的“触发器”也未在图中标出，存在图文不对应的情况。其次，从四意识角度来看 D0 的权利要求书。该权利要求书仍有改进的空间。例如：该权利要求书就缺乏“层次鲜明”和“假想敌人”意识。D0 在权利要求的撰写中采用“系统级”的方式；且 D0 的权利要求 3-8 均从属于权利要求 2，这样如果权利要求 2 被攻击为无效，则权利要求 3-8 作为从属权利要求也危在旦夕，这样的撰写方式也不利于对专利的保护。因此，结合 D0 的说明书和附图，要全方位地对专利进行保护，应当将权利要求书分别写成“系统级”和“单元级”形式，将“灭蚊灯 3”、“绝缘套”以及“电网”构成的“灭蚊装置”作为独立的权利要求分开来写，分别得以保护。接下来，本文将“灭蚊灯泡”（D0），与其相同技术领域下的“灭蚊虫灯”（以下简称 D1）[8]的发明构思进行比较。首先，通过时间轴分析 D0 与 D1 的关系，如图 3 所示：图 3 D0 与 D1 的申请日与授权公告日时间轴通过图 3 可以看出，D1 的授权公告日早于 D0 的申请日，即 D1 为 D0 的现有技术，因此可以用 D1 来评价 D0 的新颖性和创造性。下面基于 D0 的权利要求以及 D1 的说明书和附图，对 D0 和 D1 的发明构思，分别从技术问题、技术方案、技术效果三方面进行分析，如表 1 所示：通过对比 D0 与 D1 的发明构思可以发现：D0 和 D1 在技术领域上相同、技术问题上相似，但两者的技术方案不同，导致技术效果也存在差异。从发明构思的角度来看，D0 的技术手段关键在于照明、灭蚊两灯各用，可以分别进行控制，同时也不破坏原来的照明装置；而 D1 照明、灭蚊功能均依赖一灯，即“一灯共用”，因此，两者在技术方案上就会体现出“两灯各用”与“一灯共用”的本质差别。D0 是在原灯泡“之上”插入“灭蚊单元”，故插入后的“灭蚊部分”需要向上与方头部分安装，向下与原灯泡“接壤”，从外观上看，外罩上下是封闭的，意在可以收纳电死的蚊子。D1 是在原灯管“之下”向下增加“灭蚊单元”，故其外罩的底部中空，非上下封闭装置。此外，为了增强照明效果，D1 装了导光管扩散光源; 为了引蚊，还包括了引蚊液。由此可见，D0 与 D1 的发明构思本质上不相同。进一步分析，由于 D0 的发明构思与 D1 不同，就算 D0 的与 D1 两者之间的所谓“区别技术特征”可能被其他对比文件公开，但由于 D0 的发明构思与 D1 不同，“本领域技术人员” 不具备在不同技术构思之间进行“转换”的能力，亦无法将其他对比文件公开的内容与 D1 进行结合，也就是说，“道不同不相为谋”，D1 依然是“灭蚊虫灯”，其没有再被改进成“另一发明构思的”灭蚊灯泡的需求。故，相对于 D1 而言，D0 请求保护的技术方案（权利要求 1）是非显而易见的。具有“实质性特点与进步”，是符合专利法关于创造性的规定。在宁波大央公司（D0 所属专利权人）诉某公司专利侵权案中，被告生产了如图 4 所示结构的“灭蚊灯泡”(以下简称 D2)。在本案中，一审法院认为[10]，被诉侵权产品的“USB 接口”与涉案专利“用于连接灯口的灯座”的技术特征构成等同，被诉侵权技术方案已包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，认定其落入专利权的保护范围，因此认定构成侵权。而二审法院则认为[11]，首先，根据涉案专利说明书所记载的内容，“本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的现状提供一种能直接连接在现有灯座(口)上使用的具有灭虫功 能的灭蚊灯泡”，“与现有技术相比，本实用新型所提供的灭蚊灯泡可以直接替换现有的灯泡在原线路上使用，不需要对原线路和开关控制进行任何改动”。据此，要实现涉案专利所描述的发明目的，涉案专利权利要求 1“用于连接灯口的灯座”的技术特征必然理解为能够直接连接在现有灯口上，实现灭蚊灯泡对现有灯泡的替换使用，不需要对原线路和开关控制进行任何改动的发明目的。故涉案专利的保护范围不应当包含不能实现直接替换现有灯泡，连接在现有灯口上的技术方案。而被诉侵权产品通过 USB 接口连接外部电源，在现有灯泡灯口为螺口、卡口等不包含 USB 接口形式的情形下，被诉侵权产品并无法实现直接连接在现有灯口上、替换现有灯泡在原线路上使用的发明目的。故被诉侵权产品不具备涉案专利为实现其发明目的所采用的“用于连接灯口的灯座”这一技术方案。其次，结合涉案专利权利要求和说明书可知，涉案专利“用于连接灯口的灯座”的功能在于连接电源和固定灭蚊灯泡的位置。被诉侵权产品的常用状态是通过 USB 接口充电内置锂电池由锂电池向灭蚊灯提供电源，在此情况下，被诉侵权产品在充完电之后可脱离电源任意悬挂和使用，USB 接口的技术效果与涉案专利灯座需连接在灯口电源上的技术效果完全不同。即使通过 USB 接口连接外部电源，被诉侵权产品位置的固定是通过顶部的挂钩来实现，USB 接口仅能实现连接电源的功能，没有固定位置的功能。两者不具有相同的技术功能。综上，二审法院认为被诉侵权产品不具备涉案专利为实现其发明目的而采用的技术方案，被诉侵权产品"USB 接口"的技术特征与涉案专利的"用于连接灯口的灯座"的技术特征相比，两者手段、功能和效果均不相同，不构成等同特征。因此被诉侵权产品不落入涉案专利权的保护范围。可以看到，二审法院的判决理由中就体现了“以权利要求的内容为准”的思想，在对于争议焦点进行论述时，二审法院对涉案专利（D0）和被诉侵权产品(D2)从技术问题、技术方案和技术效果三个方面分别进行阐述，从而得出被诉侵权产品不落入涉案专利保护范围的结论。但是，如果从“发明构思法”来分析，不难发现，被诉侵权产品也是用到了 D0 的“两灯各用”的发明构思，同样是将“灭蚊灯 3”、“绝缘套”以及“电网”构成的“灭蚊单元”安置在原灯泡之上，仅仅是改变了将 D0 的灯头改为“USB 接口”来供电。如上分析，正因为 D0 的撰写者缺少布局意识中的“假想敌人”意识，没有将“灭蚊单元”作为“单元级”独立权利要求而写入权利要求书，使得二审法院以“发明目的”解释权利要求时，偏向了被告一方。这个教训值得原告（专利权人）铭记。设想一下，如果一审法院以“发明构思法”分析此案，看出被诉侵权产品也是用到了 D0 的“两灯各用”的发明构思，仅仅由于被告改换了“USB 接口”，就能逃脱掉侵权责任，这是不公平的，会给出社会公众一种不正确的导向，只要做出一些简单的非发明构思意义上的“变换”就能逃脱法律惩罚。因此，如果一审法院能运用“发明构思法”分析此案，二审法院即便想改判，也要三思而行。之后，在 2019 年 3 月，国家知识产权局针对“灭蚊灯泡”（D0），做出了专利无效的第49653 号行政决定。该决定要点指出：“若一项权利要求所要求保护的技术方案相对于现有技术存在区别技术特征，但该区别技术特征已被现有技术公开或属于本领域技术人员基于现有技术可以做出的简单的常规设计选择，同时该区别技术特征也未为该权利要求所要求保护 的技术方案带来预料不到的技术效果，则该权利要求不具备创造性。”在本案中，国家知识产权局专利复审委员会根据证据 1（D1）认定本专利（D0）的权利要求 1 不具有创造性。其理由为：“经比对，可获知：证据 1 公开了一种灭蚊虫灯，与本专利属于相同的技术领域，其中：证据 1 中的“结合部 111”对应于本专利的“灯座 1”，证据 1 中的“发光源 12”对应于本专利的“发光件 2”，证据 1 中的“灯座 11”对应于本专利的“第一连接座 41”，证据 1 中的“电路板 115”对应于本专利的“线路板”，证据 1 中的“罩体 40”对应于本专利的“环状条栅 43”，证据 1 中的“电网 30”对应于本专利的“高压电网 31”，证据 1 中的“引蚊光源”对应于本专利的“诱蚊灯 32”，证据 1 中由“引蚊光源”与“电网 30”构成的部件对应于本专利的“灭蚊器 3”。由此，将本专利权利要求 1 所限定的技术方案与证据 1 所公开的技术内容相比，二者的区别实质上仅在于线路板的结构形式有所不同：本专利采用分体式线路板，线路板包括照明 控制线路板和灭蚊控制线路板，发光件、灭蚊器分别与照明控制线路板、灭蚊控制线路板电 连接；而在证据 1 中，则采用一体式或集成式电路板，电路板 115 与发光源 12 及电网 30 电连接并分别控制发光源 12 与电网 30 的电源。对于该区别技术特征而言，采用一个集成式线路板对发光件和灭蚊器进行分别控制，或 者采用两个独立的线路板分别对发光件和灭蚊器进行控制，属于本领域技术人员基于实际需 要或设计要求可以作出的简单的常规设计选择，无需付出创造性的劳动，且该区别技术特征也未为本专利带来预料不到的技术效果。故该权利要求不具备实质性特点和进步，不具备创造性。”虽然上述审查决定采用了“三步法”进行分析，不过本文并不赞同这一决定。本文在 2.2 节中，对专利 D0 和 D1 在技术问题、技术方案和技术效果上进行了对比。D0 在技术方案上采取两灯两用的方式，将照明和诱蚊功能分隔，使得灯具可以单独或同时实现照明和诱蚊的功能。而 D1 则采取一灯两用的方式，一个发光件同时要起到照明和诱蚊的功能，照明和诱蚊不能单独进行。同时，D1 为了增强照明和诱蚊的功效，又增设了导光管和引蚊液，这也是其与 D0 权利要求 1 的不同。两者在技术方案和技术效果上均存在差异。因此，从“发明构思法”的角度来看，D1 并不能够说明 D0 不具有创造性。上述审查决定的错误就在于，在运用“三步法”时，没有严格审查 D1 是否为“最接近的现有技术”。所以，“三步法”的第一步判断是至关重要的。如果对第一步放任自流，任何一个涉案专利申请日之前公开的证据都可以作为“最接近的现有技术”的话，那“三步法”的后两步分析就毫无意义，就会流于形式。如果运用“发明构思法”来分析比较 D0、D1 的发明实质，可以看出，由于 D1 采用“一灯两用”的发明构思，所采取的技术手段也必须满足于该“一灯两用”，故 D1 不能认为是“最接近的现有技术”。从 D1 出发，任何改进都只能沿着不背离“一灯两用”的发明构思去演进，如改变为 USB 接口，或者，对于 LED 灯进行分段调控，照明时，需要高照度，诱导蚊虫时， 改为低照度灯；但无论如何，从 D1 出发不能进行任何“变轨道”的行为，否则，就会高估了本领域技术人员的能力，使其具备创造性的能力了，也就严重背离了“三步法”。
“三步法”与“发明构思法”虽为两种认定创造性的方法，但两者并非是完全独立的。通过上文的分析可知，“三步法”的步骤是：第一，确定最接近的现有技术；第二，确定 发明的区别特征和实际解决的技术问题；第三，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。而“发明构思法”也可归结为三个步骤：- 第二，分析对比文件（无效请求人提供的“最接近的现有技术”）的发明构思。
- 第三，比较两者的发明构思，若两者的发明构思不同，则径直得出该权利要求具有创造性的结论；若两者的发明构思相同或相近，则进一步判断区别技术特征是否被其他现有技术或公知常识所公开，若公开则必然存在技术启示，可以得出该权利要求相对于现有技术不具有创造性的结论，反之则可以得出该权利要求相对于现有技术具有创造性的结论。
对比“三步法”和“发明构思法”的分析思路，“三步法”第一步中的“确定最接近的现有技术”其实质上就是要对本专利和对比文件的技术领域、技术问题、技术方案、技术效果进行比较，也即是对两者发明构思的比较。只有当本专利和对比文件的发明构思相同或接近时，“三步法”才会继续进行后两步。否则，正如第一节中所述，如果“最接近的现有技术”没有判断清楚，在发明构思相差甚远的情况下，就进行区别特征和其是否显而易见的分析，势必会出现“事后诸葛亮”的情况，造成创造性判断与实质的背离。因此，“发明构思法”实质上更接近于创造性判断的本质，相比于“三步法”，其判断方法更为直接有效，正确率也更高。“三步法”至多是“发明构思法”的一个子集，其完全可以被“发明构思法”涵盖或取代。
本文首先对传统的“三步法”进行分析，指出了“三步法”在实务中现存问题，然后提出了更利于整体把握发明，进行创造性判断的“发明构思法”。总结了“发明构思法”的三个步骤是判断：技术问题从何而来；技术改进如何为之；技术效果因何而就。然后，本文结合灭蚊灯泡专利纠纷这一具体案例详细展开分析：从结合“十六字诀”和“四意识”对权利要求撰写特点进行分析，到对比两个专利（D0 和 D1）的发明构思，再到结合发明构思法具体分析专利侵权纠纷和无效审查决定，通过具体案例展示了“发明构思法”的作用——专利审查、无效审查时判断创造性以及在专利侵权纠纷中判断被诉侵权专利是否落入涉案专利保护范围。最后，本文还对“三步法”和“发明构思法”的关系进行了论证和总结，得出“发明构思法”完全能够涵盖“三步法”的结论。通过本文的分析，可以看出在进行专利审查、专利侵权以及无效审查时，“发明构思法”不失为一种高效简明的判断工具。【1】中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M].北京：知识产权出版社，2020.【2】根据《专利审查指南》第二部分第四章第 3.2.1.1 节给出的判断方法，“三步法”步骤三中的“显而易见”判断被替换成寻找“技术启示”：（2）“所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段”；（3）“所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段”。【3】在实务中基于“三步法”对创造性认定有误的案例有：“安全带提醒传感器”专利无效行政纠纷案（（2015）高行（知）终字第 3065 号），二审法院指出：“本案争议焦点为原权利要求 2 是否具备创造性，核心问题在于专利复审委员会（第 24570 号无效宣告请求审查决定）未确认涉案专利实际解决的技术问题，迳行进入认定创造性的“三步法”的第三步，是否导致创造性认定错误。”该案二审法院指出了专利复审委员会在“三步法”认定创造性时存在问题。【4】刘丽伟.把握发明构思，客观判断创造性[N].中国知识产权报，2020-06-22.http://www./html/17/37598.html.【5】宁波大央工贸有限公司.灭蚊灯泡：201520712890.9[P].2015-09-15.
【6】王若宸.浅谈权利要求撰写的“十六字方针”[J].中国发明与专利，2016（03）：67-71【7】王若宸.试论权利要求布局的“四意识”[J].中国发明与专利，2016（08）:74-78.【8】诚序科技有限公司.灭蚊虫灯：201120358570.X[P].2011-09-23.
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