商标法研究三：店里销售的是真品，门头能否使用他人商标？

案例：罗布家纺公司向市场监管部门举报，称当事人：××市××区罗布家纺专卖店（个体户）原系其加盟代理商，2021年3月，代理合同到期后，未续约，当事人仍然挂着突出使用“罗布家纺”的门头，侵害了其商标专用权，请求市场监管部门责令当事人停止侵权，拆除或更换该门头。本案如何处理，出现两种意见：

意见一：当事人违反了《商标法》第五十七条第一项“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”，应依据《商标法》第六十条责令停止侵权行为，并处罚。

意见二：当事人违反了《商标法》第五十七条第一项“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（七）给他人的注册商标专用权造成其他损害的”，应依据《商标法》第六十条责令停止侵权行为，并处罚。与意见一相比，罚则没有争议，有争议的是用哪个定性。

一、当事人销售的商品和权利人的商品是不是“同一种商品”？

首先，除了对注册的驰名商标实施跨类别保护外，注册商标的一大特点就是分类保护，即注册商标专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。《商标法》第二十二条规定：“商标注册申请人应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称，提出注册申请”。我国是尼斯联盟成员国，采用《商标注册用商品和服务国际分类》（目前使用的是尼斯分类第十一版2021文本）。根据尼斯分类，结合我国实际，增加我国常用商品和服务项目名称，制定了《类似商品与服务区分表》，并根据尼斯分类及时调整。所以，判断是否是“同一种商品”，首先要看两者是否属于《类似商品与服务区分表》的同一类别。

其次，《商标侵权判断标准》第九条第一款规定：“同一种商品是指涉嫌侵权人实际生产销售的商品名称与他人注册商标核定使用的商品名称相同的商品，或者二者商品名称不同但在功能、用途、主要原料、生产部门、消费对象、销售渠道等方面相同或者基本相同，相关公众一般认为是同种商品”。也就是说，判断是否是“同一种商品”，还要看两者的商品名称是否相同或基本相同。

经调查，本案中当事人原是罗布家纺的专卖店，代理合同到期后至今，也是一直在卖罗布家纺的真品，表面上看，真品肯定是“同一种商品”，这也是意见一认为应当适用《商标法》第五十七条第一项进行定性的原因。然而，“同一种商品”隐含了一层意思，即涉嫌侵权的商品是注册商标核定使用的商品以外的商品，否则，如果“同一种商品”包含注册商标核定使用的商品，根本就不侵犯注册商标专用权。所以，适用第五十七条第一项定性错误。

二、兜底条款能不能用？

首先，法律的兜底条款要慎用。兜底条款，源于法的有限性（不能涵盖方方面面）和法的滞后性（法不能预料未来）。最高人民法院《关于审理行政案件适用法律规范问题的座谈会纪要》中说：“以'等’、'其他’等概括性用语表示的事项，均为明文列举的事项以外的事项，且其所概括的情形应为与列举事项类似的事项”。这句话包含了两层意思：一是兜底情形是明文列举以外的情形；二是兜底情形是与明文列举情形类似或相当的情形。如何判断类似或相当？这是适用兜底条款的难点。所以，基于法的谦抑性，兜底条款应该慎用。《法学研究》2021年第6期《兜底条款适用的法解释技术》（作者：章剑生教授）一文中提出：“从'国家尊重和保障人权’的宪法条款出发，对于兜底条款的法解释，需要一种更高位阶的法价值引领：涉及权力性兜底条款的，宜作限缩性解释；而涉及权利性兜底条款的，宜作宽松性解释”。

其次，司法解释等对《商标法》第五十七条第七项明确了具体情形，不包含本案中的情形。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定“下列行为属于商标法第五十七条第（七）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：（一）将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的；（二）复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的；（三）将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的”。《商标侵权判断标准》第三十一条规定：“将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品或者服务交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的，属于商标法第五十七条第七项规定的商标侵权行为”。

三、本案应如何处理？是合理使用还是违法行为？

1.门头使用他人注册商标的行为，可能构成“混淆”。如果店内卖的都是真品——注册商标核定使用的商品，则当事人在门头上使用该注册商标，并不违反《商标法》关于注册商标专用权的规定，而是作为商品销售者的合理使用，且这种合理使用有利于提高该商品销量、扩大该商标的影响力，商标权人也能从中获益。但是，有可能会使相关公众误认为当事人与商标权人之间存在授权、加盟或其他关联关系，从而不适当地利用了积累在商标之上的商业信誉，超出了合理使用的限度，给商标权人造成损害，此种情况应适用《反不正当竞争法》第六条“混淆”行为进行处理。如（2014）粤高法民三终字239号民事判决书中说，“宝骏公司在其店铺正门的商业匾额上突出使用米其林商标，并非属于商标的描述性使用，而是直接、特定、唯一地指向米其林品牌，容易让相关公众误认为宝骏公司是经米其林集团总公司合法授权许可的、只销售米其林轮胎商品的销售商，进而容易导致相关公众对店内销售的其他商品的来源与米其林品牌之间产生混淆，或者认为二者之间存在特定联系”。

2.门头使用他人注册商标的行为，也可能构成“虚假宣传”。如果当事人未经许可，对外宣传其是商标权利人授权的专卖店、直营店、加盟店等，则可能构成《反不正当竞争法》第八条的“虚假宣传”。如（2014）沪一中民五（知）初字第33号民事判决书中说，“被告不仅在店铺大门招牌、店内墙面、货柜等处使用VICEORIS’S SECRET标识，被告还同时积极对外宣称其为维多利亚的秘密上海直营店、中国总部等，……并开展对外招商特许加盟宣传，会使相关公众误认为被告与原告存在授权许可关系，从而使被告不正当地获得竞争优势，被告实施了虚假宣传，构成了不正当竞争”。这里既有“混淆”，又有“虚假宣传”，择一重处。

3.本案中还存在字号中使用他人注册商标的行为。本案中，当事人的字号“罗布家纺”就是他人的注册商标，如果“误导公众”，根据《商标法》第五十八条“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理”之规定，转致《反不正当竞争法》。具体用哪一条？《国家知识产权局对十三届全国人大二次会议第2098号建议答复的函》（国知发法函字〔2019〕103号）中说：“对于在后企业名称侵犯在先商标权的，属于经营者在企业名称使用过程中实施混淆行为引人误以为是他人商品或者与他人存在特定联系，构成不正当竞争行为，应依据商标法、反不正当竞争法的有关规定，根据实际使用情况进行认定和解决。商标法第五十八条规定，将他人注册商标、未注册驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。2018年1月1日起实施的新反不正当竞争法第六条完善了混淆行为的规定，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为构成不正当竞争；同时，增加了第（四）项'其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为’。企业名称在使用过程中涉嫌不正当竞争行为侵犯他人合法权益的，由市场监管部门或人民法院依据《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律规定处理。”

当然，每一个个案都要具体分析。