【原】董红曼 | 科技成果转化中有关职务发明创造认定的理解及适用

目次

    

1、序言

2、职务发明创造

3、判断是否与原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关

4、是否主要是利用本单位的物质技术条件

5、结语

1、序言

科技成果转化，是指为提高生产力水平而对科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品，发展新产业等活动^[1]。科技成果转化可以有多种方式^[2]，如科技成果持有者自行投资实施转化、向他人转让科技成果、许可他人使用科技成果、以科技成果作为合作条件与他人共同实施转化、以科技成果作价投资等或其他方式。

科技成果转化活动应当遵守法律法规，维护国家利益，不得损害社会公共利益和他人合法权益。《促进科技成果转化法（2015修正）》指出，科技成果转化活动中的知识产权受法律保护^[3]。科技成果及知识产权的权利归属问题是实践活动中引发诸多纠纷的争议焦点，就科技成果转化中有关职务发明创造的理解及如何认定，本文结合案例试探讨如下，以期供科研人员和企业参考。

2、职务发明创造

职务发明创造，是指执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。职务发明创造的权利归属于单位。有观点认为，职务发明创造的创造过程受本单位任务的约束，体现的是本单位的意志。而非职务发明创造不体现本单位的意志、执行本单位任务，不受本单位的约束。

依专利法第六条及实施细则第十二条规定，职务发明创造包括两大类：

一类是指执行本单位（包括临时工作单位）的任务所完成的发明创造，具体包括三种情形：在本职工作中作出的发明创造；履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

另一类是指主要利用本单位（包括临时工作单位）的物质技术条件所完成的发明创造。其中所指本单位的物质技术条件，包括本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

3、判断是否与原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关

在评判是否属于”与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”时，应结合员工身份关系、在原单位从事或被分配的工作、涉案专利与工作内容的相关性等方面因素，认定时可考虑：

一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容；

二是涉案专利的具体情况及其与本职工作或原单位分配的任务的相互关系；

三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者有关的技术是否具有其他合法来源；

四是涉案专利/专利申请的权利人、发明人能否对专利技术的研发过程或者来源作出合理解释。

（1）发明人与单位是否存在构成职务发明意义上的劳动关系

发明人与单位之间存在构成职务发明意义上的劳动关系是职务发明创造认定的前提。若发明人与单位之间仅为一般技术服务或合作关系的，则不适用专利法第六条认定为职务发明。(2020)最高法知民终1258号乐某公司、白某、多某公司专利权权属纠纷一案中，诉争专利申请日为2012年8月4日，申请人为白某。白某从2006年10月至2013年12月为某大学员工、教师。在判断白某与多某公司之间是否存在职务发明所要求的工作关系时，法院认为，在不涉及国家、社会公共利益的情况下，应遵循意思自治原则，以民事主体双方之间的事先约定优先考虑。基于白某与多某公司2011年4月25日签订的《咨询服务合同》，表明白某向多某公司提供技术培训服务、技术合作和项目申请的中介服务，而不是职务发明意义上的劳动关系或者临时工作关系的意思表示。尽管白某与公司之间存在多重工作关系，尽管公司提供了缴纳社保等福利待遇，但仍不足以认定双方存在职务发明意义的劳动关系。

（2）是否为本职工作

评判是否为本职工作，应综合考虑员工工作岗位、工作职责、工作内容等因素。如在(2020)最高法知民终1335号大连东鼎工业设备有限公司、维翰（大连）工业设备有限公司专利权权属纠纷案中，员工何某在公司的工作岗位为行政人员，高某为采购人员，员工赵某的劳动合同记载为销售岗位工程师，但未见证据证明赵某工作职责及实际从事技术研发工作，或参与技术研发的立项报告、研发记录、结题报告。因此法院结合其他证据作出认定，不能认为前述员工从事技术研发工作任务，不能确定其本职工作或分配工作任务包括涉案专利技术研发，认定涉案专利不属于执行单位的任务所完成的发明创造。

（3）是否为本单位分配的任务

判断涉案技术是否为单位分配的任务，如(2021)最高法知民终1724号陆某化工公司、杜某专利权权属纠纷民事一案中，杜某提供《协议书》证明其2001年建厂至今的生产过程中采用了杜某独立设计的高活性氧化铜的生产工艺及生产设备的非专利技术，且公司持续向杜某支付特许权使用费，证明涉案专利非单位分配任务，而公司未举证证明涉案专利所完成的“氨法生产金属化合物的吸收装置”系公司安排杜某完成的工作任务或其他任务，故法院结合其他证据认为陆某公司主张涉案专利属于职务发明创造不能成立。

（4）涉案技术与在原单位承担的本职工作或者分配的任务是否存在关联性

若证据可以证明涉案专利与该员工在原单位承担的本职工作或者分配的任务具有较强关联性，该员工离职后一年内以他人名义申请涉案专利，且他人与该员工具有利益关联关系，又不具有研发涉案专利的技术能力，可以认定该员工为涉案专利的实际发明人，涉案专利为职务发明创造，见（2021）最高法民申7941号专利权权属纠纷案^[4]。涉案技术与在原单位承担的本职工作或者分配的任务之间是否存在一定关联性，是职务发明创造认定要件。

证据证明涉案专利技术与发明人在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关，具有一定关联性，尽管所涉争议发明创造的技术特征与发明人在原单位履行本职工作所接触技术方案并不相同，但结合其他证据可以认定构成职务发明创造。（2018）沪民终514号华某公司与诺某公司专利权权属纠纷一案中，基于徐某签订保密协议和竞业禁止合同、工作期间在相关项目技术协议及申购单上签字、在技术资料上签字、在辞职信内评价项目组人员技术水平等证据，能够证明徐某为相关项目负责人及技术研发人员，最高人民法院第28批指导性案例158号卫某公司诉李某等专利权权属纠纷案^[5]中法院结合在案证据，认为涉案专利与李某在公司承担的本职工作或分配的任务密切相关，应属职务发明创造。

4、是否主要是利用本单位的物质技术条件

判断是否构成”主要是利用本单位的物质技术条件“完成的发明创造，需要考虑是否利用了本单位的物质技术条件，同时还应考虑是否构成“主要利用”的情形。

（1）是否构成“主要利用”

对单位物质技术条件的一般性利用所完成的发明创造，并不构成职务发明创造，即必须要求构成“主要利用”。“主要利用”^[6]情形是指：一是职工在发明创造的研究开发过程中，全部或者大部分利用了单位的资金、设备、器材或者原材料等物质条件，并且这些物质条件对形成该发明创造具有实质性的影响；二是职工作出的发明创造其实质性内容是在单位尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的。需要注意的是，如果是利用单位提供的物质技术条件，已约定返还资金或者交纳使用费的情形，或者属于仅是在发明创造完成后利用单位物质技术条件对技术方案进行验证、测试的情形，则不认为是属于“主要利用”的情形。

（2）是否利用了“本单位的物质技术条件”

所指本单位的物质技术条件，是指包括“物质条件”和“技术条件”。其中，“物质条件”主要包括资金、设备、原材料等发明创造所需要的必要物质基础，对发明创造的最终形成具有实质影响。“技术条件”主要是指未公开的技术信息和资料，包括某科研机构尚未公开的完整或阶段性的技术成果。若证据未能证明案涉争议专利的作出系利用了单位的资金、设备、零部件、原材料等物质条件或者不对外公开的技术资料等技术条件，不能确定涉案争议专利是公司已经立项的研发项目，法院认为涉案专利不符合专利法规定的职务发明创造的认定条件，见(2020)最高法知民终1335号大连东鼎工业设备有限公司、维翰（大连）工业设备有限公司专利权权属纠纷案。

而(2021)最高法知民终303号杨某、某医药研究所专利权权属纠纷案中，证据证明诉争专利说明书记载的临床实验数据是在研究所获得、临床用原料药采购的研发支出是研究所承担，证明涉案技术系利用了单位的物质技术条件，且杨某在诉争专利申请日前的多年内均在该研究所工作并担任主任医师，结合其他证据法院认为主要利用了研究所的物质技术条件完成诉争专利这一事实具有高度可能性，可基于“主要是利用本单位的物质技术条件”认定诉争专利属职务发明创造。

此外，员工将个人知识技能运用在发明创造过程中的情形不可必然认定为利用单位的物质技术条件。见(2022)最高法知民终1600号海某科技公司、铭某科技有限公司专利申请权权属纠纷案，争议焦点在于诉争专利申请是否是狄某主要利用海某公司的物质技术条件所完成。海某公司主张，狄某在入职海某公司时没有任何相关专利或研发成果，其所有相关技术及经验均来自于在海某公司长期任职过程的学习和积累，利用了海某公司的各种资源和技术资料，诉争专利申请应当归海某公司所有。法院认为个人在工作中获取的经验、积累的知识和技能，都是其不断学习探索的结果，已经内化为个人的能力，在不违反法律和道德的前提下，每个人都有权选择如何利用自己掌握的知识和技能，其他任何个人或组织均无权以此限制他人自由。尽管狄某所作出的发明创造，与其在海某公司长期工作期间的积累密不可分，但海某公司无权限制狄国银利用自身知识技能进行发明创造，在诉争专利申请不属于法律规定应归属于海某公司的职务发明的情况下（海某公司未提供证据证明诉争专利申请构成主要利用单位的物质技术条件所完成的发明创造），海某公司无权主张诉争专利申请的所有权。

需要注意的是，对于“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”，可以依民事意思自治原则以当事人约定优先，如专利法第六条第三款规定，利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

5、结语

科技成果转化是科学技术转变为现实生产力的重要途径，是实施创新驱动发展战略的一项重要内容。知识产权的权利归属是科技成果知识产权处置的关键^[7]，参与成果转化活动中的科研人员、投资机构、转化企业等各方，应高度重视成果权属问题尤其是职务发明创造相关问题等，加强合规管理，避免不必要的潜在法律风险。积极推动企业、科学技术研究开发机构、高等学校和其他组织建立优势互补、分工明确、成果共享、风险共担的合作机制，按照市场机制联合组建研究开发平台、技术创新联盟、创新联合体等^[8]，协同推进研究开发与科技成果转化，促进科技成果转移转化。

注释（上下滑动阅览）

【1】中华人民共和国促进科技成果转化法（2015修正）第二条

【2】中华人民共和国促进科技成果转化法（2015修正）第十六条

【3】中华人民共和国促进科技成果转化法（2015修正）第三条规定

【4】最高人民法院2023.04.23 发布的最高人民法院知识产权案件年度报告（2022）

【5】最高人民法院关于发布第28批指导性案例的通知，2021年7月15日

【6】《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条

【7】产学研合作协议知识产权相关条款制定指引（试行）

【8】中华人民共和国科学技术进步法（2021修订） 第三十一条，20220101实施

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作者简介

董红曼，上海段和段律师事务所权益合伙人。

作者：董红曼

编辑：Eleven