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中国公司在美国销售产品，尤其是电子、机械、医疗器械等类产品，一般都会碰到非实施实体（Non-Practicing Entity，NPE）或者是专利流氓（Patent Troll）的专利侵权诉讼。这些实体持有专利但不使用专利技术生产或制造产品，而是通过诉讼来从其它公司获取利益。这些实体专利侵权案件中双方的力量平衡与传统竞争对手的专利纠纷不同，了解这类诉讼并构建有效的防御策略至关重要。
在此背景下，知产前沿新媒体特别邀请盛智律所事务所硅谷及上海办公室合伙人陈维国、盛智律所事务所硅谷办公室资深律师邱方舟、盛智律所事务所上海办公室罗文君律师以“在美应对非实施实体和专利流氓专利侵权诉讼的应对策略”展开直播分享。 会上，三位嘉宾为大家介绍了非实施实体和专利流氓专利侵权诉讼与传统专利诉讼的异同、防御这类专利侵权诉讼的策略和考量，以及在诉讼中双方复审和单方重审的使用技巧。知产前沿现将本次直播内容整理成文，供各位读者朋友参考学习。 如需获取本次直播PPT，请联系Alice Ni（ani@sheppardmullin.com）。 一、美国NPE和Patent Troll的专利诉讼情况（二）为什么NPE和Patent Troll在美国普遍存在（三）NPE和Patent Troll的存在是否合理？（二）美国专利商标局的专利无效程序——双方复审和单方重审的比较美国NPE和Patent Troll的专利诉讼情况
美国的专利诉讼可以分为竞争对手之间的专利诉讼以及非实施实体（NPE）和专利流氓（Patent Troll）专利诉讼两种，其中80%-90%的专利诉讼都是由后者发起，几乎每周都有一家中国公司在美国被NPE和Patent Troll起诉专利侵权。NPE和Patent Troll没有严格的定义区分，二者的共同特征包括：（1）不生产产品，而是通过购买获得专利资产——被告无法对其提出专利反诉；（3）NPE和Patent Troll的律师经常采取风险代理（contingency fee）模式，可以从和解费/赔偿金中获取高达30%-40%的收益。（1）NPE规模较大，通常从大公司处获得高质量专利，进行有针对性的诉讼；（2）Patent Troll的专利大多是从小发明者处获得的劣质专利，可能同时发起数百起诉讼。NPE和Patent Troll起源于美国，自上世纪90年代末开始广泛存在，目前为止，美国超过80%的专利诉讼由NPE和Patent Troll提起，美国社会已意识到这一问题的严重性，2013年美国专利法改革，推行IPR（inter partes review，多方复审程序）制度，意在解决专利流氓的无序诉讼问题；2014年美国最高法院Alice案针对NPE和Patent Troll问题采取了一些应对措施，NPE和Patent Troll使用的专利大部分属于商业方法专利，Alice案则说明了商业方法的专利属于抽象概念，不应该授予专利，所以很多专利都可以根据此案来无效。但NPE和Patent Troll问题一直没有得到彻底解决。美国的专利运营公司数量众多，许多大型专利运营公司，例如Acacia——一家主要通过购买专利、许可专利实现盈利的上市公司，如果被许可方拒绝许可其专利，Acacia就会发起诉讼迫使被告交纳许可费，其授权客户包括索尼、IBM、三星和迪士尼，Acacia通过授权其在流媒体、“V芯片”电视技术和WiFi方面的专利获得收入。由微软前首席技术官内森·迈尔沃尔德（Nathan Myhrvold）创立的Intellectual Ventures也是一家有名的专利运营公司，主要由专利律师、物理学家、工程师和生物技术专家组成，目前拥有3000-5000项专利组合，据报道，Intellectual Ventures已经从许多大公司筹集了超过10亿美元的资金，它的投资者包括微软、英特尔、索尼、诺基亚、苹果、谷歌和eBay等。
（二）为什么 NPE 和 Patent Troll 在美国普遍存在
首先，美国专利商标局每年授权的专利数量巨大、且良莠不齐，导致大量低质量专利流入市场。其次，美国的诉讼制度对原告较为友好，不需要充足的证据来证明侵权、只要在条件允许的情况下做了合理的调查就可以起诉，时间和费用成本较低。与此同时，诉讼是一件非常耗时和昂贵的事情。据美国专利律师协会统计，在美国，走完全部流程的专利诉讼费用平均在300-500万美元。特别是在多被告的案件中，原告和被告的耗时耗财不成比例。起诉门槛低、应诉成本高，是NPE和Patent Troll大量滋生的原因。在美国，专利一旦被授权即推定有效，想无效它比较困难。NPE和Patent Troll最常选择在德克萨斯州的东区和西区法院进行起诉，这两个法院对原告普遍友好。（三）NPE 和 Patent Troll 的存在是否合理？
NPE和Patent Troll的存在有其合理的一面。以Acacia为代表的专利运营公司通过购买专利而起诉他人，抬高了专利市场价值，一定程度上促进了发明创新、提高了人们的专利意识；也在一定程度上保护了小发明者在大公司面前捍卫自己的知识产权。当然，NPE和Patent Troll还有更多不合理之处，大量无意义的诉讼给被告造成了负担，专利权人不得不花费更多时间和资金去和解诉讼，最终将由消费者承担不断增加的法律成本和许可费用的负担。
对于原告来说，NPE希望尽快和解并且尽可能提高和解费；对于被告来说，会想办法给对方施加压力，增加原告成本从而降低和解费用。作为国外公司，在美国进行诉讼需通过海牙协定送达，大概需要花6个月的时间，在这段时间内，被告可以积极准备无效抗辩，同时做好要求专利局复审的准备，从而对原告造成一定威慑，尽快和解诉讼。1. 给原告施加压力，增加NPE的诉讼成本，降低和解费用；2. 要求正式送达——为诉讼提供6个月的准备时间；5. 在6个月期限内提出单方复审或IPR程序以威慑原告；
很多美国律师都建议被告（尤其是中国公司）放弃送达，一方面放弃送达将会自动获得三个月的延期答辩，另一方面美国法院也鼓励被告放弃送达，方便诉讼进行。但我们并不建议被告放弃送达。应对专利流氓诉讼，迫使对方和解的一个很重要的方式就是给他制造一些麻烦，不能让他轻易的获得和解费用（除非费用非常低）。在专利流氓诉讼案件的处理过程中，原告通常会同时起诉多个公司，被告可能是美国公司或者海外公司的美国分公司。要求送达是被告的权利，法院并不能迫使被告放弃送达，美国法院一般要求通过《海牙公约》向中国公司进行送达，海牙送达的流程是：将英文起诉状翻译成中文→美国的司法部门→中国驻美国大使馆→中国地方法院→被告。原告同意的延期一般比通过海牙实施服务的时间（4-6个月）要短得多，拒绝放弃海牙协定服务将迫使原告从一开始就花费时间和资源，而被告可以利用这一点在诉讼开始时获得优势，因此我们坚持要求原告通过海牙协定送达，特别是在多被告案件中。很多情况下，原告会向法院提交动议允许通过电子邮件来送达，但法院一般情况下会要求原告先尝试通过海牙协定来送达。例如，根据美国最高法院的判例和中国最高人民法院反对通过邮件送达，纽约法院普遍认为“海牙协定不允许通过电子邮件送达”。参考案件：Smart Study Co. 100 (S.D.N.Y. Jul. 21, 2022)美国联邦民事诉讼规则第11条要求原告不能有不正当的起诉目的，原告在起诉时要有合理的法律依据和事实依据，如果没有，法院可以撤销诉讼并且判定原告和原告的律师属于乱诉并予以制裁，但这一点很难证明。因此，一般不采纳此种方式。
（二）美国专利商标局的专利无效程序——双方复审和单方重审的比较
中国公司在美国受到非实施实体诉讼较常采用的方案是用一些措施去无效对方的专利，这样会把诉讼的关注点从产品是否侵权而转移到他们的专利是否有效，这种程序会给专利流氓的资产带来一定风险，而被告一定程度上占据优势。因此，建议在应诉时优先考虑美国专利局的无效程序。在美国，大多数的案件都在地方法院审理，地方法院可以直接提起无效专利，但往往需要比较长的时间，很多时候都需要到最后庭审才会最终判定专利是否有效，而在庭审之前双方公司需要耗费大量时间和金钱。因此，我们可以选择在美国专利局（USPTO）申请无效专利：有双方复审和单方重审两种程序。在实践中，单方重审的大多数专利最终都会被修改，而双方复审中想修改权利要求非常困难，因此大多数情况下，双方复审的申请人不会提出修改的请求。双方复审可以在专利授权9个月后或PGR（授权后复审）程序后提出。被告在被起诉的一年之内必须提出双方复审程序。在双方复审程序的立案阶段，前六个月由申请人提出申请，随后专利权人提出回复，行政法院决定是否立案。立案之后是12个月的审查阶段，这期间专利权人和申请人将有多轮回复机会，最后行政法院将举办听证会，并作出一个最终决议。单方重审并没有法律要求的时间表，上图时间表是根据美国专利局的数据整理得出平均时间。美国专利侵权的诉讼可以回溯六年，也即在专利到期的六年之内都是可以提出单方重审。单方重审也有立案阶段，一般1-2个月就可以决定是否立案。一旦立案成功，专利权人可以提出反驳意见，申请人也可以对此进行回应。专利权人通常不会提出反驳意见，因为他们不愿意给申请人提供反驳的机会。因此，通常情况下，审查员会直接根据新信息进行审查，并提出审查意见，进行审查的正常步骤。如果专利权人选择提出反驳意见或修改权利要求，这个流程通常会分为两轮。在这两轮之后，审查员将提出初步意见，并将最终意见提交给专利局审核。整个过程通常需要约18个月的时间，与双方复审的时间表非常接近。双方复审程序的申请人在大部分时间内都可以与专利权人和解，并选择撤回复审请求，将其作为和解谈判的筹码；单方重审程序则不允许撤案。因此建议申请人在和解谈判中事先明确单方重审的计划，甚至可以告知对方，但不要立即提交申请。单方重审首先上诉到美国专利局的行政法院，如不服判决，再上诉至联邦巡回法院。单方重审中，只有专利权人可以上诉，申请人提交申请之后通常不再积极参与程序。无论是双方复审还是单方重审，一旦立案，都可以向地方法院申请暂停搁置地方法院的诉讼。这对被告非常有利，也一定程度上抑制了专利流氓的起诉行为。双方复审中存在禁止反言规定，这意味着如果申请人在双方复审中失败，最终专利被认定有效，申请人不能再次在专利局或地方法院提出专利无效的请求。单方重审中没有禁止反言规定，申请人可以在不同阶段提出专利无效的请求。双方复审的费用相对较高，总费用一共是41500美元，其中约20000美元需在立案前支付。此外，律师费也会更高，因为申请人需要全程参与，包括文件撰写、参加最终听证会，和证人问询（deposition）等。单方重审的费用较低，按照页数计费，40页以下为6,000美元；40页以上为12,000美元，收费主要考虑审查员阅读申请所需时长。律师费一般为最初撰写申请的费用。双方复审程序始于2013年，由于双方复审提供了一个在专利局确认专利无效的机会，并且申请人可以全程参与，因此双方复审的案件数量非常多（如上图示）。单方重审程序自1981年开始，有较长的历史，近年来单方重审的案件数量不断增加。如图所示，2022年有30%的双方复审的申请不予立案。剩下的70%案件中，约24%被认为所有被挑战的权利要求都是无效的，有7%的情况下认为所有被挑战的权利要求都有效，6%是部分有效；另外有27%的情况双方直接和解撤案。所以双方复审一旦立案，专利无效的情况还是非常高的。单方重审中有仅有8%的申请不予立案，立案的可能性非常高，达到有92%。其中61%的情况下，专利权人对权利要求进行修改，最终修改后的权利要求被认为有效；19%的情况下会认为所有的权利要求都有效；12%的情况下认为所有的权利要求都无效。在61%权利要求被修改的情况下，对申请人也是非常有意义的结果，一方面，权利要求如果被迫修改，可能会影响原告的侵权理论；另一方面，修改过的权利要求不能追溯至之前的侵权赔偿，根据美国法律，通常可以追溯前6年的侵权行为来计算赔偿，但如果专利权要求在被修改后获得批准，赔偿计算将从修改获批准的日期开始计算。在美国的大多数诉讼中，双方复审通常是默认的选项，许多公司一旦被起诉会直接开始准备双方复审。相比之下，单方重审是一个比较冷门的选择，但在某些情况下也具有一定优势，以下是一些选择使用单方重审的情况示例：可以先提交双方复审申请，如果未立案，再提交单方重审申请，也可以二者同时提交——其中任意一个申请成功，专利都可以被无效化。单方重审的立案只需要1-2个月，而双方复审需要半年左右。由于单方重审有较高的立案可能性（约92%），可以迅速在地方法院争议中取得搁置，有利于被告进行谈判。如果申请人有多个无效理由，并且想尝试所有理由，选择单方重审更加合适。单方重审没有字数限制，可以一次提交多个无效理由。如果希望保留在地方法院进行诉讼的选择，也建议选择单方重审。在双方复审中，如果申请人输掉案件，将不能以同样的理由在地方法院再次提出申请。如果不想让对方对己方的专家证人进行问询，在单方重审中可以选择仅提交专家证人的证词，而对方不能对己方的专家进行问询，有助于保护专家证人和证词。单方重审成本较低，特别是在应对专利流氓等要求不高的原告的情况下，单方重审是一个比较好的选择。单方重审的审查员可能会做出较快的决定，但与行政法院的法官相比，他们的决策往往更难以预测。如果遇到的是不够认真或对相关技术理解与申请人不一致的审查员，可能会导致专利被快速确认为有效，这可能导致被告在后续的法院诉讼中处于不利地位。一旦提交单方重审，意味着将启动专利无效化程序，这可能会损失与对方和解谈判的筹码。在单方重审中，专利权人有权修改其权利要求，在这个环节中，可能会修复专利中的问题，使其“更窄”或更接近被告的产品。专利权人可能会在修改专利权要求时考虑到申请人的防御策略，进而对申请人产生不利影响。
诉讼地的选择对案件的走向和结果都可能产生重要影响。在美国，原告根据美国法典28 U. S. C. §1400(b)可以在以下两个地点选择法院起诉专利侵权：1）被告的居住地或2）侵权行为发生地，同时被告在该地区建立了一个常规固定的营业场所。美国法典对于诉讼地还有一般性的规定，其中28 U.S.C. §1391(c)规定被告居住地是任何对其有对人管辖权的司法地区。联邦巡回上诉法院在先前判例中判定§1391(c)是对1400(b)的补充。因此在很长一段时间里，专利权人可以在任何一个被控侵权产品销售地提起诉讼，尤其是对专利权人有利的法院。这一现象一直到2017年美国最高法院TC Heartland一案才有所改变。美国最高法院在该案中判定，如果被告为美国国内公司，其“居住地”仅指公司的注册地。这对专利权人诉讼地的选择产生了重大影响。美国的专利权人非常喜欢在德州东区和德州西区起诉，这两个司法辖区去年一共受理了全美三分之一的案件，这两个法院的规则对原告非常有利且案件的赔偿金额较高。但从被告的角度来看，应尽量避免在德州东区和德州西区法院被起诉，中国公司更加需要注重这一问题。以下是一些具体策略：避免将企业总部、分公司、办事处或重要业务安置在德克萨斯州，选择其它州或地区作为业务基地。如果必须在德克萨斯州开展业务，则尽量不在德州东区或德州西区法院的管辖范围，以避免在不利于专利侵权被告的法院进行诉讼。如果当事人已经在德州东区或德州西区的法院被起诉，尽量尝试请求将案件移交到其它地方法院。在此过程中，证人的位置可能会对移交请求起到很大影响，企业应当尽可能提供远离这两个法院的证人。利用海牙送达程序可以增加原告诉讼的时间和成本，并提供更多策略选择。编辑：Sharon 点击图片查看文章 (www.meddeviceip.com) (www.caiips.com)
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