【原】杜帅 | 企业投融资中的知识产权尽职调查指引

目次

    

一、知识产权尽调的主要意义

二、知识产权有较高风险的情况

三、知识产权尽职调查的环节

（一）前期准备

（二）尽职调查的实施（以技术类尽调为例）

（三）工作流程和工作方法

（四）交易文件的审查

四、结语

【摘要】

在投融资过程中，知识产权尽调的主要意义在于了解调查对象、为谈判提供筹码以及梳理交易的前提条件和实施细节等，并且知识产权尽调可以有效控制目标公司的核心技术、品牌权属不清、许可到期、出现重大纠纷、被限制使用或者发生其他重大不利变化等风险。知识产权尽职调查的环节包括确认知识产权的范围，核查知识产权的权属、有效性和使用情况，审查相关的合同，以及了解法律风险等。具体的步骤可以包括发送尽调清单、建立资料库、发送补充清单、访谈关键人员、撰写报告等。总的来说，知识产权尽职调查在投资并购过程中起着关键的角色，并需要得到充分的重视。

在投融资过程中，知识产权尽职调查是一项至关重要的步骤，它可以帮助投资者了解目标公司的知识产权资产的真实状况，以此来评估投资风险和价值。

一

知识产权尽调的主要意义 

首先，需要对IP 资产状况的确认，包括知识产权的所有权和使用权（使用期限或保护期）、行权限制以及是否存在潜在纠纷；商标、专利、计算机软件著作权、商业秘密、集成电路布图设计、重要特许权利等都是需要核查的IP资产。

第二，知产尽调的目的也是了解被调查对象，如果IP资产的实施是公司运营发展必须的，那么IP尽调的结果直接决定了交易整体可行性。

第三，知产尽调的结果直接决定了投融资中的谈判地位，好的尽调报告可以作为谈判杠杆之一，帮助投资人取得更好的条件。

第四，知产尽调有助于梳理交易前提条件、交易后需进一步完成的事项，完善交易的整体架构和后期实施的细节。

二

知识产权有较高风险的情况 

知产尽调可能发现的较高风险主要有下列具体情形。这些情形如果不能通过尽调发现，都可能导致直接影响投资价值，甚至交易目的。

第一，公司在用的核心商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者核心技术权属不清、许可到期、出现重大纠纷、被限制使用或者发生其他重大不利变化；

第二，主要产品、核心技术、关键设备、经营模式等面临被替代、淘汰或者侵犯第三方的风险；

第三，主要技术的核心技术人员流失、离职、重大变动的风险；

第四，对业务经营或收入实现有重大影响的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术存在重大纠纷或诉讼，已经或者未来将对公司财务状况或经营成果产生重大影响。    

三

知识产权尽职调查的环节 

（一）前期准备

前期的准备工作主要是了解交易的背景，包括交易的性质（股权、资产）、并购动机与目标（孵化技术、拓展产业链等）、资源限制（多长时间完成交易）以及意向书的主要条款。不同类型的交易目标都可能影响尽调的重点和细节： 对于获得关键技术，尽调目标在于专利以及专利和产品的对应关系；对于获得被收购方的骨干员工和技术秘密，尽调目标在核心技术人员的稳定性和技术秘密的真实性、清洁性；对于获得产线、上下游设备、核心产品，尽调的目标在资产本身以及资产可以自由实施相关的技术匹配；对于增加每股收益，尽调目标在技术路线的先进性，以及配合收购整体信息发布的时间；对于通过并购获得驰名或新兴的品牌，从而进入一个新市场或者扩大市场份额的交易，尽调目标显然在商标、特有名称等。

另外，目标公司的业务模式也能影响知产尽调的重点：对于以产品为导向的高科技公司，需重点判断专利优势、授权前景、FTO调查；对于以工艺为导向高科技公司，需重点调查技术秘密；对于互联网\软件公司，需重点调查商业秘密、源代码、版权；对于内容或数据提供方，则重点关注数据库、数据源、数据全流程的合规等；当然，对于日用、消费品公司，商标、标识、商标权及其国内外注册状况是重中之重。

（二）尽职调查的实施（以技术类尽调为例）

01

确定知识产权的范围

对目标公司核心技术的范围进行审查。确保目标公司的核心技术可以覆盖目标公司的产品。在此过程中有必要的可以对核心技术所涉及的专利进行新颖性和创造性分析，确认专利的有效性，以及对设备、产品、生产工艺、制造方法等进行FTO调查，以明确其产品构造、材料选用、工艺方法、商标、外观设计等不会侵犯第三人的知识产权。

02

查清权属、有效性

首先，对技术涉及的专利、注册软件进行权属的形式核查。其次，对发明人与或联合研发的人员的简历、劳动合同、竞业限制情况进行分析，防止出现职务发明权属不明或侵害商业秘密的纠纷。再次，对关键技术的研发记录、公司保密措施等进行审核，以明确商业秘密等真实性、有效性。最后，还需要排查目标公司在研发过程中是否对任何第三方承担义务，包括是否有任何投资人、赞助人、合作方或联合开发合伙人对目标专利享有任何权利，对最终的权属是否有影响。

03

全面审查知识产权相关协议

除了上述提到的协议外，还需要全面审查公司全部与知识产权相关的协议，包括技术合作、设备定制化采购、产品模具、软件销售（许可）等等，以及可能涉及的NDA或其他保密条款。通过这些协议，进一步排查知识产权的权属、使用是否有进一步的限制。

04

已经诉讼风险的排查

通过访谈、公开渠道检索等方式，核查目标公司已经面临的索赔、民事诉讼、行政处罚、刑事控告等。并且需根据相关文件，进一步判断这些诉讼对目标公司未来运营的影响。

（三）工作流程和工作方法

知识产权尽职调查的工作流程和工作方法主要包含如下步骤：

1. 提供首轮尽职调查清单发送公司，要求公司提供知识产权相关资料；

2. 根据公司反馈的回复清单和首轮资料，整理电子文档的存档库；

3. 梳理现有资料和回复，草拟尽职调查报告初稿，记录已经核查的结果，明确进一步需要核查的资料和需要确认的问题；

4. 根据尽职调查初稿梳理结果，起草第一次补充清单（可以为多轮）；

5. 根据公司反馈的回复清单和补充资料，更新电子文档的存档库；

6. 梳理更新资料和回复，更新尽职调查报告二稿，记录已经核查的结果，明确进一步需要核查的资料和需要确认的问题；

7. 根据核心技术圈定可能列入核心技术人员的范畴，起草核心技术人员访谈清单；

8.根据尽职调查报告二稿、公司对补充清单的回复、核查记录以及访谈记录，出具知识产权尽职调查报告。

（四）交易文件的审查

交易文件中可能涉及知识产权的条款有主合同中的定义条款、并购知产条款、保证条款以及交割条款等，可能还有附随的知识产权许可（转让）协议和过渡期协议。在这些文件的审查中要对知产尽调中已经发现的重要风险有所回应，例如，对已经存在使用限制的，需约定目标公司有补签许可协议的义务，对于已经存在权属纠纷隐患的，需约定目标公司的强保证责任等等。

四

结语

对于任何高科技、高品牌价值企业来说，知识产权都是其核心资产之一。本文详细讨论了知识产权尽职调查的意义，排查的风险点以及尽调实施的具体环节，包括确认知识产权的所有权、有效性，了解知识产权的使用情况，审查相关的合同，以及了解法律风险等。这些要点都是为了帮助企业在并购过程中做出明智的决策。

作者简介

杜帅，北京金诚同达律师事务所合伙人

专业领域：知识产权、技术交易、技术秘密

    杜帅律师拥有技术和法律双重背景，多年专注于为高端制造、半导体、通信、人工智能、媒体娱乐等领域的客户提供法律服务。杜帅律师擅长处理与互联网商业模式、商业秘密、数据、跨境技术交易等相关的法律问题，执业期间代理多起涉及技术秘密、计算机软件、专利、互联网领域不正当竞争等在行业内有影响力的复杂纠纷。杜帅律师还具备在企业从事法务的经历，熟悉企业合规、技术布局与运营、供应链风险管控等方面的专业技能，能够为客户提供全方位的法律服务。

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作者：杜帅

编辑：Eleven

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