现有技术的技术启示

作者：大岭

来源：大岭IP

1. 问题的提出

专利创造性判断的第三步，为“判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见”，专利审查指南对此的规定如下：

'在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题） 的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明”。

其中，判断现有技术是否给出将区别特征应用到最接近的现有技术以解决本发明实际解决的技术问题的启示，可以简称为现有技术给出了技术启示，或者对比文件具有结合启示。

创造性判断的“三步法”环环相扣，如果要真正理解现有技术是否给出技术启示，必须要理解三步法的整体判断思路。

三步法就是通过还原发明作出的过程来判断发明是否具备创造性：

第一步，构筑发明的起点，即最接近的现有技术；

第二步，确定本发明的改进之处，即确定本发明与最接近的现有技术的区别技术特征，上述区别技术特征就是本发明对最接近的现有技术的改进，上述区别技术特征在本发明中的作用，就是本发明实际解决的技术问题，是本发明对现有技术的贡献；

第三步，判断本发明的改进是否是显而易见的，即如果现有技术给出了解决本发明实际解决的技术问题的技术启示，那么，本发明就是显而易见的。

“三步法”第三步的关键，不在于判断现有技术是否公开了本专利与最解决的现有技术之间的区别技术特征，而在于判断现有技术是否给出了解决本发明实际解决的技术问题的技术启示。而所谓的技术启示，就是指现有技术不仅公开了上述区别技术特征，而且上述区别技术特征在现有技术中的作用，与其在本专利中的作用相同，这样本领域技术人员在面对最接近的现有技术时，就会有动机对其进行改进，从而获得本发明。

同一个技术手段，在不同的技术方案中的作用可能是不同的，只有这个技术手段在对比文件中的作用与本专利中的作用相同，才能认为现有技术给出了解决本发明实际解决的技术问题的启示，本领域技术人员才会有改进的动机。然而，实务中对专利创造性评判最容易出现的一个问题，就是认为只要对比文件公开了区别技术特征，就直接得出本专利不具有创造性的结论。或者，罔顾该区别技术特征在对比文件中真正发挥的作用，直接生硬的认定区别技术特征在对比文件中的作用与其在本专利中的作用相同，从而得出本专利不具备创造性的结论。

当面对这样的问题时，我们需要准确认定区别技术特征在本发明中的作用，并客观地、详尽地分析该区别技术特征在对比文件中的真实作用，从而抗辩本专利具有创造性。以下通过一个案例进行说明。

2. 案例分析

案号：第23141号无效决定

本专利的技术方案：

本专利请求保护一种黄油枪。黄油枪是一种给机械设备加注润滑脂的手动工具，握动把手，就可以把黄油从出口处挤压出来。如下图所示(图片来源于网络)：

现有技术中的黄油枪，握动一次把手，挤压出一定量的黄油。本专利的黄油枪，可以调整握动把手的行程，如果想挤出少量的黄油，可以移动较短的行程；如果想挤出较大量的黄油，只需要移动较大的行程。

本专利之所以可以实现这个技术效果，是因为采用了双唧杆15（黄色阴影部分），而且唧杆通道内具有穿孔16和透孔17（红色阴影部分），如下图所示：

侧视图

俯视图

因为穿孔16和透孔17到出口的距离不同，当移动唧杆的行程较大时，可以一次性推动穿孔16和透孔17内的黄油，所以，出油量比较大，如下图所示：

当移动唧杆的行程较小时，只可以推动透孔17内的黄油，所以，出油量比较小，如下图所示：

因此，本专利设置穿孔16和透孔17，且穿孔与透空到出口的距离不同，可以实现'按需调节'出油量，而且操作更加方便的技术效果。

无效请求意见：

无效请求意见中，使用证据1作为最接近的现有技术。证据1公开了一种具有双唧杆的黄油枪，但其唧杆通道上仅设置有一个进油孔。本专利与证据1的区别技术特征在于：“权利要求1中端盖上另成型二透孔，所述二透孔分别与所述二通道连通，且所述二透孔与所述出口的相对距离小于所述二穿孔与所述出口的相对距离，所述二透孔并与所述油筒的活塞相对”。证据1如下图所示：

证据1

证据2公开的黄油枪与本发明一样，在唧杆通道上设置有两个进油孔，且两个进油口与出口的距离不同。也就是说，从表面上看，证据2公开了上述区别技术特征。证据2如下图所示：

证据2

如下图所示，证据2的唧杆通道（黄色部分）内也具有两个出油孔（红色部分）。请求人主张：本专利权利要求1相对于证据1结合证据2不具备创造性，其中，证据2给出了设置更靠近出口的孔以按需调节的技术启示。

证据2局部放大图

无效决定意见：

但是，合议组经过分析，认为虽然证据2公开了相同的技术手段，但是，该技术手段在证据2中的作用与其在本专利中的作用不同，因而，没有给出技术启示。

无效决定摘录：

合议组认为：在分析现有技术公开的内容时，应当立足于该现有技术所解决的技术问题、技术解决手段、技术效果进行综合分析，对该现有技术进行整体把握。并在此基础上分析本领域技术人员在本专利申请日前看到该现有技术时能够获得哪些技术启示。不应孤立地看待其中的某一特征，不考虑该特征在该现有技术中实际的作用，而将其与专利中的某特征进行生硬的对应；也不应该将专利中某特征的技术效果直接套用在该专利申请日以前的现有技术中的特征上，而不考虑该技术效果或启示在该现有技术中是否客观存在。

虽然从表面上看，证据2中“在进油孔处开有两个进油口（小进油孔）”，且这两个小进油口相对于出油孔的距离不同。但首先从证据2的工作方式来看，“钢珠13在柱塞的吸力和受大弹簧7压力的润滑脂的作用下，打开进油孔，润滑脂通过两个进油口，被充填到枪头20内的柱塞孔23腔内，反复数次，即可充满”，根据上述描述可知，证据2的两进油口和进油孔在实际工作中始终作为整体进油孔共同作用而不是各自单独工作；其次，本领域技术人员结合证据2整体方案可以理解到，其在进油孔处设置两个进油口的目的是为了在进油时使钢珠保持在“进油腔”内且不会阻塞进油通道而妨碍油脂进入到柱塞腔内，两个“进油口”其实质是一个整体进油孔的不同部分。因此，证据2中的实质上作为整体的两进油口，其位置关系仅仅是如附图所示的客观的设置，并不存在参照对象进而也不会给出相对于其它孔更靠近出油口或者使得手把行程更节省的技术启示，即证据2中的两进油口与本专利中分别设置的“进油穿孔”及“进油透孔”的目的和作用不同，且本专利中明确记载了上述区别技术特征的技术效果“在挤少量黄油时，只要让唧杆位移至透孔处便能让黄油流入该通道，与必须让该卿杆位移至该穿孔的现有技术相比较，卿杆位移的距离较短，所以操作较迅速，在需要少量黄油时更为方便”（参见本专利的说明书第2页发明内容部分最后一段）。而在本专利申请日前，本领域技术人员看到证据2时并不会得到采用上述区别技术特征解决“按需调节”技术问题的启示。综上所述，即使将证据1和证据2的技术方案进行组合，本领域技术人员也无法得到权利要求1所要求保护的技术方案。因此，权利要求1相对于证据1结合证据2具备实质性特点和进步，具备专利法第22条第3款规定的创造性。

上述无效意见分析充分合理，给出了面对现有技术的技术启示认定错误时，答辩创造性的范例。

3. 小结

在判断专利是否具备创造性时，最关键的是准确认定技术手段在现有技术中的作用，进而判断技术手段在现有技术中的作用与其在本专利中的作用是否相同，如果相同，就说明现有技术给出了解决本发明实际解决的技术问题的技术启示，本专利就是显而易见的。

即便现有技术公开的技术手段和发明与最接近现有技术之间的区别特征看上去相同或相似，也不应将区别特征在发明中所起的作用机械地套用到现有技术中的技术手段身上。