【原】倪申文 | 无限定作用的权利要求特征在优先权判断中的地位——兼议（2021）最高法知行终371号

目次

    

· 引言

一、优先权是“权利要求”的优先权

二、“权利要求的技术方案”的理解

三、优先权判断与新创性判断所针对的技术方案应当一致

四、（2021）最高法知行终371号的推理依据

· 结语

引言

   在近日公布的（2021）最高法知行终371号判决书中，最高法对于无限定作用的权利要求特征是否应该在优先权判断中予以考虑给出了肯定回答。该判决书的涉案专利的权利要求1涉及药物组合物，其包含化合物I和药学上可接受的载体，其中化合物I以药学上可接受的盐或游离碱的形式存在，并且以5毫克至250毫克的日剂量给药。该权利要求包含“以5毫克至250毫克的日剂量给药”这一对药物组合物无限定作用的用药特征，在此前的无效决定和一审判决中，该用药特征被认定为对技术方案不具有限定作用，因而在优先权核实过程中不予考虑，而不考虑该用药特征的技术方案已在更早的在先申请中记载，导致该专利的优先权申请不是首次申请，因而优先权不成立。最高法在该判决中认为，应当区别对待优先权判断和新创性判断，在新创性判断中被认为无限定作用的特征不应当适用于优先权判断，应当在优先权判断中考虑该用药特征，因而优先权申请是记载了包括用药特征的方案的首次申请，优先权成立。

笔者并不认同最高法的这一判决结果，本文尝试对优先权判断与新创性判断关于判断对象是否应当一致做出分析，并认为不应当在判断对象上进行区分，否则会导致优先权判断与新创性判断在技术方案上的脱节，使得优先权判断失去意义。

优先权是“权利要求”的优先权

优先权成立的实质性条件在后申请的某项“权利要求的技术方案”公开于优先权申请中，优先权判断中，与在先申请所比对的对象是在后申请的权利要求，不是在后申请的说明书中记载的技术方案。也就是说，是否享有优先权是指在后申请的某项权利要求所概括出的技术方案能否享有优先权。

“权利要求的技术方案”的理解

权利要求是一个法律概念，是专利权人用以宣示其专利权排除他人实施的技术方案的范围。对于该技术方案的范围（也称“权利要求的范围”）的界定依赖于本国法的规定。权利要求的范围的界定应当考虑组成该权利要求的每个特征，但各个特征是否具有“限定”权利要求的范围的作用依赖于本国法的相关规定。通常情况下，每个特征都应该有限定作用，但特殊的本国法可以排除某些特征的限定作用，例如在中国仅发生在治疗过程中的用药特征对于制药用途型权利要求或产品权利要求无限定作用。当这种特殊情况发生时，界定该权利要求的范围时即应排除这些无限定作用的特征。

即使权利要求以相同文字表达，不同法域对于其范围可能有不同解释，但在同一法域中，同一权利要求所界定出的范围应当作一致解释，否则会出现如下所述的技术方案理解的脱节，导致优先权判断和新创性判断失去关联性。

优先权判断与新创性判断所针对的技术方案应当一致

优先权日是判断权利要求新创性的截断日期，当权利要求的方案可享受优先权时，以优先权日为现有技术截止日，当权利要求的方案不享受优先权时，以实际申请日为现有技术截止日。判断优先权是否成立，目的在于确定某项权利要求的现有技术范围，从而用以判断该项权利要求的范围相对于现有技术是否具有新颖性和创造性。优先权判断是新创性判断的前提，要成为其前提，条件之一是两个判断所基于的对象是一致的，否则如果优先权判断时针对的是一个技术方案，而新创性判断针对的是另一个技术方案，优先权判断将失去意义。在（2021）最高法知行终371号判决书中，最高法的意见是在判断优先权是否成立时应当考虑在新创性判断中无限定作用的特征，笔者认为最高法的意见至少存在两个问题。

第一，对于相同主题的技术方案不是以权利要求的范围这一法律概念作为分析对象的，而是以说明书记载的技术方案作为分析对象，违背了优先权成立与否的判断对象是“权利要求的技术方案”这一基本原则。

第二，根据最高法的意见，会推导出在优先权判断中的技术方案与在新创性判断中的技术方案不一致的结论，实际上是优先权判断中所针对的技术方案的范围小于新创性判断中的技术方案，前者能够享有优先权并不当然意味着后者也可享有优先权，这导致优先权判断失去意义。

（2021）最高法知行终371号的推理依据

对于优先权判断过程中应当考虑在新创性判断中没有限定作用的特征，该判决给出了四点理由，笔者认为该四点理由的每一点都不足以支持其观点。

理由1：新创性判断和优先权判断所针对的层面不同，前者涉及可专利性，而后者仅仅是为了确认能否以在先申请的申请日作为优先权日。

该理由将优先权与新创性完全割裂，然而优先权日的确定的唯一目的就在于为新创性的评价服务，优先权日的确定直接影响新创性的评价结果，换言之，优先权日的确定本身就是可专利性判断的一个步骤。

理由2：优先权判断是新创性审查的前提步骤，不应代入新创性的判断方法，而应基于优先权判断自身的标准进行。

该理由仍然是割裂优先权判断与新创性判断的关系，忽视新创性判断的行为依赖于优先权日这一事实，此外优先权判断的自身标准本身也应当以权利要求概括的技术方案作为判断标准，权利要求概括的技术方案是一个法律概念，应当按照本国法来解释，不应考虑对技术方案无限定作用的特征。

理由3：如果将审查是否有实质限定作用的标准用于优先权判断中，将会导致只要专利申请人在权利要求中增加对新颖性、创造性判断不具有影响的内容，即可享受优先权的利益，这与优先权制度设置的目的不符，也会使专利申请人获得不正当的利益。

笔者在判决书全文中最没有看懂的部分即为该理由。涉案专利正是在权利要求中增加了对新创性判断不具有影响的内容而不合理地将优先权日推后，排除不具有影响的内容后的方案早已超过优先权期限而无法享受优先权。如果该理由所指为在首次申请后持续地提交多个在后申请，每个在后申请的权利要求均新增不具有影响的内容，每个在后申请均可享受在先申请的优先权，这无可厚非，因为每个在后申请都必须是在首次申请的12个月优先权期限内提出，否则无法享受优先权，这并不会变相延长优先权期限，反而是如果认为新增了不具有限定作用的内容即可享受优先权的话，则最后一个在后申请仍然可以作为优先权基础另起12个月的优先权期限，使申请人获得不正当利益。

理由4：专利审查指南中关于优先权判断的标准与新颖性判断标准不同，对于优先权判断，应当以“直接、毫无疑义地得出”作为标准。

笔者同意该理由，但是优先权判断的标准与新颖性判断标准不同不意味着两者所判断的对象（即权利要求的技术方案）可以不同，实际上，如前所述，两者判断的对象必须一致才有判断价值。

结语

“无限定作用”这一术语是针对权利要求的范围的界定来说的，而界定权利要求的范围不是新创性判断所特有的程序，不是仅在新创性判断中才会出现，它在是否得到说明书支持、是否充分公开、是否存在重复授权、是否修改超范围以及优先权核实等过程中均会涉及。权利要求的范围是一个客观存在，不应当随着不同程序而在理解上发生变化。“无限定作用”的特征，是对界定权利要求的技术方案的范围没有贡献的特征，在权利要求层面上，它应当始终如一没有限定作用。